WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER XS4ALL Internet B.V. v. Terminte Zaaknr. DNL2009-0042 1. Partijen
Eiser is XS4ALL Internet B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door DLA Piper Nederland N.V., Nederland.
Verweerder is Terminte, kantoorhoudende te Charlestown, Federatie van Saint Kitts en Nevis. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (hierna ook: “de Domeinnaam”) is bij SIDN geregistreerd via de deelnemer Realtime Register. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 27 juli 2009 per e-mail en op 28 juli 2009 in hard copy ontvangen. Het Instituut heeft 28 juli 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN 29 juli 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 19 augustus 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig heeft het Instituut op 20 augustus 2009 meegedeeld dat Verweerder in gebreke is gebleven te antwoorden op de Eis.
Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 28 augustus 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is een landelijk opererende Internet Service Provider. Eiser is houder van inschrijvingen van woord- en beeldmerken XS4ALL en voert de handelsnaam ‘Xs4all'. Voorts heeft Eiser op 8 augustus 1994 de domeinnaam op haar naam geregistreerd.
Verweerder is houder van de Domeinnaam. De registratie daarvan dateert van 7 juli 2008. Verweerder biedt op de website gekoppeld aan de Domeinnaam gesponsorde links aan naar websites waarop internetdiensten worden aangeboden. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser beroept zich op de volgende merken waarop zij stelt rechten te kunnen laten gelden:
- Het Gemeenschaps-beeldmerk XS4ALL met registratienummer 326124, dat op 11 november 1996 is gedeponeerd en op 26 maart 1999 is geregistreerd voor de klassen 9, 25, 38, 41 en 42;
- Het Gemeenschaps-woordmerk XS4ALL met registratienummer 413732, dat op 5 september 1997 is gedeponeerd en op 24 mei 2000 is geregistreerd voor de klassen 9, 25, 38, 41 en 42;
- Het Benelux-woordmerk XS4ALL met registratienummer 617399, dat op 24 november 1997 is gedeponeerd en waarvan de registratie voor de klassen 9, 25, 35, 38, 41 en 42 op 1 mei 1998 is gepubliceerd.
Deze merkinschrijvingen worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Merken'.
Eiser beroept zich daarnaast op het recht op de handelsnaam ‘Xs4all', die zij gebruikt. Hiervan zijn geen stukken overgelegd.
Eiser voert aan dat haar handelsnaam en de Merken thans grote bekendheid genieten. Ter onderbouwing van deze bekendheid heeft zij een onderzoek door bureau Mindshare overgelegd. Uit dit onderzoek blijkt dat ‘XS4ALL' over een periode van 8 weken in 2008 bij een hoger opgeleid publiek een spontane naamsbekendheid had van 55%.
Eiser stelt dat zij, nadat zij constateerde dat Verweerder de Domeinnaam had geregistreerd, op 8 april 2009 een sommatiebrief aan Verweerder heeft gestuurd met het verzoek de inbreuk op de Merken te staken.
Eiser voert aan dat de Domeinnaam auditief, visueel en begripsmatig overeenstemt met haar Merken, handelsnaam en domeinnaam. Hierdoor kan verwarring ontstaan bij het publiek. Recht of Legitiem Belang Verweerder
Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam heeft. Er is geen sprake van toestemming van de Eiser aan Verweerder om de Domeinnaam te registreren of te gebruiken. Eiser voert daarnaast aan dat Verweerder als individu, onderneming of andere organisatie niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Voorts voert Eiser aan dat er van de zijde van Verweerder geen sprake is van gebruik voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of de Merken of de handelsnaam aan te tasten. Eiser stelt dat het evident is dat Verweerder anticipeert op internetgebruikers die typefouten maken bij het intypen van de Domeinnaam (typosquatting). Kwade Trouw Verweerder
Eiser voert aan dat het, gelet op de door haar ingenomen stellingen, evident is dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Zij voert hiertoe gemotiveerd aan dat het aannemelijk is dat Verweerder op de hoogte was van Eiser en de Merken (alsmede haar handels- en domeinnaam). Voorts acht zij het onaannemelijk dat een derde zonder kennis van de Merken en de handelsnaam van Eiser te hebben zou uitkomen op een vrijwel identieke naam en onder die naam producten en diensten aanbiedt die identiek, althans soortgelijk, zijn aan de diensten van Eiser.
Eiser voert aan dat de registratie te kwader trouw is geschied. Hiertoe motiveert zij dat Verweerder niet heeft gereageerd op de sommatiebrief die naar het adres zoals opgegeven in het register van SIDN was verstuurd. Voorts meent zij dat dit adres zeer waarschijnlijk vals dan wel foutief is. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Nu geen Verweerschrift is ingediend, zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 7.4 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
a. de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling;
b. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
c. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
De Domeinnaam stemt in hoge mate overeen met de merkinschrijvingen, de handelsnaam en de domeinnaam waarop Eiser zich heeft beroepen. De Domeinnaam wijkt slechts af van het opgevoerde merk doordat in de Domeinnaam na de eerste letter ‘a' een letter ‘a' is toegevoegd. Ten opzichte van de Merken is dit een ondergeschikt verschil. De Domeinnaam stemt zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht zodanig met de Merken overeen dat daarmee verwarring kan ontstaan.
De Geschillenbeslechter overweegt dat de vordering tot overdracht van de Domeinnaam reeds op grond van de door de Eiser gestelde en door de Geschillenbeslechter aangenomen verwarring met de van kracht zijnde Merken voldoet aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. Om deze reden laat de Geschillenbeslechter de handelsnaamrechten waarop Eiser zich heeft beroepen buiten beschouwing.
De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het eerste vereiste is voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
Eiser voert aan dat Verweerder geen toestemming heeft om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken. Eiser heeft voorts aangevoerd dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam, noch op een andere wijze een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
Nu Eiser prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft. Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en er ook overigens geen aanwijzingen zijn voor een mogelijk recht of legitiem belang, acht de Geschillenbeslechter geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de Domeinnaam aanwezig.
De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook aan het tweede vereiste is voldaan C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de Domeinnaam zodanig met de Merken overeenstemt dat daarmee verwarring kan ontstaan. Door Eiser is gemotiveerd gesteld dat Verweerder zich ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bewust moet zijn geweest van de bekendheid van de Merken. Bovendien is uit het gestelde gebruik – als verzameling van gesponsorde links naar soortgelijke diensten – aannemelijk geworden dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, namelijk om bezoekers die bij het intoetsen van de domeinnaam van Eiser een typefout maken te leiden naar de website van Verweerder waarop door concurrenten internetdiensten worden aangeboden.
De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat ook aan het derde vereiste is voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 14 september 2009
Full & Egal Universal Law Academy