WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Kraft Foods Global Brands LLC v. J.C. van Winkel Zaaknr. DNL2009-0044 1. Partijen
Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door NautaDutilh N.V., Nederland.
Verweerder is de heer J.C. van Winkel, woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via XS4ALL Internet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 augustus 2009. Het Instituut heeft op 5 augustus 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 augustus 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 augustus 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 augustus 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 19 augustus 2009.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 24 augustus 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres houdt zich bezig met de productie, de distributie, de verkoop en de promotie van snackproducten van het merk OREO. Zij houdt verschillende naar Nederlands recht beschermde OREO merken waaronder:
- het Benelux woordmerk OREO (nr. 95450), geregistreerd voor patisserieën en aanverwanten sinds 29 december 1971;
- het Benelux woordmerk OREO (nr. 794892), geregistreerd voor biscuits, koeken en crackers sinds 6 oktober 2005;
- het Gemeenschapswoordmerk OREO (nr. 129577), geregistreerd voor diverse etenswaren sinds 29 maart 2005;
- het Gemeenschapsbeeldmerk OREO (nr. 679860), geregistreerd voor biscuits, koeken en crackers sinds 11 april 2005;
- het Gemeenschapsbeeldmerk OREO (nr. 753079), geregistreerd voor diverse etenswaren sinds 11 april 2005.
In februari 2008 heeft Eiseres een campagne gevoerd ter introductie van het sandwich koekje OREO in Nederland.
Verweerder is houder van de Domeinnaam, die op 4 februari 2000 is geregistreerd. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres
Eiseres stelt dat de Domeinnaam identiek is aan, althans op verwarringwekkende wijze overeenstemt met, haar naar Nederlands recht beschermde OREO merken.
Voorts betoogt Eiseres dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Zij voert daarvoor aan dat het ondenkbaar is dat Verweerder geen kennis droeg van de OREO merken van Eiseres toen hij de Domeinnaam registreerde, gezien de wereldwijde bekendheid van de OREO merken, alsmede het feit dat OREO een origineel en verzonnen merk is. Zij stelt dat Verweerder geen licentienemer is en dat de registratie van de Domeinnaam door Verweerder enkel en alleen lijkt te zijn verricht met het doel een beroemd merk als domeinnaam te bezetten. Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt noch daarvoor voorbereidingen heeft getroffen.
Ten slotte betoogt Eiseres dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en dat tevens sprake is van gebruik te kwader trouw. Eiseres voert aan dat het, gezien de bekendheid en het unieke karakter van de OREO merken, ondenkbaar is dat Verweerder de Domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd. Voorts meent Eiseres dat er geen bewijs is dat Verweerder op enigerlei wijze gebruik heeft gemaakt van de Domeinnaam gedurende de negen jaar die sinds de registratie zijn verstreken. Onder verwijzing naar eerdere WIPO beslissingen waarin het enkele houden van een domeinnaam als gebruik te kwader trouw werd aangemerkt, beargumenteert Eiseres dat dit, gezien de bekendheid van de OREO merken, ook in deze zaak aan de orde is. B. Verweerder
Verweerder betwist dat sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie of merkinbreuk, omdat de OREO merken zijn begrensd tot notenproducten, koekjes en granenproducten en Verweerder niets met dergelijke producten doet.
Verweerder heeft bewijs overgelegd van het feit dat Eiseres in februari 2008, derhalve acht jaar na de registratie van de Domeinnaam, een campagne heeft gevoerd ter introductie van het sandwichkoekje OREO in Nederland. Verweerder betwist dat OREO een merk van algemene bekendheid is. Hij stelt dat OREO in het jaar 2000, toen Verweerder de Domeinnaam in gebruik nam, door het publiek niet met het product van Eiseres werd geassocieerd. Verweerder verwijst in dit verband naar Eiseres die stelt in 2008 en 2009 miljoenen euro's voor reclame te hebben uitgetrokken om het OREO merk bekendheid te geven.
Verweerder betwist eveneens de stelling van Eiseres dat OREO een verzonnen naam zou betreffen. Op de website van een dochteronderneming van Eiseres stond dat men niet weet waar de naam vandaan komt, mogelijk van het Griekse woord voor heuvel omdat de eerste OREO koekjes heuvelvormig waren. Bovendien is OREO niet alleen de naam van een koekje, maar ook van vele andere zaken, waaronder de titel van een boek, de afkorting van “Other Real Estate Owned”, de naam van een spin en van een soort zeevissen, van dorpen in Spanje en Griekenland en de voor ons leesbare notatie van de uitspraak van het Griekse woord “mooi”.
Voorts betwist Verweerder gemotiveerd en met het overleggen van bewijs dat hij de Domeinnaam niet zou gebruiken. Verweerder biedt achter de Domeinnaam geen webdiensten aan, maar wel een e-maildienst. Verweerder, zijn gezin en bij gelegenheid andere personen en instellingen maken gebruik van e-mailadressen. Verweerder betoogt dat hij om deze redenen wel degelijk een legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam.
Tot slot betwist Verweerder ook dat hij de Domeinnaam te kwader trouw zou hebben geregistreerd. Verweerder stelt dat hij ruim twintig jaar geleden reeds gebruik maakte van de subdomeinen en onder het domein van zijn werkgever. Registratie van een eigen domein door particulieren was toen namelijk nog niet mogelijk. Op zijn verjaardag op 25 februari 2000 kreeg hij van een vriend die bij een internet service provider werkte de beschikking over de Domeinnaam. Toen in 2007 werd toegestaan dat particulieren een domeinnaam konden houden, werd Verweerder zelf houder van de Domeinnaam. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
Deze gronden worden hierna besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiseres is houdster van verschillende OREO Benelux- en Gemeenschapsmerken (zowel woord- als beeldmerken). De OREO merken zijn dan ook naar Nederlands recht beschermd in de zin van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.
Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen met een merk en/of een handelsnaam moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het toplevel domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het OREO woordmerk van Eiseres.
Aan het eerste vereiste is derhalve voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
Eiseres betoogt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Zij voert daarvoor aan dat het ondenkbaar is dat Verweerder geen kennis droeg van de OREO merken van Eiseres toen hij de Domeinnaam registreerde, gezien de wereldwijde bekendheid van de OREO merken, alsmede het feit dat OREO een origineel en verzonnen merk is. Voorts stelt Eiseres dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt noch daarvoor voorbereidingen heeft getroffen.
De gemotiveerde betwisting door Verweerder dat OREO een origineel en verzonnen naam zou zijn door te wijzen op andere zaken waarvoor “oreo” wordt gebruikt is niet overtuigend. Zoals reeds uit de stelling van Verweerder, dat op de website van een dochteronderneming van Eiseres staat dat men niet weet waar de naam “oreo” vandaan komt, volgt, moet aangenomen worden dat het merk OREO een fantasienaam is die van huis uit onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarvoor Eiseres de OREO merken heeft geregistreerd. Dat het woord “oreo” in onder meer plaatsnamen voorkomt en de naam van bepaalde dieren is, betekent niet dat Verweerder daarom per se een recht of legitiem belang had bij registratie en gebruik van de Domeinnaam. Omdat Verweerder niet heeft verklaard waarom hij voor “oreo” heeft gekozen staat niet a priori vast of Verweerder een dergelijk recht of belang heeft.
Uit de door Verweerder overgelegde productie 3 kan evenwel worden geconcludeerd dat OREO koekjes pas in februari 2008 grootschalig zijn gepromoot in Nederland. Verweerder heeft daarnaast gemotiveerd betwist dat de OREO merken ten tijde van de registratie van de Domeinnaam in 2000 wereldwijde bekendheid genoten, althans (algemeen) bekend waren in Nederland. Eiseres heeft daarvan ook geen enkel bewijs overgelegd en heeft slechts gewezen op haar reclame-uitgaven in 2008 en 2009. In dit verband is de Geschillenbeslechter van mening dat het aannemelijk is dat Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam te zijner behoefte in 2000 niet wist van het bestaan van het (toen mogelijk niet in Nederland gebruikte maar in ieder geval) niet bekende Beneluxmerk OREO uit 1971, terwijl de andere OREO merken waarop Eiseres zich beroept toen nog niet geregistreerd waren. Onder deze omstandigheden stond het Verweerder vrij om de naam “oreo” te kiezen voor de Domeinnaam, en had Verweerder ten tijde van het aanhangig maken van de Eis een legitiem belang bij de Domeinnaam omdat hij (in antwoord op de stelling van Eiseres dat Verweerder nooit gebruik van de Domeinnaam heeft gemaakt) door middel van bewijsstukken heeft aangetoond dat hij vanaf de registratie van de Domeinnaam in 2000 e-maildiensten onder de Domeinnaam gebruikt.
De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam derhalve gebruikt voor legitieme, niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken, de OREO merken te beschadigen of anderszins aan te tasten, zoals bedoeld in artikel 3.1 sub c van de Regeling.
Om deze redenen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerder er in is geslaagd aan te tonen dat hij een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daaruit volgt dat niet aan het tweede vereiste is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dat evenmin aan het derde vereiste is voldaan.
Zoals reeds overwogen heeft Eiseres geen enkel bewijs overgelegd van haar stelling dat de OREO merken ten tijde van de registratie van de Domeinnaam in 2000 wereldwijde bekendheid genoten, althans (algemeen) bekend waren in Nederland, en maakt Verweerder daadwerkelijk gebruik van de Domeinnaam voor e-maildiensten zonder op enigerlei wijze te refereren aan de OREO merken en/of producten van Eiseres. Zoals hierboven overwogen betreft het naar het oordeel van de Geschillenbeslechter legitiem gebruik.
De Geschillenbeslechter is daarom van oordeel dat noch sprake is van registratie noch van gebruik te kwader trouw door Verweerder. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 7 september 2009
Full & Egal Universal Law Academy