WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER TomTom International B.V. v. M. van Bijens Zaaknr. DNL2009-0053 1. Partijen
Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.
Verweerder is M. van Bijens, wonende te Arnhem, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Flexwebhosting BV. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 23 september 2009. Het Instituut heeft op 24 september 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 september 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinaanhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 29 september 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 19 oktober 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 20 oktober 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Madeleine de Cock Buning op 28 oktober 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres is houder van het merk TOMTOM dat in Nederland sinds in ieder geval 27 januari 2000 is beschermd krachtens registratie in het Benelux register onder de nummers 677061, 722339, 798026, 669995, onder meer ingeschreven voor klassen 35, 38, 41 en 42.
De Domeinnaam is op 14 augustus 2008 geregistreerd. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres
Eiseres is houder van het merk TOMTOM dat in Nederland is beschermd krachtens registratie in het Benelux register.
De door Verweerder geregistreerde domeinnaam stemt grotendeels overeen met de merken en handelsnaam van Eiseres. Daaraan doet niet af dat het element ‘internetclub' is toegevoegd aan het merk van Eiseres, nu juist het element ‘tomtom' een sterk onderscheidend vermogen heeft en ‘internetclub' slechts een algemeen begrip is. De toevoeging ‘internetclub' suggereert volgens Eiseres bovendien een band tussen Eiseres en de domeinnaam van Verweerder die niet bestaat.
Eiseres stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft merk- noch handelsnaamrechten op de term ‘tomtom'. Ook overigens maakt ‘tomtom' geen deel uit van de eigen naam of het adres van Verweerder. Er is geen enkele commerciële band tussen Verweerder en Eiseres. Verweerder kan daarom evengoed een andere domeinnaam kiezen voor het onder de Domeinnaam gevoerde forum.
De Domeinnaam is geregistreerd en wordt gebruikt te kwader trouw. De Domeinnaam is ondanks toezeggingen, gedaan na sommatie van Eiseres aan het adres van de vorige houder van de Domeinnaam, dat deze zou worden overgedragen aan Eiseres, overgedragen aan Verweerder. Het is volgens Eiseres verder aannemelijk dat er banden bestaan tussen de vorige houder van de Domeinnaam en Verweerder, mede omdat deze dezelfde servers gebruiken voor de Domeinnaam en de Domeinnaam geregistreerd is bij dezelfde deelnemer. Bovendien worden op de website verbonden aan de Domeinnaam downloads van zogenaamd “goedgekeurde kaarten” aangeboden, hetgeen ten onrechte de indruk wekt dat het gaat om door Eiseres geautoriseerde kaarten. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Verweerder is sinds 31 juli 2009 houder van de Domeinnaam. De Regeling is van toepassing vanaf 28 februari 2008. Vanaf dat moment zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke “.nl” domeinnaam onderworpen aan de Regeling als een derde, zoals Eiseres, een eis op basis van deze Regeling indient. Derden die een dergelijke eis tegen een domeinnaamhouder indienen onderwerpen zich door indiening van de eis aan de Regeling en zijn daaraan gebonden. De Geschillenbeslechter zal de Eis derhalve behandelen onder de Regeling.
Aangezien Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend, zal de Geschillenbeslechter overeenkomstig artikel 7.4 van de Regeling het geschil op basis van de Eis beslechten en de vordering van Eiseres toewijzen, tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling; en
(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Op grond van de Eis en de in het geding gebrachte stukken heeft Eiseres genoegzaam aangetoond dat zij rechthebbende is op het onder paragraaf 4 in deze uitspraak vermelde merk.
De voorliggende vraag is of de aanduiding ‘tomtominternetclub', waaruit de Domeinnaam bestaat, zodanig overeenstemt met een of meerdere van de merken van Eiseres dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.
Het woordmerk TOMTOM maakt deel uit van de Domeinnaam. Het element ‘tomtom' wordt daarin direct gevolgd door het woord ‘internetclub'. Dit woord is een generieke term, die bij de vergelijking tussen de betrokken merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol speelt. Daardoor stemt de Domeinnaam zodanig overeen met de woordmerken TOMTOM dat verwarring bij het publiek kan ontstaan; het publiek kan aan de merken en de Domeinnaam ten onrechte dezelfde herkomst toeschrijven.
Daar komt nog bij dat doordat de Domeinnaam zowel de aan het merk TOMTOM identieke term ‘tomtom' als de generieke aanduiding ‘internetclub' bevat, banden tussen Eiseres en Verweerder worden gesuggereerd, althans betrokkenheid van Eiseres bij (het gebruik van) de Domeinnaam en/of de aan de Domeinnaam gekoppelde website waar (onder meer) downloads van “goedgekeurde kaarten” worden aangeboden. De Domeinnaam wekt ten onrechte de indruk dat het gaat om door TomTom geautoriseerde kaarten. (Zie ook TomTom International B.V. v. Blue Ocean Capital,WIPO Zaaknr. DNL2009-0013).
Daar doet, volgens vast rechtspraak onder de Regeling, tot slot niet aan af dat (aan deze combinatie van merk en product) het top level domein “.nl” is toegevoegd (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008 en R.E.M. Holding B.V. v. Baby Tally,WIPO Zaaknr. DNL2009-0019).
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
Niet gebleken, noch aannemelijk, is dat Verweerder een eigen recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Verweerder heeft zelf niet op de Eis gereageerd en ook overigens geeft het dossier geen indicatie van een recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
De door Eiseres aangevoerde gronden voor de registratie en het gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam door Verweerder komen de Geschillenbeslechter niet ongegrond voor. Overigens heeft de Geschillenbeslechter nota genomen dat de Domeinnaam kennelijk door de vorige domeinnaamhouder na sommatie tot overdracht aan Eiseres door Eiseres' vertegenwoordiger aan Verweerder is overgedragen.
In het bijzonder merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerder de Domeinnaam (die overeenstemt met het merk van Eiseres) blijkens de overgelegde stukken gebruikt om, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de merken van Eiseres, internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, waarmee Verweerder zonder recht of legitiem belang commercieel voordeel behaalt, onder meer door het plaatsen van advertenties op de website verbonden aan de Domeinnaam.
Bovenstaande brengt met zich mee dat op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de Domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Madeleine de Cock Buning
Geschillenbeslechter
Datum: 15 november 2009
Full & Egal Universal Law Academy