Eiseres is Sportlink Services B.V. uit Zeist, Nederland.
Verweerder is Grafia Internet / ICT uit Pijnacker, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (hierna de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via OnlineS op 7 februari 2008. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 16 november 2010. Het Instituut heeft op 17 november 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op diezelfde datum bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 november 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 december 2010. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 7 december 2010.
Op 8 december 2010 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 5 januari 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 6 februari 2011. Op 11 januari 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Hub. J. Harmeling op 31 januari 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Partijen
Eiseres is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht (inschrijfnummer Kamer van Koophandel 09131012) en houdster van het Benelux beeldmerk SPORT.LINK SERVICES, hierna verder omschreven. De activiteiten van Eiseres bestaan voornamelijk uit het verzorgen van applicatieservices ten behoeve van sportorganisaties, het leveren van toepassingsprogrammatuur voor sportorganisaties en het verstrekken van adviezen op het gebied van informatica.
Verweerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk naar Nederlands recht (inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27192596). De activiteiten van Verweerder bestaan blijkens het Kamer van Koophandel register voornamelijk uit het verlenen van internet- en webhostingdiensten, het verzorgen van domeinregistraties alsmede het ontwikkelen van internetapplicaties en websites.
Domeinnaam
De Domeinnaam is op 7 februari 2008 door Verweerder geregistreerd.
Handelsnaam
Eiseres heeft op 16 december 2002 de handelsnaam “Sportlink Services B.V.” in het handelsregister van de gelijknamige besloten vennootschap laten registreren.
Merkrechten
Eiseres is houdster van de Benelux merkregistratie nummer 822339 voor het beeldmerk SPORT.LINK SERVICES, welke is gedeponeerd op 14 maart 2007 (publicatie depot 16 maart 2007) en op 7 juni 2007 werd ingeschreven.
De merkregistratie is voor waren en diensten onder de volgende klassen:
- Klasse 9: Beeld-, geluids- en andere gegevensdragers in elektronische, magnetische, optische of andere vorm, onder meer videocassettes, dvd's, floppy disks, tapes, cd's, cd-i's en cd-rom's; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; computers en computer software, ook als internet applicatie (software); elektronische publicaties, al dan niet vastgelegd op dragers (ook via Internet te raadplegen).
- Klasse 35: Commercieel-zakelijk projectmanagement en interim-management op IT-gebied; outsourcing; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; verstrekken van commercieel-zakelijke informatie; opstellen van statistieken; boekhouding; handelsinformatie; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden; organiseren van bijeenkomsten voor commerciële doeleinden, op het gebied van ICT-applicaties.
- Klasse 41: Organiseren van sportieve en educatieve bijeenkomsten; organiseren van workshops voor commerciële en educatieve doeleinden, op het gebied van ICT-applicaties.
- Klasse 42: Ontwerpen, ontwikkelen en installeren van software, waaronder software voor Internet toepassingen; advisering op ICT-gebied; advisering inzake computer hardware en software; verhuur van computerhardware en software; schrijven deskundigenrapporten op IT-gebied; ontwerp en beheer Internetsites. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres
Samengevat voert Eiseres het volgende aan.
Ten eerste stelt Eiseres dat Eiseres sinds de inschrijving in het handelsregister op 16 december 2002 de handelsnaam Sportlink Services B.V. voert. Eiseres stelt dat de handelsnaam is uitgegroeid tot een belangrijk onderscheidingsteken dat een economische waarde vertegenwoordigt aangezien het ook als merknaam wordt gebruikt voor diverse software producten. Sinds 2003 heeft Eiseres twee software producten op de markt gebracht, te weten Sportlink Bond en Sportlink Club. Deze namen zijn volgens Eiseres het handelsmerk van Eiseres en als zodanig bij haar klantenkring bekend.
Ten aanzien van de activiteiten van Verweerder stelt Eiseres dat Verweerder soortgelijke ondernemingsactiviteiten aan sportbonden aanbiedt. Eiseres benadrukt dat Sportlink Services B.V. en Grafia Internet / ICT geen zakelijke band of overeenkomst met elkaar hebben.
Door de overlapping in ondernemingsactiviteiten en gebruikmaking van de handelsnaam van Eiseres door Verweerder vreest Eiseres verwarring bij het publiek.
Eiseres stelt voorts dat uit niets de noodzaak blijkt voor Verweerder om de Domeinnaam te voeren. De naam Sportlink heeft geen enkel verband met Verweerder. Eiseres stelt dat de registratie, het houden van de Domeinnaam en het gebruiken van de handelsnaam (Geschillenbeslechter neemt aan dat Domeinnaam wordt bedoeld) inbreuk maakt op de handelsnaamrechten en, naar Geschillenbeslechter begrijpt, de merkenrechten van Eiseres.
Eiseres acht de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw. Eiseres stelt dat de directie van Eiseres in contact is getreden met Verweerder ten aanzien van overdracht/teruggaaf van de Domeinnaam. Verweerder heeft als reactie tot tweemaal toe om “een goed zakelijk voorstel” verzocht. Eiseres leidt hieruit af dat het hebben en houden van de Domeinnaam voor het voeren van bedrijfsactiviteiten voor Verweerder niet noodzakelijk is en Verweerder er geen belang bij heeft om de Domeinnaam te houden anders dan daarvoor een vergoeding te ontvangen. B. Verweerder
Verweerder voert samengevat het volgende aan.
Verweerder stelt zich op het standpunt dat Eiseres niet de naam “Sportlink” als merk geregistreerd heeft, maar - zo begrijpt de Geschillenbeslechter - een woord-/beeldmerk dat daarvan enigszins afwijkt en “Sportlink” daarom niet als merk betiteld kan worden.
Voorts stelt Verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, omdat nergens op Verweerder’s website een relatie met Eiseres wordt verkondigd. Verweerder stelt de Domeinnaam mede gekozen te hebben “uit zoekmachine praktische redenen”. Volgens Verweerder zullen gebruikers van het product Sportlink Bond mogelijk op de woorden “sportlink” en “club” zoeken. Voorts zal er volgens Verweerder geen gevaar voor verwarring bestaan omdat Eiseres en Verweerder met gebruikmaking van e-mailadressen eindigend met respectievelijk “@” en “@” zullen communiceren. Volgens Verweerder is Eiseres daarnaast zelf verantwoordelijk voor het veroorzaken van eventuele verwarring door een vergelijkbaar product als dat van Verweerder te ontwikkelen.
Voorts stelt Verweerder dat Eiseres jaren de tijd heeft gehad om de Domeinnaam te registreren als dat belangrijk zou zijn geweest voor Eiseres.
Ten aanzien van de registratie of het gebruik van de Domeinnaam, als bedoeld in artikel 2.1 sub c van de Regeling, stelt Verweerder dat kwade trouw niet aanwezig is. De e-mail wisseling als weergegeven in Bijlage 10 van Eiseres kan volgens Verweerder niet leiden tot de conclusie dat Verweerder geen belang bij de domeinnaam heeft.
Verweerder concludeert tot afwijzing van de Eis. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Dit betekent dat aan elk van deze vereisten moet zijn voldaan.
1. De Domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een:
(i) naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel
(ii) in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt.
2. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam.
3. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
De Geschillenbeslechter zal hieronder de voorwaarden afzonderlijk behandelen. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen, moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
Een deel van de handelsnaam van Eiseres (Sportlink) vormt het dominante bestanddeel van de Domeinnaam. Het onderdeel “club” is beschrijvend en naar haar aard ondergeschikt aan het dominante deel. Het geregistreerde beeldmerk van Eiseres bestaat voornamelijk uit tekstuele elementen waarbij de woordcombinatie “S” een opvallende en dominante plaats inneemt. Het is juist deze woordcombinatie die ook in de Domeinnaam het meest opvalt. De Geschillenbeslechter is om deze redenen van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiseres, als ook met het geregistreerde (beeld)merk van Eiseres vanwege het dominante onderdeel SPORT.LINK van dat merk (zie in dit verband ook Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Onur,WIPO Case No. DNL2010-0047 en Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear v. Rawhide,WIPO Zaaknr. DNL2010-0041).
De Geschillenbeslechter acht de overeenstemming van dien aard dat bij het relevante publiek de onjuiste indruk kan ontstaan dat de Domeinnaam van Eiseres is of dat er een economische band bestaat tussen Eiseres en Verweerder (zie bijvoorbeeld PDATechCenter v.o.f. v. E. Coban, h.o.d.n. PDATech Mobile Solutions,WIPO Zaaknr. DNL2010-0004). Dit geldt te meer nu zowel Eiseres stelt, als Verweerder bevestigt, dat Eiseres het product Sportlink Club aanbiedt en dat Eiseres en Verweerder soortgelijke producten aanbieden. Dat Verweerder op enigerlei wijze op een van de pagina’s van haar website zal gaan aangeven dat er geen relatie bestaat tussen Eiseres en Verweerder doet daaraan niet af.
Aan het eerste vereiste is derhalve voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (zie bijvoorbeeld Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0002) dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast aan te tonen dat deze wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.
Eiseres heeft gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres heeft ter onderbouwing aangevoerd dat de naam Sportlink geen enkel verband heeft met Verweerder en dat derhalve geen noodzaak bestaat voor Verweerder om de Domeinnaam te voeren. Bovendien geeft Verweerder na afwijzing van Eiseres’ eerste verzoek tot overdracht van de Domeinnaam aan dat een “goed zakelijk voorstel” zijdens Eiseres Verweerder wellicht van gedachten zou kunnen doen wisselen. Volgens Eiseres blijkt hieruit dat het houden van de Domeinnaam door Verweerder voor het voeren van zijn bedrijfsactiviteiten niet noodzakelijk is. Eiseres heeft hiermee voldaan aan het vereiste dat prima facie moet worden aangetoond dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Verweerder heeft daartegen aangevoerd dat Verweerder met de Domeinnaam een (alternatieve) oplossing op internet tracht aan te bieden voor sportorganisaties die het product van Eiseres onder de naam Sportlink Bond gebruiken en zullen zoeken op de termen “sportlink” en “club”. Hiermee erkent Verweerder aldus een zekere bekendheid van Sportlink voor de producten en diensten van Eiseres bij het relevante publiek. Van het aanbieden van alternatieve producten – of enige voorbereiding daartoe – blijkt echter niet op de website onder de Domeinnaam, daar deze niet actief is.
Voorts stelt Verweerder de Domeinnaam mede gekozen te hebben “uit zoekmachine praktische redenen”. De Geschillenbeslechter leidt hieruit af dat Verweerder onderkent dat – vanwege de hierboven bedoelde bekendheid – het gebruik van Sportlink in een domeinnaam tot een verhoogde attentiewaarde ten aanzien van het relevante publiek leidt. Gelet op het voorgaande en het feit dat Eiseres een product genaamd Sportlink club aanbiedt, kan dit niet worden beschouwd als een legitiem belang van Verweerder in de zin van artikel 3.1 van de Regeling.
Verweerder heeft geen andere gronden of omstandigheden aangevoerd zoals beschreven in artikel 3.1 van de Regeling.
Verweerder handelt onder de naam “Grafia Internet/ICT” en niet onder de naam “Sportlink Club”. Ook alle overige onderdelen van de Grafia Media Groep, waartoe Verweerder behoort, handelen onder namen bestaande uit “Grafia” gevolgd door een generiek woord (“Drukkerij”, “Reclamebureau”, “Uitgeverij” en “Printservice”) en hebben aldus geen verband met Sportlink.
Het door Verweerder aangevoerde argument dat Eiseres zelf jaren de tijd heeft gehad om de Domeinnaam te registreren, doet aan het voorgaande niet af.
De Geschillenbeslechter is om deze redenen van oordeel dat niet van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de verwarringwekkende Domeinnaam is gebleken.
Aan het tweede vereiste is aldus eveneens voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Uit het feit dat Eiseres en Verweerder (ten dele) actief zijn op dezelfde markt en soortgelijke producten aanbieden, alsmede uit het in de stukken door partijen aangevoerde, volgt dat Verweerder bekend was met de activiteiten, de handelsnaam en het geregistreerde woord-/beeldmerk van Eiseres. Desondanks, en zonder recht of legitiem belang daartoe, heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd ná de registratie en gebruik van de handelsnaam en het merk van Eiseres.
Door Eiseres en Verweerder is gesteld (en de Geschillenbeslechter is gebleken) dat de website feitelijk niet actief is, terwijl de Domeinnaam reeds in 2008 is geregistreerd. Uit de uiteenzetting onder B hierboven blijkt dat Verweerder de naam Sportlink niet zozeer tracht te gebruiken om op directe wijze een alternatief aan te bieden voor het product Sportlink Bond, maar om via zoekmachines te worden gevonden en om die redenen de Domeinnaam heeft geregistreerd. Uit een en ander kan naar de Geschillenbeslechter’s oordeel niet anders volgen dan dat Verweerder de Domeinnaam voor commerciële doeleinden wenst te gebruiken om geïnteresseerden in Sportlink Club en Sportlink Bond naar Verweerder’s eigen website te leiden, primair met het doel aan deze geïnteresseerden andere producten of diensten aan te bieden dan die van Eiseres. Een zodanige poging van Verweerder om uit de ontstane verwarring commercieel voordeel te behalen dient te worden beschouwd als registratie en/of gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 3.2 sub d van de Regeling.
Behalve de summierlijke verklaring van Verweerder dat Verweerder de intentie heeft een nieuwe website te lanceren op de Domeinnaam, blijkt niet van voorbereidingen tot ingebruikname van de Domeinnaam. Uit de e-mailconversatie in Bijlage 10 bij de Eis, zoals overgelegd door Eiseres, volgt voorts dat Verweerder na een “goed zakelijk voorstel” van Eiseres wellicht bereid is tot overdracht van de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter begrijpt hieruit dat een verder belang van Verweerder bij registratie en behoud van de Domeinnaam is gelegen in de mogelijkheden deze tegen een geldelijke vergoeding – hoger dan de registratiekosten (artikel 3.2 sub a van de Regeling) – over te dragen.
De Geschillenrechter oordeelt op grond van het bovenstaande dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, althans gebruikt. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Hub. J. Harmeling
Geschillenbeslechter
Datum: 14 februari 2011
Full & Egal Universal Law Academy