Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door ARAG Rechtsbijstand, Nederland.
Verweerster is Meubelvoordeel Oldenzaal uit Oldenzaal, Nederland, vertegenwoordigd door KienhuisHoving N.V., Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Openprovider. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 1 december 2010. Het Instituut heeft op 1 december 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op dezelfde datum bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 1 december 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 21 december 2010. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 21 december 2010.
Op 24 december 2010 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 17 januari 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 25 januari 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Op 25 januari 2011 heeft Eiseres Nadere Stukken ingediend in de zin van artikel 11.2 van de Regeling. De Geschillenbeslechter heeft kennis genomen van de Nadere Stukken en heeft deze toegelaten. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres is de vennootschap onder firma die de onderneming Meubelvoordeel drijft. Deze onderneming is volgens het uittreksel uit het handelsregister op 11 mei 1992 gevestigd en wordt sinds 1 februari 1997 gedreven door Eiseres. Blijkens hetzelfde uittreksel uit het handelsregister houdt de onderneming zich bezig met de in- en verkoop van meubelen.
Verweerster is J.A.M. Exploitatie Maatschappij Oldenzaal B.V. die volgens haar inschrijving in het handelsregister handelt onder de naam Meubelvoordeel Oldenzaal. De onderneming die door deze vennootschap gedreven is volgens de handelsregisterinschrijving gevestigd op 1 april 1999. De onderneming houdt zich ook bezig met de verkoop van meubelen.
De Domeinnaam is door Verweerster (met gebruikmaking van haar handelsnaam Meubelvoordeel Oldenzaal) op 25 april 1999 geregistreerd bij SIDN via de Registrar Openprovider. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres
Eiseres baseert haar vordering op haar rechten op de handelsnaam Meubelvoordeel (de “Handelsnaam”) en op merkrechten op het gecombineerde woord-/beeldmerk MEUBELVOORDEEL (hierna: het “Merk”), dat op 17 december 2009 is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (het “BBIE”).
Zakelijk weergegeven stelt Eiseres het volgende:
- de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster vormt een inbreuk op de rechten van Eiseres op het Merk in de zin van artikel 13A lid 1 en 2 Benelux-Merkenwet. Naar de mening van Eiseres profiteert Verweerster ongerechtvaardigd van de door haar gestelde bekendheid van het Merk door gebruikmaking van de Domeinnaam;
- het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster vormt daarnaast een inbreuk op de handelsnaamrechten van Eiseres, omdat verwarring bij het publiek is te duchten in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet, tengevolge van de omstandigheid dat partijen actief zijn in dezelfde branche. Bovendien, aldus Eiseres, heeft zich feitelijk verwarring bij het publiek voorgedaan tussen de betrokken ondernemingen;
- het gebruik van de Domeinnaam is onrechtmatig jegens Eiseres, omdat Eiseres hierdoor de mogelijkheid wordt ontnomen om zelf de Domeinnaam te laten registreren;
- Eiseres stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd, omdat Verweerster de Domeinnaam aan Eiseres te koop heeft aangeboden voor een bedrag van EUR 100.000. Daarmee handelt Verweerster naar de mening van Eiseres bovendien in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;
- Eiseres stelt dat Verweerster geen belang heeft bij de Domeinnaam, althans dat het belang van Verweerster niet opweegt tegen het belang van Eiseres.
Eiseres heeft op 25 januari 2011 Nadere Stukken ingediend. Deze stukken bevatten een reactie op het Verweerschrift van Verweerster. Op de inhoud van de Nadere Stukken wordt hierna voorzover relevant ingegaan. B. Verweerster
Verweerster gaat uitvoerig in op de gestelde merkrechtinbreuk en betwist gemotiveerd, onder verwijzing naar rechtspraak van (onder meer) het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) dat sprake is van merkinbreuk. Het meest uitgebreide verweer van Verweerster is dat naar de mening van Verweerster de Domeinnaam niet identiek is aan, althans verwarringwekkend overeenstemt met het Merk en dat bijgevolg de vordering (voorzover gebaseerd op het Merk) dient te worden afgewezen nu reeds niet is voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.
Naar de mening van Verweerster is Meubelvoordeel een beschrijvende term, waarvoor geen handelsnaamrechten kunnen worden verkregen. Subsidiair stelt Verweerster dat als Eiseres wel handelsnaamrechten zou hebben verkregen op de Handelsnaam, er geen beroep kan worden gedaan op artikel 5 Handelsnaamwet omdat toepassing van dat artikel feitelijke verwarring vereist.
Verweerster betwist dat de Domeinnaam identiek is aan de Handelsnaam en dat bijgevolg de vordering dient te worden afgewezen aangezien niet aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling zou zijn voldaan.
Voorts stelt Verweerster dat zij algemeen bekend is onder de Domeinnaam en bijgevolg een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam in de zin van artikel 3.1 sub b van de Regeling.
Tenslotte is naar de mening van Verweerster niet te kwader trouw gehandeld in de zin van het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. Verweerster heeft bij de oprichting van de onderneming in 1999 de Domeinnaam geregistreerd om deze te (gaan) gebruiken voor haar bedrijfsactiviteiten. 6. Oordeel en Bevindingen
Eiseres baseert haar Eis niet alleen op Handelsnaamwet, maar ook op de Benelux-Merkenwet (die overigens inmiddels meer dan vier jaar geleden is vervangen door het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (het “BVIE”)). Zij is daarbij uitvoerig ingegaan op de in deze wet genoemde inbreukcriteria. Ook Verweerster heeft (overigens wel onder verwijzing naar het BVIE) daarop uitvoerig verweer gevoerd door verwijzing naar diverse uitspraken van Nederlandse rechters en het het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: HvJEU).
Eiseres en Verweerster, die beide bijgestaan worden door juridische professionals, miskennen hiermee dat de Geschillenbeslechter de vraag of Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder moet worden, in de kern moet beoordelen op grond van de Regeling. Aan het BVIE komt in deze zaak slechts een zeer bescheiden rol toe. Het is mogelijk dat de registratie en het gebruik van een domeinnaam inbreuk maakt op de bepalingen van het BVIE terwijl op grond van de Regeling niet de overdracht van die domeinnaam bevolen kan worden.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat een eiser in plaats van een verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en
(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiseres beroept zich op het Merk. Het Merk is ingeschreven in de Benelux en is daarmee beschermd naar Nederlands recht in de zin van het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. Het Merk bestaat uit diverse grafische elementen en daarin de woorden MEUBELVOORDEEL VOOR MOOIER WONEN, waarbij het woord MEUBELVOORDEEL iets groter wordt weergegeven dan de woorden VOOR MOOIER WONEN.
De Geschillenbeslechter moet beoordelen of de Domeinaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk.
Bij de beoordeling of de Domeinnaam identiek is aan, althans verwarringwekkend overeenstemt met het ingeroepen merk (c.q. handelsnaam), dient in ieder geval buiten beschouwing te worden gelaten de extensie “.nl” (Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De Geschillenbeslechter is van oordeel dat geen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en het Merk. Voor dit oordeel is onder meer van belang dat het Merk een samengesteld (woord-/beeld)merk is waarvan de onderdelen samen het Merk vormen. De onderdelen van het Merk en met name de woordelementen hebben (zonder inburgering) naar het oordeel van de Geschillenbeslechter ieder voor zich geen onderscheidend vermogen (zie in dit verband Komatsu Europe International N.V. v. Ivo van Soest, h.o.d.n. Smartlogic,WIPO Zaaknr. DNL2009-0006). Dat geldt dus ook voor het woordelement MEUBELVOORDEEL, wat in het grotere geheel van dit woord-/beeldmerk niet duidelijk als het dominante onderdeel kan worden beschouwd (Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Onur,WIPO Case No. DNL2010-0047 en Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear v. Rawhide,WIPO Zaaknr. DNL2010-0041). In de vergelijking tussen en het Merk waarin het woord MEUBELVOORDEEL als een van de elementen voorkomt, kan aan MEUBELVOORDEEL niet zo’n zwaarwegende betekenis worden toekend dat daardoor sprake is van verwarringwekkende overeenstemming.
Voorts roept Eiseres handelsnaamrechten in op de Handelsnaam. Verweerster’s betwisting van het recht op de Handelsnaam gaat niet op. Immers, een handelsnaam kan, anders dan Verweerster betoogt, wel degelijk beschrijvend zijn. Dat aan beschrijvende handelsnamen in voorkomend geval een beperkte(re) beschermingsomvang toekomt, maakt dat niet anders.
Eiseres heeft als bewijs van gebruik van de Handelsnaam slechts overgelegd een uittreksel uit het handelsregister. Dat is geen bewijs van het bestaan van handelsnaamrechten. Handelsnaamrechten ontstaan door gebruik van de handelsnaam ter onderscheiding van de onderneming die eronder gedreven wordt. Van een eiser, zeker als deze wordt bijgestaan door een professionele vertegenwoordiger, mag worden verwacht dat zij het bestaan van een handelsnaamrecht voldoende onderbouwt.
Evenwel nu Verweerster het bestaan van het handelsnaamrecht niet heeft betwist en de Geschillenbeslechter door een kort bezoek aan de website van Eiseres heeft kunnen vaststellen dat Eiseres Meubelvoordeel als handelsnaam lijkt te voeren, acht de Geschillenbeslechter het, ook gelet op het hierna volgende, gerechtvaardigd aan te nemen dat Eiseres gerechtigde is tot de Handelsnaam.
Nu de Domeinnaam identiek is aan de Handelsnaam, is daarmee voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat het niet aan de Geschillenbeslechter is om te oordelen of het gebruik van Verweerster van haar handelsnaam of de Domeinnaam inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Eiseres. B. Recht of Legitiem Belang
Aangezien Eiseres prima facie heeft gesteld dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam, is het aan Verweerster om aannemelijk te maken dat zij wel zo’n recht of legitiem belang heeft. De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiseres niet of nauwelijks heeft onderbouwd dat het Verweerster ontbreekt aan een recht of legitiem belang.
Verweerster stelt ter onderbouwing van haar recht of legitiem belang (i) dat zij via de website die actief is onder de Domeinnaam meubelen (heeft) ‘vermarkt’ en (ii) dat zij algemeen bekend is onder de Domeinnaam in de zin van artikel 3.1 sub b van de Regeling.
Eiseres heeft op de stelling sub (i) gereageerd met voornoemde aanvullende stukken. De strekking daarvan komt op het volgende neer. Onder verwijzing naar correspondentie tussen partijen, stelt Eiseres dat de Domeinnaam pas sinds 2010 wordt gebruikt voor de huidige website. Echter, zo stelt Eiseres, tot 2010 werd op de (toenmalige) website wel steeds een formulier afgebeeld dat de internetgebruiker kon invullen en dat als uitgangspunt diende om in onderhandeling te treden over de verkoop(voorwaarden) van meubelen. Daarmee erkent Eiseres dus dat de Domeinnaam ook voorafgaand aan 2010 is gebruikt met betrekking tot de verkoop van meubels.
In het licht van vorenstaande is de Geschillenbeslechter genoegzaam overtuigd dat Verweerster een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, omdat Verweerster de Domeinnaam heeft gebruikt en thans nog steeds gebruikt om te goeder trouw producten aan te bieden in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling.
Voorts heeft Verweerster facturen overgelegd, voorzien van een briefhoofd waarop prominent “WWW.MEUBELVOORDEEL.NL” staat afgebeeld. De facturen zijn gedateerd 30-08-2001, 21-08-2002 en 11-06-2003. Of dit handelsnaamgebruik voldoende is voor algemene bekendheid in de zin van artikel 3.1 sub b van de Regeling, kan gezien het vorenstaande in het midden blijven.
Anders dan Eiseres veronderstelt is het niet aan de Geschillenbeslechter om een belangenafweging te maken. Het bestaan van een legitiem belang aan de zijde van Verweerster is voldoende, zelfs al zou het belang van Eiseres bij de Domeinnaam vele malen groter zijn.
Nu Eiseres er niet in is geslaagd om aan te tonen dat Verweerster een legitiem belang ontbeert bij de Domeinnaam, zal de Eis moeten worden afgewezen. Bijgevolg behoeft het al dan niet bestaan van registratie en/of gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam in beginsel geen nadere bespreking. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Hoewel de Eis op dit punt geen nadere bespreking behoeft, overweegt de Geschillenbeslechter ten overvloede nog het volgende.
Eiseres heeft gesteld dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Ook heeft zij gesteld dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt.
Bij een domeinnaam die louter bestaat uit een beschrijvende term zoals “meubelvoordeel” zal het voor een eiser in het algemeen lastiger zijn om te bewijzen dat sprake is van kwade trouw dan in het geval sprake is van een zeer onderscheidende term. Immers het zal lastiger zijn voor een eiser om aan te tonen dat de domeinnaamhouder bekend was met eiser en diens merk en/of handelsnaam en zulks in gedachten had bij registratie, c.q. het gebruik van de domeinnaam.
Naar zeggen van Eiseres was Verweerster ten tijde van de registratie (op 25 april 1999) van de Domeinnaam te kwader trouw omdat zij bekend was met de Handelsnaam. Eiseres heeft niets overgelegd dat deze stelling onderbouwt en de Geschillenbeslechter kan ook niet uit de omstandigheden van deze zaak de conclusie trekken dat Verweerster ten tijde van de registratie wel moet hebben geweten van Eiseres en de Handelsnaam.
Ook van een gebruik te kwader trouw is onvoldoende gebleken. Verweerster lijkt al enige jaren een onderneming te drijven onder de (in het handelsregister ingeschreven) handelsnaam Meubelvoordeel Oldenzaal, althans (volgens de door haar overgelegde facturen) onder de handelsnaam “www.”. Een gebruik van de Domeinnaam voor een onderneming met een dergelijke handelsnaam kan moeilijk als gebruik te kwader trouw worden gezien. Daarbij is voor de Geschillenbeslechter niet relevant of al dan niet sprake zou zijn van handelsnaaminbreuk.
Derhalve is de Geschillenbeslechter ook van oordeel dat Eiseres niet is geslaagd aan te tonen dat sprake is van kwade trouw. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 26 januari 2011
Full & Egal Universal Law Academy