Eiser is Honda Nederland B.V., kantoorhoudende te Schiphol-Rijk, Nederland, vertegenwoordigd door Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen, Nederland.
Verweerder is Hode BV uit Drachten, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Netaffairs Beheer B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 9 december 2010. Het Instituut heeft op 10 december 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 10 december 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 10 december 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 30 december 2010. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 4 januari 2011 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Gregor S.P. Vos op 7 januari 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is een dochteronderneming van het wereldwijd opererende, Japanse, Honda concern. Honda houdt zich onder meer bezig met de verhandeling van motoren, motorfietsen en auto’s.
Eiser is onder meer rechthebbende op de Benelux merkregistratie nummer 414848 voor het woordmerk HONDA (hierna het “Merk”). Het Merk is gedeponeerd op 12 december 1985 en is ingeschreven voor waren en diensten in klassen 1, 2, 4, 7, 9, 12, 16, 18, 25 en 34, waaronder mede “automobielen”.
Verweerder is een onderneming die zich (tevens) onder de handelsnaam Autobedrijf Hofstee bezig houdt met de in- en verkoop, reparatie en onderhoud van auto’s. Verweerder is houder van de Domeinnaam sinds 4 april 2008. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechten van Eiser op Merk of Naam
Eiser beroept zich in deze procedure op het Merk, HONDA.
Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk, nu op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling het bestanddeel “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en teken buiten beschouwing moet worden gelaten.
Daarnaast wijst Eiser erop dat het onderscheidende deel van de Domeinnaam bestaat uit het element HONDA, dat identiek is aan het bekende merk HONDA van Eiser. Het andere element van de Domeinnaam, “occasions”, is een beschrijvende term waarmee tweedehands voertuigen worden aangeduid, zodat dit niet-onderscheidende element de verwarring niet kan wegnemen. Recht of Legitiem Belang Verweerder
Eiser stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Eiser voert aan dat Eiser Verweerder geen toestemming heeft gegeven om het Merk te gebruiken. Verder bestaat er tussen Eiser en Verweerder geen contractuele relatie in de zin dat Verweerder een officiële wederverkoper zou zijn van (nieuwe) Honda producten.
Eiser stelt verder dat er voorafgaand aan de sommatie van Eiser geen website actief was onder de Domeinnaam. Pas na sommatie heeft Verweerder een website onder de Domeinnaam geplaatst. Deze website is identiek aan de website onder de domeinnaam “”, die tevens door Verweerder is geregistreerd en wordt gebruikt.
Volgens Eiser blijkt het gebrek aan goede trouw aan de zijde van Verweerder daarnaast uit het feit dat deze onder de naam Autobedrijf Hofstee auto’s verhandelt van de merken MG en Rover. Dit blijkt onder meer uit de voornoemde website, en uit het feit dat de beeldmerken van MG en Rover prominent op het bedrijfspand van Verweerder zijn afgebeeld. Verder verhandelt en repareert Verweerder auto’s van de merken Jaguar, Landrover en Mini, zo blijkt uit de mededeling “MG-Rover-Jaguar-Landrover & Mini service” op voornoemde website van Verweerder.
Eiser wijst er verder op dat volgens de website onder de Domeinnaam, auto’s van diverse merken worden aangeboden, waaronder een drietal auto’s van het merk Honda. Onderzoek door Eiser ter plaatse in de showroom heeft echter opgeleverd dat de betreffende Honda modellen helemaal niet worden verkocht. Voor zover Verweerder wel auto’s van het merk Honda zou verkopen, staat in ieder geval vast dat er ook diverse auto’s van concurrenten van Eiser op de website onder de Domeinnaam worden aangeboden.
Onder verwijzing naar de zaak Seiko Epson Corporation v. Anem Computers / ANEM,WIPO Zaaknr. DNL2010-0024, stelt Eiser verder dat Verweerder niet voldoet aan de onder de Regeling geformuleerde criteria voor “wederverkoop te goeder trouw”. In het onderhavige geval staat vast dat Verweerder niet uitsluitend de gemerkte producten aanbiedt. Ten eerste is niet komen vast te staan dat Verweerder auto’s van het merk Honda aanbiedt. Ten tweede staat vast dat Verweerder diverse auto’s van andere merken aanbiedt. Ten derde ontbreekt op de website onder de Domeinnaam een mededeling over de relatie waarin Verweerder staat tot Eiser.
Volgens Eiser kwalificeert het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder op grond van het voorgaande niet als het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten. Daarnaast is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam, noch gebruikt Verweerder deze voor niet-commerciële doeleinden. Kwade Trouw Verweerder
Op grond van de hierboven weergegeven stellingen is Eiser van mening dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en te kwader trouw gebruikt.
Eiser geeft verder aan dat het autobedrijf van Verweerder letterlijk aan de overkant van de straat is gevestigd van waar een van de officiële Honda dealers (Hylkema Honda) is gevestigd. Als autodealer mag van Verweerder worden verwacht dat deze bekend is met het wereldberoemde HONDA Merk van Eiser. Gezien de vestigingslocatie van Verweerder mag aangenomen worden dat de Domeinnaam is geregistreerd met het doel Eiser dwars te zitten, dan wel om te profiteren van de bekendheid van het Merk. De kwade trouw van Verweerder wordt nog eens onderstreept door het feit dat deze na de sommatie van Eiser drie Honda modellen op de website onder de Domeinnaam heeft geplaatst, die echter ter plaatse niet bleken te worden aangeboden.
De Domeinnaam is volgens Eiser geregistreerd om Eiser te beletten deze te gebruiken, dan wel is geregistreerd om de activiteiten van Eiser te verstoren en wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van verwarring die kan ontstaan met het Merk. De internetgebruiker zal ten onrechte kunnen menen dat Eiser de website in stand houdt of het bestaan ervan goedkeurt. Daarnaast zal de internetgebruiker ten onrechte in de veronderstelling kunnen verkeren dat Verweerder op enige wijze commercieel is gelieerd aan de onderneming van Eiser. Op grond van het voorgaande is de kwade trouw volgens Eiser gegeven. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiser voldoende aangetoond dat Eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk, dat voorafgaand aan de registratie van de Domeinnaam is geregistreerd. Het element “honda” in de Domeinnaam is identiek aan het Merk van Eiser. De Domeinnaam bevat daarnaast alleen de toevoeging “occasions”, welke term als beschrijvend moet worden beschouwd nu dit een gangbare aanduiding is voor tweedehands auto’s. Het toplevel domein “.nl” ten slotte moet bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
Gezien het bovenstaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eiser. B. Recht of Legitiem Belang
Artikel 3.1 sub a van de Regeling bepaalt dat een legitiem belang (onder meer) aanwezig wordt geacht indien blijkt dat de domeinnaamhouder voorafgaand aan het geschil de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of daarvoor aantoonbare voorbereidingen trof. Ten aanzien van de vraag of het aanbieden van goederen of diensten via een bij de domeinnaam behorende website als ‘te goeder trouw’ moet worden gekwalificeerd, gelden onder de Regeling in beginsel dezelfde vereisten als die onder de UDRP van kracht zijn (Seiko Epson Corporation v. Anem Computers / ANEM, supra en de daarin genoemde uitspraken, zie tevens o.a. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Case No. D2001-0903):
er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website;
op de website moeten uitsluitend de gemerkte producten aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om andere goederen te kopen;
de website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden;
de domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder buiten spel te zetten door deze te weerhouden zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven.
De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser door middel van de bij de Eis gevoegde bijlagen voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder, in tegenstelling tot wat de website onder de Domeinnaam doet vermoeden, in werkelijkheid in het geheel geen producten voorzien van het Merk van Eiser aanbiedt. Daarnaast biedt Verweerder op de website onder de Domeinnaam wel producten van concurrenten van Eiser te koop aan. Gezien de overige, tevens onweersproken, stellingen van Eiser, alsmede de overgelegde bewijsstukken, gaat de Geschillenbeslechter er voorts van uit dat de website onder de Domeinnaam ook geen vermelding bevat die de relatie met Eiser weergeeft.
Derhalve is niet voldaan aan de hierboven genoemde vereisten dat de Domeinnaam wordt gebruikt om uitsluitend gemerkte producten en/of diensten aan te bieden en dat de relatie met de merkhouder ondubbelzinnig dient te worden vermeld.
Gezien deze onweersproken handelswijze van Verweerder is de Geschillenbeslechter van oordeel dat er geen sprake is van het te goeder trouw aanbieden van waren en diensten onder de Domeinnaam, in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling.
De Geschillenbeslechter is evenmin gebleken dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam, dan wel dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden.
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Verweerder derhalve geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling moet de Domeinnaam te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt, wil de vordering tot overdracht van de Domeinnaam in aanmerking komen voor toewijzing.
Op grond van de onderbouwde en onbetwiste stellingen van Eiser, oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam is gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk van Eiser. Hierbij neemt de Geschillenbeslechter tevens in overweging dat de vestigingsplaatsen van Verweerder en (de lokale dealer van) Eiser zeer dicht bij elkaar liggen, en dat Verweerder zichzelf blijkens de website onder de verwarringwekkende Domeinnaam aanprijst als “British Car Centre”, hetgeen impliceert dat Verweerder gespecialiseerd is in de verkoop en het onderhoud van producten van concurrenten van Eiser in plaats van producten van Eiser zelf.
Gezien het bovenstaande kan in het midden blijven of ook de registratie van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw heeft plaatsgevonden.
De Geschillenbeslechter oordeelt dat sprake is van gebruik te kwader trouw door Verweerder. Daarmee is aan alle vereisten van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Gregor S.P. Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 31 januari 2011
Full & Egal Universal Law Academy