Eiser is Koninklijke Philips Electronics NV uit Eindhoven, Nederland.
Verweerder is Small Business Internet Solutions uit Nijmegen, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via SBIS. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 28 december 2010. Het Instituut heeft op 29 december 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 december 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 januari 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 januari 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 20 januari 2011.
Op 25 januari 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 4 februari 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Op 25 januari 2011 heeft Eiser Nadere Stukken ingediend, waarvan de ontvangst het Instituut op dezelfde dag aan partijen heeft bevestigd.
Het Instituut heeft Gregor S.P. Vos op 14 februari 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V. Sinds 2008 maakt de onderneming Respironics Inc en de (onder meer) daarbij behorende dochtervennootschap RIC Investments LLC tevens deel uit van Eiser.
Eiser is (al dan niet via een dochteronderneming) rechthebbende op de volgende merken:
1. Gemeenschapsmerk registratie nr. 4658282 voor het woordmerk RESPIRONICS, gedeponeerd op 18 oktober 2005 en geregistreerd op 27 september 2006 voor waren in klasse 10;
2. Benelux merkaanvrage nr. 1207789 voor het woordmerk RESPIRONICS, gedeponeerd op 6 augustus 2010 voor waren in klassen 5, 9, 10, 11 en 21; hierna: het “Merk”.
Verweerder is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de ontwikkeling van websites en de hosting van domeinnamen. Verweerder heeft de Domeinnaam op 4 februari 2008 geregistreerd en is daarvan sinds die datum de houder. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechten van Eiser op Merk of Naam
Eiser beroept zich in deze procedure op de identieke inschrijving en aanvraag voor het woordmerk RESPIRONICS.
Eiser stelt sinds een overname in 2008 het moederconcern te zijn waar alle Respironics bedrijven (inclusief RIC Investments LLC) onder vallen. Eiser stelt voor zover nodig gerechtigd om namens deze vennootschappen op te treden tegen een inbreuk op hun rechten, waaronder mede het aanhangig maken van de onderhavige Eis.
Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk, nu op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling het bestanddeel “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing moet worden gelaten. Recht of Legitiem Belang Verweerder
Eiser stelt geen toestemming of licentie aan Verweerder te hebben gegeven om de Domeinnaam, of enige andere domeinnaam waarin het Merk voorkomt, te registreren.
Eiser heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oudere merk- en handelsnaamrechten in de Benelux. Daaruit is gebleken dat alle gevonden merken en handelsnamen (al dan niet indirect) toebehoren aan Eiser.
Eiser heeft vastgesteld dat er onder de Domeinnaam geen website wordt geëxploiteerd. Verweerder heeft volgens Eiser geen handelsnaamrechten opgebouwd, en is ook niet op andere wijze bekend onder de Domeinnaam.
Gezien het voorgaande heeft Verweerder volgens Eiser geen eigen recht of legitiem belang op de Domeinnaam. Kwade Trouw Verweerder
In 2008 heeft Eiser het beursgenoteerde bedrijf Respironics Inc overgenomen. Een persbericht hierover is op 4 februari 2008 naar de Nederlandse pers verzonden.
Verweerder heeft de Domeinnaam op 4 februari 2008 geregistreerd, op exact dezelfde datum als de datum van bekendmaking van de overname. De datum van registratie van de Domeinnaam ligt volgens Eiser ver na de datum van de registratie van het Gemeenschapsmerk van Eiser. Hiernaast was RESPIRONICS volgens Eiser op het moment van de overname al een internationaal bekend merk op het gebied van medische apparatuur.
Gezien het feit dat de overname van Respironics Inc op de dag van de registratie van de Domeinnaam volop in het nieuws is geweest, moet Verweerder zich volgens Eiser bewust zijn geweest van de bekendheid van het Merk. Eiser acht het onaannemelijk dat Verweerder puur bij toeval de Domeinnaam heeft geregistreerd op dezelfde dag dat de overname volop in het nieuws was. Eiser stelt dat de Domeinnaam dan ook te kwader trouw is geregistreerd, met als doel te beletten dat Eiser de Domeinnaam kon registreren.
Hiernaast stelt Eiser dat het feit dat Verweerder geen website onder de Domeinnaam exploiteert, suggereert dat Verweerder de Domeinnaam uitsluitend heeft geregistreerd met de intentie om de Domeinnaam voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen. Voor zover er bij Verweerder geen intentie tot verkoop zou zijn, dan zou uit de onderhavige omstandigheden in ieder geval blijken dat de registratie van de Domeinnaam erop is gericht om Eiser te beletten de Domeinnaam te gebruiken. Eiser wijst er op dat het passief ongebruikt laten van een website die te kwader trouw is geregistreerd, tevens als gebruik te kwader trouw dient te worden aangemerkt.
Eiser heeft Verweerder op 3 december 2010 aangeschreven om mee te werken aan een vrijwillige overdracht van de Domeinnaam, maar hierop heeft Verweerder niet gereageerd. B. Verweerder
Verweerder stelt de Domeinnaam op eigen initiatief te hebben geregistreerd naar aanleiding van een gesprek met potentiële klant. Nu er hierna geen contact meer is geweest met de potentiële klant, is de Domeinnaam in het bezit gebleven van Verweerder. Verweerder stelt wel vaker domeinnamen voor dit soort doeleinden te registreren.
Verweerder stelt dat het Beneluxmerk RESPIRONICS in februari 2008 nog niet door Eiser was geregistreerd. Dit Beneluxmerk is pas geregistreerd op 6 augustus 2010, ruim twee-en-een-half jaar nadat de Domeinnaam in het bezit was van Verweerder. Verweerder stelt dat Eiser destijds heeft nagelaten de Domeinnaam zelf te registreren.
Verweerder ziet gezien het feit dat de Domeinnaam bijna drie jaar in zijn bezit is en het feit dat Eiser het Beneluxmerk voor RESPIRONICS pas op 6 augustus 2010 heeft gedeponeerd niet in waarom Verweerder de Domeinnaam zomaar zou opgeven.
Tenslotte stelt Verweerder enig eerder contact met Eiser over de Domeinnaam niet te hebben opgemerkt. Dit zou mogelijk komen doordat het e-mail bericht van Eiser als spam is aangemerkt, of doordat Verweerder de e-mail heeft gewist tijdens het opschonen van zijn e-mail berichten. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. Nadere Stukken
Op 25 januari 2011 heeft Eiser Nadere Stukken in reactie op het Verweerschrift ingediend.
Op grond van artikel 11.2 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter allereerst te beoordelen of deze Nadere Stukken in overweging zullen worden genomen bij het komen tot de uitspraak. Hierover overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.
Om te komen tot een snelle en kostenefficiënte procedure, is er onder de Regeling gekozen voor een, in beginsel, éénmalige stukkenwisseling tussen partijen. Gelet op dat uitgangspunt, laat de Geschillenbeslechter slechts bij bijzondere omstandigheden uit eigen beweging ingebrachte nadere stukken toe. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is de Geschillenbeslechter in het onderhavige geval niet gebleken. De door Eiser ingebrachte Nadere Stukken zullen daarom bij de beoordeling niet worden toegelaten. Zie ook E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami,WIPO Zaaknr. DNL2008-0022. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser door middel van de overgelegde stukken voldoende heeft aangetoond rechthebbende te zijn ten aanzien van het Merk, dan wel gevolmachtigd te zijn om de merkhouder in deze procedure te vertegenwoordigen. Hierbij merkt de Geschillenbeslechter het volgende op.
Op grond van artikel 2 lid 1 sub a onder I Regeling dient Eiser te bewijzen dat Eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk. Eiser beroept zich met betrekking tot zijn Beneluxmerk slechts op een merkdepot. Ingevolge artikel 2.2 Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) dat bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door de inschrijving van het merk, kan het beroep op dit merkdepot Eiser niet baten. Hiernaast heeft Eiser echter tevens een beroep gedaan op een Gemeenschapsmerk registratie, op naam van haar dochteronderneming RIC Investments LLC, welke laatste Eiser overigens ook expliciet heeft gemachtigd om namens haar in deze op te treden. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiser op basis van deze laatstgenoemde merkregistratie heeft voldaan aan artikel 2 lid 1 sub a onder I van de Regeling.
Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met het Merk overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domein “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter is zodoende van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het RESPIRONICS Merk van Eiser.
De Eis voldoet hiermee aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
Overeenkomstig de stellingen van partijen heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat Verweerder onder de Domeinnaam geen website exploiteert. Volgens Eiser is aan Verweerder geen toestemming verleend om de Domeinnaam te registreren, is er aan Verweerder geen licentie verstrekt om de Domeinnaam of enige domeinnaam waarin het Merk voorkomt te registreren, gebruikt Verweerder de Domeinnaam verder niet als handelsnaam, en heeft Verweerder ook geen merkrecht met betrekking tot de Domeinnaam.
Nu Eiser hiermee aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze wel een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
Verweerder heeft in het Verweerschrift slechts gesteld dat Verweerder de Domeinnaam destijds heeft geregistreerd naar aanleiding van een gesprek met een potentiële klant. De Geschillenbeslechter merkt hier op dat de registratie van de Domeinnaam heeft plaatsgevonden op de dag waarop Eiser een persbericht heeft doen uitgaan met betrekking tot de overname van Respironics Inc. Enige onderbouwing van Verweerder’s stelling (bijvoorbeeld door middel van schriftelijke stukken) of enig bewijs van een eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft Verweerder echter niet gegeven, noch is de Geschillenbeslechter hiervan gebleken, zodat het verweer reeds hierom geen doel kan treffen. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat niet is gebleken van enig recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder.
De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het tweede vereiste is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Zoals hierboven genoemd heeft Eiser onweersproken gesteld dat Verweerder de Domeinnaam op exact dezelfde datum heeft geregistreerd als waarop Eiser een persbericht wereldkundig heeft gemaakt met betrekking tot de overname van Respironics, Inc. De datum van registratie van de Domeinnaam ligt daarmee enkele jaren na de datum van registratie van het Gemeenschapsmerk van Eiser.
Hoewel Eiser heeft nagelaten om de gestelde bekendheid van het Merk door middel van stukken nader te onderbouwen, is het, mede gezien de corresponderende data van het persbericht en de registratie van de Domeinnaam, voor de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk dat Verweerder ten tijde van de registratie op de hoogte was van het Merk van Eiser. Zie ook Grandvision B.V. v. J. Aarten,WIPO Zaaknr. DNL2010-0073. Hiermee is het aannemelijk geworden dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, namelijk om Eiser te beletten deze te gebruiken, dan wel om de Domeinnaam voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen, dan wel om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de Verweerder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk. De Geschillenbeslechter oordeelt dan ook dat ook aan het derde vereiste is voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Gregor S.P. Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 28 februari 2011
Full & Egal Universal Law Academy