Eiser is Kaspersky Lab ZAO uit Moskou, Russische Federatie, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie, Nederland.
Verweerder is Mina Storm uit Berkel-Enschot, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via OPENPROVIDER. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 24 februari 2011. Het Instituut heeft op 24 februari 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 februari 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 1 maart 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 21 maart 2011. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 22 maart 2011 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 6 april 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser
Eiser is een van de wereldwijde marktleiders in de ontwikkeling van antivirus, anti-spyware en anti-spam bescherming. Eiser is actief in meer dan 100 landen en haar producten en technologieën bieden bescherming aan meer dan 250 miljoen gebruikers wereldwijd.
Eiser is in Nederland actief middels een Nederlandse website en zij heeft eveneens een Nederlandse helpdesk. Voorts is het Benelux kantoor van Eiser gevestigd in Utrecht.
Handelsnaam en Merk
Eiser beroept zich in deze procedure op de handelsnaam ‘Kaspersky Lab’, welke zij wereldwijd voert.
Eiser beroept zich in deze procedure daarnaast op de onderstaande merken (hierna: de “Merken”):
- het Internationale beeldmerk KASPERSKY LAB met gelding in de Benelux, geregistreerd op 24 oktober 2000, onder nummer 745341, voor diensten in de klassen 9, 16 en 42; en
- het Internationale beeldmerk KASPERSKY ANTI•VIRUS met gelding in de Benelux, geregistreerd op 19 januari 2001, onder nummer 752802, voor diensten in de klassen 9, 16 en 42.
Verder beroept Eiser zich op het Gemeenschapsmerk KASPERSKY, maar hiervan is geen bewijs van registratie ingediend. Wel lijkt er een gedeeltelijke uitdraai van een Internationale registratie voor het woordmerk KASPERSKY te zijn ingediend, maar deze is incompleet.
Het beeldmerk KASPERSKY LAB bestaat uit deze woorden in gestileerde letters. Het beeldmerk KASPERSKY ANTI•VIRUS bestaat uit een hoofdletter K waarvan de onderste poot een pijl is en aan de linker en onderkant van dit beeld de woorden KASPERSKY en ANTI•VIRUS.
Verweerder
Verweerder heeft aan de Domeinnaam een website gekoppeld met daarop een tekst over het landbouwvirus TMV en meerdere advertenties voor antivirus en anti-spyware oplossingen voor computers. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam
Volgens Eiser is de Domeinnaam identiek aan het merk KASPERSKY LAB en eveneens identiek aan de door Eiser gevoerde handelsnaam met de enkele toevoeging van de top level country code voor Nederland, “.nl”.
Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam
Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam, nu deze pas eind 2010 is geregistreerd en Eiser al bijna 10 jaar gebruik maakt van de Merken. Eiser heeft Verweerder geen toestemming gegeven voor het gebruik van de Merken.
Er is volgens Eiser geen enkele aanwijzing dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam of onder deze naam te goeder trouw producten of diensten aanbiedt.
Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam
Eiser stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en door Verweerder word gebruikt.
Gezien de bekendheid van Eiser had Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam eind 2010 volgens Eiser op de hoogte moeten zijn van de rechten van Eiser.
Volgens Eiser komen potentiële klanten zonder zich hiervan bewust te zijn terecht op de website gekoppeld aan de Domeinnaam, alwaar door middel van advertenties concurrerende waren en diensten van andere software producenten worden aangeboden. Uit de website blijkt, volgens Eiser, eveneens niet wie verantwoordelijk is voor de website.
Tot slot stelt Eiser dat Verweerder door de registratie van de Domeinnaam het gebruik daarvan door Eiser belemmert. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Het hoofdbestanddeel van het beeldmerk KASPERSKY LAB zijn de woorden KASPERSKY en LAB. De figuratieve elementen in dit merk zijn enkel de gestileerde letters. Deze figuratieve elementen zijn niet kenmerkend. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter dient het woordelement KASPERSKY LAB als het dominante element van dit merk beschouwd te worden (zie ook Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Onur,WIPO Zaaknr. DNL2010-0047 en Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear v. Rawhide,WIPO Zaaknr. DNL2010-0041).
De Domeinnaam is identiek aan het merk KASPERSKY LAB. Zoals terecht aangegeven door Eiser wordt de toevoeging “.nl” bij de beoordeling tussen het merk of de handelsnaam, en de domeinnaam buiten beschouwing gelaten (Pieter de Haan v. Orville Smith Ltd.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0017).
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.
Daar Eiser reeds aan de eerste grond heeft voldaan op basis van haar merkrecht, is het niet noodzakelijk nader in te gaan op de door Eiser gestelde overeenstemming met de door Eiser aangevoerde handelsnaam. B. Recht of Legitiem Belang
Eiser stelt dat Verweerder geen recht op, of legitiem belang bij, de Domeinnaam heeft, aangezien Eiser geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Merken en er geen aanwijzingen zijn dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam of onder de Domeinnaam te goeder trouw producten of diensten aanbiedt.
Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend is de Geschillenbeslechter niet bekend met eventuele rechten van Verweerder op de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter merkt op dat op de website onder de Domeinnaam informatie weergegeven wordt omtrent verschillende soorten virussen, zoals “landbouw virussen, computervirussen en medische virussen”, en meer uitgebreide informatie omtrent het zogenaamde “TMV virus”. Gelet op de datum van registratie van de Domeinnaam, de eerdere registratiedatum van Eiser’s merken en het gebrek aan verband tussen een aantal van de bovengenoemde virussen en de activiteiten van Eiser, alsmede het feit dat de website onder de Domeinnaam meerdere gesponsorde links naar concurrenten van Eiser bevat, heeft Verweerder naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen legitiem belang bij de Domeinnaam. Evenmin is de Geschillenrechter gebleken dat Verweerder anderszins een recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Artikel 3.2 van de Regeling noemt een aantal omstandigheden welke als bewijs kunnen dienen dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Deze opsomming is niet limitatief. Sub d van dit artikel noemt de omstandigheid dat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van een verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk of de handelsnaam van de eiser.
Met Eiser is de Geschillenbeslechter van mening dat hiervan in dit geval sprake is. Het is voor de hand liggend dat Nederlandse internetgebruikers die op zoek zijn naar de website van Eiser de handelsnaam of het merk KASPERSKY LAB zullen intypen gevolgd door de top level country code “.nl”. Deze internet gebruikers komen dan op de website van Verweerder terecht waar producten en diensten worden aangeboden die concurreren met de producten en diensten van Eiser.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Remco M.R. Van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 26 april 2011
Full & Egal Universal Law Academy