Eiseres is M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság uit Boedapest, Hongarije, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.
Verweerster is M Stegenga uit Utrecht, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via O A/S. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 17 augustus 2011. Het Instituut heeft op 17 augustus 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 18 augustus 2011 medegedeeld dat Verweerster niet geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiseres op 19 augustus 2011 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 22 augustus 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 11 september 2011. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 12 september 2011 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 23 september 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres is houdster van diverse registraties voor het woordmerk INTIMISSIMI, waaronder mede begrepen een Benelux-merk met inschrijvingsnummer 587655, dat is gedeponeerd op 25 maart 1996 (hierna te noemen het “Merk”). Het Merk is ingeschreven in klasse 35, voor (onder meer) franchising en zakelijke advisering en bemiddeling inzake de exploitatie van een winkelketen.
De Domeinnaam is op 17 juli 2009 geregistreerd door Verweerster. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres
Eiseres stelt – zakelijk weergegeven – het volgende.
Eiseres heeft een franchiseformule ontwikkeld voor de verkoop van lingerie en onderkleding. De onderneming richtte zich aanvankelijk (in 1986) slechts op de Italiaanse markt, maar bedient inmiddels de wereldwijde markt met meer dan 1.100 INTIMISSIMI-winkels.
Eiseres is rechthebbende op het Merk en de Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het Merk. Het dominerende bestanddeel van de Domeinnaam is “intimissimi” en door de toevoeging van een louter generiek element “-” wordt de verwarring met het Merk niet weggenomen.
Voorts beschikt Verweerster niet over merk- en/of handelsnaamrechten ten aanzien van de Domeinnaam en is zij ook niet algemeen bekend bij het publiek onder de Domeinnaam. Bovendien beschikt Verweerster niet over de (voorafgaande) goedkeuring van Eiseres voor het gebruik van het Merk als bestanddeel van de Domeinnaam. Eiseres heeft een e-mail d.d. 18 augustus 2009 overgelegd van Verweerster aan Eiseres, waarin Verweerster meedeelt niet te zullen overgaan tot overdracht van de Domeinnaam aan Eiseres, omdat zij voornemens is een webshop op te richten voor de verkoop van producten van Eiseres.
Bovendien is de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd in de zin van artikelen 3.2 sub a en d van de Regeling, omdat (ad sub a) Verweerster de Domeinnaam sinds de datum van registratie laat doorverwijzen naar een parkingsite en deze te koop heeft aangeboden aan Eiseres en (ad sub d) Verweerster probeert commercieel voordeel te behalen uit de verwarring die bij het publiek kan ontstaan met het Merk. B. Verweerster
Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, overeenkomstig artikel 10.3 van de Regeling, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat eisen kunnen worden ingesteld door iedereen die gemotiveerd stelt dat:
“(…) een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
1. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; danwel
2. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam,
danwel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een
in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het
maatschappelijke verkeer deelneemt.”
De Geschillenbeslechter heeft vastgesteld dat Eiseres rechthebbende is op het Merk en dat het Merk bescherming geniet in de Benelux en daarmee in Nederland.
Ingevolge vaste rechtspraak onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) welke is gevolgd in uitspraken onder de Regeling (in onder meer Formula One Licensing B.V. v. Louis Theunisse,WIPO Zaaknr. DNL2009-0011; en TomTom International B.V. v. M. van Bijens,WIPO Zaaknr. DNL2009-0053), geldt dat de toevoeging van louter beschrijvende of generieke elementen aan een merk, de verwarring met dit merk niet wegneemt. In het onderhavige geval, waarin de Domeinnaam bestaat uit het Merk en de generieke aanduiding “-shop” concludeert de Geschillenbeslechter dat dit generieke element de verwarring met het Merk niet wegneemt.
Bovendien dient bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het Merk en de Domeinnaam het top level domein “.nl” buiten beschouwing te worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
Bijgevolg oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk en dat aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan B. Recht of Legitiem Belang
Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres gemotiveerd te stellen dat Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling, gelijk onder de UDRP, is daaraan voldaan als een eiser prima facie aannemelijk maakt dat de verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Vervolgens rust op de verweerder de bewijslast dat hij een recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft.
In het onderhavige geval heeft Eiseres onweersproken gesteld dat Verweerster geen toestemming heeft gekregen van Eiseres om het Merk te gebruiken als (onderdeel van de) Domeinnaam. Derhalve staat vast dat Verweerster geen recht heeft om het Merk te gebruiken. Ook heeft Eiseres onweersproken gesteld dat geen van de omstandigheden als bedoeld in artikel 3.1 van de Regeling van toepassing is.
De door Eiseres overgelegde e-mail van Verweerster van 18 augustus 2009 met de blote stelling dat zij voornemens was om een webshop op te richten voor de verkoop van producten van Eiseres, gezien in het licht van de omstandigheden dat Verweerster nadien niet meer heeft gereageerd op de brieven van de gemachtigde van Eiseres en ook in deze procedure geen Verweerschrift heeft ingediend, kan niet tot het oordeel leiden dat Verweerster over een legitiem belang beschikt bij de Domeinaam.
Derhalve oordeelt de Geschillenbeslechter dat ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Ingevolge het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres eveneens aannemelijk te maken dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.
Eiseres heeft onbetwist gesteld dat Verweerster zich ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bewust moet zijn geweest van het bestaan van het Merk. De Geschillenbeslechter acht dit voldoende aannemelijk, mede gelet op de mededelingen van Verweerster over het Merk en de producten van Eiseres in voornoemde e-mail.
Gelet op de onweersproken stelling van Eiseres dat de Domeinnaam vanaf de datum van registratie doorverwees naar een “parkeersite” en de mededeling van Verweerster in haar e-mail aan Eiseres dat het niet haar bedoeling was “slechts een vergoeding te krijgen voor de domeinnaam” acht de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk dat Verweerster de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen.
Nu vorenstaande ook niet is weersproken door Verweerster, oordeelt de Geschillenbeslechter dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.
Willem J. H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 30 september 2011
Full & Egal Universal Law Academy