Eiser is Advance Magazine Publishers Inc. uit New York, New York, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Arnold + Siedsma, Nederland.
Verweerder is Danny Palyama uit Zaandam, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via R. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 18 mei 2012. Het Instituut heeft op 21 mei 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 22 mei 2012 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 25 mei 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 14 juni 2012. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 15 juni 2012 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 28 juni 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser
Eiser geeft sinds 1892 het tijdschrift Vogue uit. Het tijdschrift Vogue is sinds 1956 in de Benelux verkrijgbaar in de Franse taal.
Op 21 februari 2012 is bekendgemaakt dat er ook een Nederlandstalige editie van het tijdschrift Vogue op de markt zou komen per 22 maart 2012.
Merk
Eiser beroept zich in deze procedure op de onderstaande merken (hierna: de “Merken”):
- het Benelux woordmerk VOGUE, geregistreerd op 7 december 2000, onder nummer 703737, voor diensten in de klassen 35, 38 en 42;
- het Benelux beeldmerk VOGUE, geregistreerd op 18 februari 2003, onder nummer 527961, voor waren in de klassen 16, 25 en 28; en
- het Benelux woordmerk VOGUE, geregistreerd op 28 mei 1971, onder nummer 35262, voor waren in klasse 16.
Verweerder
Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 23 februari 2012. Verweerder heeft enige tijd aan de Domeinnaam een website gekoppeld waarop erotisch materiaal werd aangeboden. Thans is de Domeinnaam aan een pagina gekoppeld met daarop de tekst “Niet beschikbaar / Not available - deze website is tijdelijk niet beschikbaar, komt u op een later tijdstip terug”. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend met een naar Nederlands recht beschermd merk
Volgens Eiser is de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met de Merken. Volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling dient het toplevel domein “.nl” buiten beschouwing te worden gelaten. Volgens Eiser bestaat het meest zwaarwegende element van de Domeinnaam volledig uit het bekende merk VOGUE. Het element dat daaraan is toegevoegd, is “nederlandse”. Dit element dient te worden gezien als beschrijvend en daaraan kan geen onderscheidend vermogen worden toegekend. Het relevante publiek zal derhalve menen dat de Domeinnaam toebehoort aan Eiser.
Geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam
Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, nu Verweerder geen eigen handelsnaam- of merkrechten op de benaming “nederlandsevogue” of “vogue” heeft.
Evenmin is Verweerder bekend onder de Domeinnaam of heeft Verweerder toestemming gekregen van Eiser voor het gebruik van de Domeinnaam. Verder is er geen sprake van legitiem en niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam.
Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de domeinnaam
Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en te kwader trouw gebruikt.
Gezien de bekendheid van de Merken had Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam volgens Eiser op de hoogte moeten zijn van de rechten van Eiser. Daar komt volgens Eiser bij dat de Domeinnaam is geregistreerd in de periode tussen de bekendmaking van het voornemen om een Nederlandstalig tijdschrift onder de Merken uit te geven en de daadwerkelijke introductie van dat tijdschrift.
Bovendien stelt Eiser dat sprake is van “kwade opzet”, nu Verweerder beschikt over specialistische kennis op het gebied van de werking van internet en het profiteren van het verkeer op internet, hetgeen volgt uit de inschrijving van zijn eenmanszaak in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Tot slot wordt door het gebruik van de Domeinnaam commercieel voordeel behaald door internetgebruikers naar de website te leiden met gebruik van de verwarring die bij het publiek ontstaat doordat het merk VOGUE in de Domeinnaam is opgenomen. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Het hoofdbestanddeel van de Domeinnaam is het bestanddeel “vogue”. De toevoeging “nederlandse” is enkel beschrijvend en geeft aan dat het om een Nederlandse versie van het hoofdbestanddeel “vogue” gaat. Zoals terecht aangegeven door Eiser mag de toevoeging “.nl” bij de beoordeling tussen de Merken en de Domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten (Pieter de Haan v. Orville Smith Ltd.,WIPO Case No. DNL2008-0017).
Het hoofdbestanddeel van de Domeinnaam is identiek aan de Merken. De toevoeging van het beschrijvende element “nederlandse” neemt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken niet weg.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft, aangezien Eiser geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Merken, er geen aanwijzingen zijn dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam en Verweerder geen eigen recht op de handelsnaam of een merkregistratie heeft voor de aanduiding “nederlandsevogue” of “vogue”. Verder stelt Eiser dat er geen sprake is van legitiem en niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam.
Nu Verweerder geen Verweer heeft ingediend, is de Geschillenbeslechter niet bekend met eventuele rechten of legitieme belangen van Verweerder bij de Domeinnaam. Evenmin is de Geschillenrechter gebleken dat Verweerder anderszins een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Artikel 3.2 van de Regeling noemt een aantal omstandigheden welke als bewijs kunnen dienen dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Deze opsomming is niet limitatief. Sub d van dit artikel noemt de omstandigheid dat de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk of de handelsnaam van de eiser.
Met Eiser is de Geschillenbeslechter van mening dat hiervan in dit geval sprake is. Het is voor de hand liggend, zeker na de bekendmaking van de introductie van een Nederlandstalige editie van het tijdschrift Vogue, dat Nederlandse internetgebruikers die op zoek zijn naar de Nederlandse website van Eiser de aanduiding “nederlandsevogue” zullen intypen gevolgd door de top level country code “.nl”. Deze internetgebruikers komen dan op een website terecht waarop erotisch materiaal werd aangeboden en thans een melding te vinden is die de bezoeker verzoekt om later terug te komen.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Remco M.R. Van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 17 juli 2012
Full & Egal Universal Law Academy