De Eiser is Belvi N.V. uit Houthalen-Helchteren, België, vertegenwoordigd door Nelissen Grade, België.
De Verweerder is Bubbledeck Nederland B.V. uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via GripNet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 september 2012. Het Instituut heeft op 5 september 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 september 2012 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 11 september 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 1 oktober 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 1 oktober 2012.
Op 4 oktober 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 1 november 2012 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 1 december 2012. Op 5 december 2012 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 31 december 2012. Op 2 januari 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 28 januari 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Op 5 februari 2013 heeft de Eiser bij het Instituut uit eigen beweging een nader stuk ingediend. Op grond van artikel 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of een nader stuk wordt toegelaten. De Geschillenbeslechter hoeft deze vraag echter niet nader te beschouwen, aangezien het een kopie van een eerdere UDRP panelbeslissing betreft (Belvi N.V. v. Grip Multimedia B.V.,WIPO Zaaknr. D2012-1771), terwijl de Geschillenbeslechter met eerdere UDRP en .nl beslissingen bekend mag worden verondersteld. 4. Feitelijke Achtergrond
De Eiser is houder van het Benelux woord/beeldmerk AIRDECK (het “Merk”), met inschrijvingsnummer 727679, gedeponeerd op 18 december 2002, geregistreerd voor monolietvloeren (klasse 19).
De Eiser en de Verweerder zijn beide actief in de bouwsector en produceren bouwmaterialen, meer in het bijzonder vloersystemen.
SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat de Verweerder door eerste registratie op 3 november 2004 houder is geworden van de Domeinnaam. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
De Eiser stelt dat hij eigenaar is van het Merk, dat het merk geldig en commercieel gebruikt wordt in Nederland en dat hij ook onder de gelijkluidende handelsnaam op duurzame wijze deelneemt aan het handelsverkeer. De Domeinnaam is volgens de Eiser identiek aan of overeenstemmend met het Merk en de handelsnaam van de Eiser.
De Verweerder heeft, aldus de Eiser, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien de Verweerder de benaming “airdeck” op geen enkele wijze gebruikt in het handelsverkeer. De Eiser verwijst in dit verband naar een kort geding vonnis van de Belgische rechter die het gebruik zelf van de Domeinnaam in strijd achtte met de eerlijke handelspraktijken.
De Eiser acht de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. De Eiser stelt dat de Verweerder alles in werking heeft gesteld om de productie en verspreiding van de producten van de Eiser in Nederland te verhinderen, onder meer door de Domeinnaam te registreren en deze vervolgens automatisch door te linken naar de website van de Verweerder teneinde op onrechtmatige wijze potentiële en bestaande klanten van de Eiser te werven. Nadat de Belgische rechter de Verweerder deze doorlinking heeft verboden, blijft de Verweerder de Domeinnaam geregistreerd houden, volgens de Eiser met als enige doel om te beletten dat de Eiser onder de Domeinnaam kan deelnemen aan het handelsverkeer. B. Verweerder
De Verweerder betwist dat hij de Domeinnaam onrechtmatig en te kwader trouw heeft geregistreerd en stelt dat juist het omgekeerde het geval is.
De Verweerder voert aan dat Marmorith N.V. (een Belgische onderneming die nauw is verbonden met de Eiser) rond het jaar 2000 zogeheten “Bubbledeck”-vloeren is gaan produceren in opdracht van de Verweerder. Door deze samenwerking had Marmorith N.V. toegang tot alle technische informatie over dit type vloersystemen. Marmorith N.V. zou zich vervolgens ten onrechte op de Belgische markt hebben gepresenteerd als bedenker van het Bubbledeck-systeem. De Verweerder stelt dat de Eiser vervolgens de bewust vergelijkbare naam “Airdeck” als Merk heeft geregistreerd en sindsdien de markt misleidt door vergelijkbare vloersystemen te produceren en leveren onder het Merk. Aldus zou de Eiser de Verweerder ondermijnen en misbruik maken van de bekendheid van de Verweerder.
De Verweerder stelt de Domeinnaam te hebben geregistreerd om verdere misleiding door de Eiser te voorkomen en stelt om deze reden een groot belang te hebben bij het behouden van de Domeinnaam. Ten slotte stelt de Verweerder nog dat de Eiser geen exclusief recht toekomt op de naam “Airdeck” gezien het veelvuldig gebruik van de naam op het Internet door derden in relatie tot andere producten. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
De Verweerder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. De Eiser kan het bewijs dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, onder meer leveren door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
De Eiser heeft een kopie van de merkregistratie overgelegd waaruit blijkt dat de Eiser houder is van het Merk. Dit Benelux merk kwalificeert als merk met gelding in Nederland. Het feit dat de als Merk geregistreerde naam blijkens de Google-zoekresultaten voor “airdeck” ook binnen een andere context door derden wordt gebruikt op het Internet doet er niet aan af dat de Eiser voor deze uitspraak onder de Regeling als rechthebbende van het naar Nederlands recht beschermde Merk (en handelsnaam) heeft te gelden.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het Merk anderzijds (zie: Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Voor het overige stemt de Domeinnaam letterlijk (en daarmee ook auditief) overeen met (het woordelement in) het Merk (waarvan het beeldelement zeer beperkt c.q. ondergeschikt is).
Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk (en de handelsnaam) van de Eiser. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling dient de Eiser gemotiveerd te stellen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient de Eiser prima facie aannemelijk te maken dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft (zie: Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; en LEGO Juris A/S v. M. Moench,WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien de Eiser hieraan voldoet, dan rust op de Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
De Eiser heeft aangegeven dat de Domeinnaam door de Verweerder niet (meer) wordt gebruikt en dat de Verweerder deze thans slechts geregistreerd houdt om de Eiser te beletten van de Domeinnaam gebruik te kunnen maken. De Verweerder heeft daartegen aangevoerd wel degelijk een groot belang te hebben bij het behouden van de Domeinnaam, namelijk om te voorkomen dat de Eiser, zoals de Verweerder stelt, nog langer de markt misleidt en misbruik maakt van de (naams)bekendheid van de Verweerder.
Uit hetgeen partijen hebben gesteld concludeert de Geschillenbeslechter dat de Verweerder de Domeinnaam alleen geregistreerd heeft en houdt om te voorkomen dat de Eiser over deze Domeinnaam kan beschikken. Of de Eiser bij gebruik van de Domeinnaam zich schuldig zou maken aan marktmisleiding of anderszins onrechtmatig gedrag jegens de Verweerder, valt buiten de beoordelingsruimte van de Geschillenbeslechter onder de Regeling; dit is veeleer aan de overheidsrechter om desgevorderd te beoordelen. Uit de gestelde misleiding kan als zodanig voor de Verweerder in elk geval geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam worden afgeleid.
Op grond van het voorgaande heeft de Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, en heeft de Verweerder niet aangetoond dat hij wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft. Derhalve is ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
De Eiser stelt dat de Domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd en gebruikt om bestaande en potentiële klanten van de Eiser naar de eigen website van de Verweerder te leiden. Nadat deze doorlinking door de Belgische rechter werd verboden, is de Domeinnaam thans niet meer actief in gebruik door de Verweerder. De Domeinnaam verwijst nu naar een “parking page” van de registrar.
Zoals hiervoor onder 5.B overwogen, wordt de Domeinnaam door de Verweerder enkel geregistreerd gehouden om gebruik van de Domeinnaam door de Eiser te beletten, volgens de Verweerder teneinde vermeende marktmisleiding door de Eiser te voorkomen. Het registreren door de Verweerder van de Domeinnaam om de Eiser het gebruik ervan te beletten dan wel de activiteiten van de Eiser te verstoren, is aan te merken als registratie of gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 3.2(b) en (c) van de Regeling.
De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd houdt, waarmee ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Willem Hoorneman
Geschillenbeslechter
Datum: 13 februari 2013
Full & Egal Universal Law Academy