Eiseres is Onity S.L. uit Oyarzun, Spanje, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.
Verweerder is Dolf Mulder uit Oud-Gastel, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via R. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 20 december 2012. Het Instituut heeft op 21 december 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 24 december 2012 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. De Eiser heeft op 8 januari 2013 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 januari 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 januari 2013. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 29 januari 2013 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven. Op dezelfde datum ontving het Instituut twee e-mail berichten van Verweerder.
Het Instituut heeft Paul L. Reeskamp op 6 februari 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Op 8 februari 2013 ontving het Instituut een verder e-mail bericht van Verweerder. Naar aanleiding van dit bericht en Verweerders e-mail berichten van 29 januari 2013 heeft het Instituut, op verzoek van de Geschillenbeslechter, Eiseres verzocht informatie te verstrekken over een eventueel bereikte minnelijke schikking. Op 13 februari 2013 heeft Eiseres het Instituut medegedeeld dat geen minnelijke regeling is bereikt met Verweerder. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres is actief in de hotel- en resortbranche, waarbinnen zij verschillende producten aanbiedt zoals elektronische sloten, elektronische kluisjes en smart card applicaties.
Eiseres is houdster van het figuratieve Gemeenschapsmerk ONITY met inschrijvingsnummer 002766491 (hierna: “het Merk”). Het merk is gedeponeerd op 1 juli 2002 en is ingeschreven voor waren en diensten in klassen 6, 9, 11 en 37.
Verweerder is of geeft zich uit als directeur van Hotek Security B.V. (“Hotek”). Hotek is in het verleden actief geweest als distributeur van Eiseres. In die hoedanigheid had Hotek toestemming om de Domeinnaam te registreren. Hotek heeft de distributieovereenkomst in 2009 beëindigd.
Verweerder is op 4 oktober 2012 geregistreerd als houder van de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam enige tijd doorgelinkt naar de website van Hotek, “”, waarop Hotek dezelfde soort waren aanbiedt als Eiseres. Dit doorlinken is inmiddels gestaakt. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser De rechten van Eiseres
Eiseres beroept zich op haar Merk. De Domeinnaam die door Verweerder is geregistreerd, is volgens Eiseres identiek aan dan wel verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk. De tekst “onity” vormt immers het meest kenmerkende bestanddeel van het beeldmerk. Verweerder maakt daarom inbreuk op de merkrechten van Eiseres.
Verweerder gebruikt in de Domeinnaam een teken dat identiek is aan dan wel verwarringwekkend overeenstemt met het Merk. Daarnaast is sprake van gebruik van het identieke dan wel verwarringwekkend overeenstemmende teken voor dezelfde althans soortgelijke waren als waarvoor het Merk is ingeschreven. Tot slot profiteert Verweerder van de bekendheid van het Merk door het doorlinken van de Domeinnaam naar de website van Hotek. Recht of legitiem belang Verweerder
Eiseres stelt dat er geen sprake is van situaties als bedoeld onder artikel 3.1 sub a, b of c van de Regeling.
Niet Verweerder maar Hotek heeft destijds toestemming gekregen om de Domeinnaam te registreren in het kader van de met haar aangegane distributieovereenkomst. Verweerder heeft daarom geen recht op of belang bij de registratie van de Domeinnaam.
Indien wordt aangenomen dat de distributieovereenkomst niet is aangegaan met Hotek maar met Verweerder, geldt dat de toestemming om de Domeinnaam te registreren en geregistreerd te houden uitsluitend voor de duur van die distributieovereenkomst is verleend. Verweerder heeft de distributieovereenkomst in 2009 opgezegd en is daarom niet meer gerechtigd tot het gebruik van de Domeinnaam en/of het Merk. Hotek biedt op haar website geen producten van Eiseres aan maar slechts concurrerende producten. Verweerder heeft daarom geen recht of legitiem belang bij de registratie van de Domeinnaam. Kwade trouw Verweerder
Eiseres voert aan dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is geschied, nu niet Verweerder maar Hotek toestemming had verkregen de Domeinnaam te registreren. Verweerder was hiervan op de hoogte. Door de Domeinnaam toch zelf te registreren, heeft hij te kwader trouw gehandeld jegens Eiseres.
Indien wordt aangenomen dat de distributieovereenkomst niet is aangegaan met Hotek maar met Verweerder, geldt dat Verweerder de Domeinnaam na beëindiging van de distributieovereenkomst op zijn eigen naam heeft geregistreerd en heeft getracht deze te verkopen aan Eiseres voor een bedrag van EUR 2000,-. Daarbij heeft hij Eiseres onder druk willen zetten door te suggereren dat er ook een andere koper voor de Domeinnaam was.
Verweerder heeft eveneens gedurende een zekere periode de Domeinnaam doorgelinkt naar de website van Hotek, waarop met de waren van Eiseres concurrerende producten worden aangeboden.
Op grond van het bovenstaande stelt Eiseres dat het handelen van Verweerder te kwader trouw is. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 10.3 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam zoals vermeld in artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling; en
(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiseres beroept zich in deze procedure op haar Merk. Een kopie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk ONITY is als productie overgelegd.
Het Merk waarop Eiseres zich beroept keert volledig terug in de Domeinnaam. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is de Domeinnaam identiek aan het Merk van Eiseres, zodat aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
Volgens Eiseres heeft Verweerder de Domeinnaam onrechtmatig op zijn eigen naam geregistreerd. In het midden kan blijven of Verweerder wel of niet partij was bij de distributieovereenkomst op grond waarvan hij het recht verkreeg de Domeinnaam te registreren, nu de distributieovereenkomst in 2009 is beëindigd en daarmee het recht van Verweerder dan wel Hotek om de Domeinnaam geregistreerd te houden is komen te vervallen.
Nu Eiseres aannemelijk heeft gemaakt dat een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat hij een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend en de Geschillenbeslechter is ook niet gebleken is van enig recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Gelet ook op het hierna onder 6.C overwogene acht de Geschillenbeslechter geen zodanig recht of legitiem belang aanwezig.
De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het tweede vereiste is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Eiseres heeft onweersproken gesteld dat Verweerder zich ten tijde van registratie van de Domeinnaam bewust moet zijn geweest van het ontbreken van toestemming om de Domeinnaam te registreren. Zij heeft voorts onweersproken gesteld dat Verweerder na beëindiging van de distributieovereenkomst aangeboden heeft de Domeinnaam tegen een geldelijke vergoeding aan Eiseres over te dragen, waarbij Eiseres onder druk is gezet akkoord te gaan met het aanbod. Eiseres heeft tot slot onweersproken gesteld dat Verweerder de Domeinnaam gedurende bepaalde tijd heeft doorgelinkt naar de website van Hotek, waarop met Eiseres concurrerende producten worden aangeboden.
Gelet op het voorgaande is het aannemelijk geworden dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. De Geschillenbeslechter oordeelt dan ook dat ook aan het derde vereiste is voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Paul L. Reeskamp
Geschillenbeslechter
Datum: 19 februari 2013
Full & Egal Universal Law Academy