Eiser is Espoir B.V. uit Den Bosch, Nederland, vertegenwoordigd door Dijkstra Voermans Advocaten, Nederland.
Verweerder is Uitgeverij Content uit Willemstad, Curaçao, Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Uitgeverij Content N.V. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 25 januari 2013. Het Instituut heeft op 25 januari 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 januari 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor
.nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 januari 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 19 februari 2013. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 19 februari 2013.
Op 25 februari 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 26 maart 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Dinant T.L. Oosterbaan op 16 april 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Op 17 april 2013 heeft Eiser verzocht om een reactie te mogen indienen op het Verweerschrift. Op 18 april 2013 heeft Verweerder op voornoemd verzoek gereageerd. Op 18 april 2013 heeft het Instituut namens de Geschillenbeslechter partijen medegedeeld dat er onvoldoende gronden aanwezig waren voor het indienen van een nadere reactie. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is een onderneming die al geruime tijd in Nederland actief is op het terrein van casino’s, c.q. speelautomatenhallen en heeft in Nederland 12 vestigingen. Eiser heeft sinds 10 juni 1999 een Benelux woordmerk onder nummer 0653826 voor FLASH CASINO’S. Eiser beroept zich op zijn merkenrecht en zijn handelsnaamrecht. Eiser exploiteert in Nederland met gebruik van zijn merk en handelsnaam diverse casino’s op een fysieke locatie en derhalve geen online casino’s.
De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 22 maart 2007. De Domeinnaam wordt door Verweerder gebruikt voor het aanbieden van informatie over flash casino’s alsmede voor links naar online casino’s; Verweerder ontvangt een vergoeding indien bezoekers zich als speler aanmelden en daadwerkelijk gaan spelen. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser beroept zich op zijn merk en handelsnaam FLASH CASINO’S. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het merk en de handelsnaam van Eiser, althans dat deze overeenstemmend zijn.
Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam omdat het gebruik van Eisers merk en handelsnaam in de Domeinnaam voor een website die linkt naar online aanbieders van casinospelen geen legitiem gebruik is omdat de Domeinnaam wordt gebruikt voor commerciële doeleinden waarbij consumenten op misleidende wijze worden aangetrokken tot de website van Verweerder.
Volgens Eiser is het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt voor commercieel gewin om internetgebruikers naar zijn website te leiden waarop hyperlinks naar online casino’s van niet met Eiser gerelateerde derden te vinden zijn waardoor consumenten worden misleid.
Eiser baseert zich mede op het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”). B. Verweerder
Verweerder stelt dat zijn website slechts ten doel heeft de speler te informeren over het bestaande aanbod van flash casino’s en dat de website derhalve ook links naar online casino’s bevat. Er is sprake van een portal met informatie. Volgens Verweerder is de Domeinnaam een puur beschrijvende aanduiding voor flash casino’s die worden aangeboden om de gebruiker online direct via een webapplicatie te laten spelen. Volgens Verweerder is er geen verwarring te duchten met het merk van Eiser.
Volgens Verweerder verkrijgt hij een gebruikelijke vergoeding indien de bezoeker van de website zich als speler aanmeldt en ook daadwerkelijk gaat spelen. Volgens Verweerder is er dan ook sprake van een legitiem belang.
Verweerder stelt ten slotte dat er geen sprake is van kwade trouw omdat Verweerder niet profiteert van de handelsnaam of het merk van Eiser. Volgens Verweerder concurreert hij niet met Eiser. 6. Oordeel en Bevindingen
De Geschillenbeslechter oordeelt over de vordering met inachtneming van de Regeling.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
De Geschillenbeslechter merkt allereerst het volgende op. Zowel Eiser als Verweerder hebben over en weer diverse argumenten aangevoerd die gebaseerd zijn op het BVIE. Aangezien de Regeling eigen inhoudelijke regels kent op basis waarvan de Geschilenbeslechter dient te beslissen, laat de Geschillenbeslechter deze argumenten van Eiser en Verweerder gebaseerd op het BVIE buiten beschouwing. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiser heeft aangetoond dat hij onder meer rechthebbende is van het Benelux merk FLASH CASINO’S en dat hij de identieke handelsnaam reeds geruime tijd gebruikt. Dit merk en de handelsnaam en de Domeinnaam zijn verwarringwekkend overeenstemmend.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk en de handelsnaam van Eiser anderzijds. Hetzelfde geldt voor het in de Domeinnaam gebruikte koppelteken. Ook aan het verschil tussen het enkelvoud gebruikt in de Domeinnaam en het meervoud gebruikt in het merk en de handelsnaam van Eiser kan voorbij worden gegaan.
Aangezien de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk en met de handelsnaam van Eiser, oordeelt de Geschillenbeslechter dat op ieder van deze gronden is voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
De Geschillenbeslechter overweegt dat Verweerder de Domeinnaam mede gebruikt voor een link-redirect naar andere websites, o.a. van online casino’s, en dat Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter is van mening dat een dergelijk gebruik van de Domeinnaam geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert. Hierbij komt dat gezien het gebruik van de Nederlandse taal de Domeinaam duidelijk gericht is op Nederland en het Nederlandse publiek. Het feit dat Verweerder de Domeinnaam ook gebruikt voor het geven van informatie over flash casino’s doet aan de eerder genoemde overweging van het ontbreken van een recht of legitiem belang geen afbreuk.
Ten overvloede merkt de Geschillenbeslechter op dat in Nederland ter bescherming van de nationale consument het online via het Internet aanbieden van kansspelen die op Nederlandse ingezetenen zijn gericht thans niet is toegestaan (zie uitvoerig HR 24 februari 2012, Computerrecht 2012/79).
Verweerder heeft derhalve geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
In de omstandigheden van deze zaak is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van het merk of van de handelsnaam van Eiser. Verweerder gebruikt de Domeinnaam voor een website met links naar andere websites van o.a. diverse online casino’s waarvoor Verweerder naar eigen zeggen een vergoeding ontvangt. De Domeinnaam wordt derhalve gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder of een andere online locatie te leiden met gebruik van verwarring die kan ontstaan met het merk en de handelsnaam van Eiser wat betreft de oorsprong of het verband met de website van Verweerder. In dit geval kan hiervan sprake zijn. Het is voor de hand liggend dat Nederlandse internetgebruikers die op zoek zijn naar de diensten of de website van Eiser de handelsnaam of het merk van Eiser zullen intypen in een zoekmachine, gevolgd door het toplevel domein “.nl”. Deze internetgebruikers zullen via de zoekmachine ook terecht komen of kunnen komen op de website van Verweerder door de verwarring die kan ontstaan met het merk en de handelsnaam van Eiser.
De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 13 mei 2013
Full & Egal Universal Law Academy