Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.
Verweerster is W uit St. Michielsgestel, Nederland, vertegenwoordigd door M. Berenson, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam is geregistreerd bij SIDN via Domein-IT. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 2 mei 2013. Het Instituut heeft op 3 mei 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 3 mei 2013 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 mei 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 mei 2013. Op 13 mei 2013 ontving het Instituut van Verweerster een verzoek tot uitstel voor het indienen van het Verweerschrift. Op 15 mei 2013 deelde Eiseres mede akkoord te gaan met een uitstel van maximaal vijf werkdagen. Op 16 mei 2013 deelde het Instituut aan partijen mede dat de verweertermijn werd verlengd tot 4 juni 2013. Op 28 mei 2013 stelde (de gemachtigde van) Verweerster het Instituut schriftelijk aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van de mogelijke beslissing van de Geschillenbeslechter, inclusief “het verhaal van alle juridische kosten om de domeinnaam weer terug te krijgen”. Ook sommeerde (de gemachtigde van) Verweerster het Instituut de Eis niet ontvankelijk te verklaren dan wel de procedure direct op te schorten. Het Verweerschrift is vervolgens bij het Instituut ingediend op 2 juni 2013.
Op 7 juni 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 18 juni 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 3 juli 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Op 21 juni 2013 heeft Verweerster nog een vonnis van de rechtbank Den Haag in een schadestaatprocedure tussen een dochteronderneming van Eiseres en de gemachtigde van Verweerster toegestuurd. Op grond van artikel 11.2 van de Regeling kan de Geschillenbeslechter besluiten nadere stukken, zoals dat op 21 juni 2013 is ingediend, toe te laten. Verweerster heeft niet heeft aangegeven wat de relevantie is van het door haar op 21 juni 2013 ingediende nadere stuk voor onderhavige procedure. Niettemin heeft Eiseres geen bezwaar gemaakt tegen de indiening van het nadere stuk. De Geschillenbeslechter besluit daarom het nadere stuk toe te laten. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiseres is een Duitse vennootschap die zich richt op het ontwerpen en het verkopen van kleding en aanverwante accessoires. Eiseres is houdster van de volgende merken:
- het Gemeenschapswoordmerk STREET ONE met nummer 9842592, geregistreerd op 14 oktober 2011 in diverse klassen voor – onder meer – kleding en kledingaccessoires;
- het Gemeenschapsbeeldmerk met nummer 34439, geregistreerd op 13 november 1998 in diverse klassen voor onder meer kleding en kledingaccessoires;
- het Gemeenschapsbeeldmerk met nummer 3126612, geregistreerd op 4 juni 2004 in klasse 36 voor onder meer verzekeringen.
Verweerster is een Nederlandse vennootschap onder firma die onder meer webhosting diensten levert. De domeinnaam (de “Domeinnaam”) is volgens de gegevens van SIDN op naam van Verweerster geregistreerd op 1 juli 2011. Op de bij de Domeinnaam behorende website “www.” staat ten tijde van deze Uitspraak vermeld: “Deze site is tijdelijk offline”. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres
Ten aanzien van de relevante feiten en omstandigheden wordt door Eiseres het volgende gesteld. Eiseres heeft Verweerster verzocht en gesommeerd de Domeinnaam aan haar over te dragen. Verweerster heeft dit geweigerd, omdat zij stelt de Domeinnaam te houden voor een derde [hierna te noemen X], en niet bevoegd te zijn de Domeinnaam zonder diens toestemming over te dragen. Verweerster heeft voor X een aantal websites ontwikkeld waarvoor zij tevens als hostingprovider fungeert, waaronder een algemene website met betrekking tot het merk STREET ONE, waaraan de Domeinnaam werd gekoppeld, en een tweetal websites die gekoppeld zijn aan de domeinnamen en , die door X op eigen naam zijn geregistreerd.
X is een voormalig franchisenemer van een dochteronderneming van Eiseres, Street One Modehandel B.V. Eiseres stelt – onder meer – dat voor zover dit al relevant is, de franchiseovereenkomsten tussen X en de dochteronderneming van Eiseres zijn geëindigd als gevolg waarvan daaraan geen rechten meer kunnen worden ontleend. Overigens zouden de betreffende franchiseovereenkomsten X niet het recht geven de Domeinnaam te registreren. Tussen X en de dochteronderneming van Eiseres zijn civiele procedures aanhangig, waarbij onder meer de registratie van de Domeinnaam onderwerp van geschil is. In eerste aanleg heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de franchiseovereenkomsten tussen de dochteronderneming van Eiseres en X rechtmatig zijn ontbonden, en dat de overeenkomsten X niet het recht gaven de Domeinnaam te registreren.
Ten aanzien van de juridische gronden voert Eiseres aan dat haar hierboven genoemde merken naar Nederlands recht beschermde merken zijn, dat de Domeinnaam deze merken volledig incorporeert en dat de Domeinnaam identiek is aan het hiervoor genoemde Gemeenschapswoordmerk. Eiseres stelt voorts dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerster staat niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en gebruikt haar niet voor commerciële doeleinden. Evenmin treft zij daartoe voorbereidingen. Eiseres heeft wel een groot belang bij de Domeinnaam, nu personen die op zoek zijn naar de Nederlandse website van Eiseres vaak als eerste de Domeinnaam zullen opgeven. Eiseres wil deze bezoekers door kunnen sturen naar haar officiële website. Daarnaast wordt de reputatie van het merk STREET ONE geschaad, nu de bij de Domeinnaam behorende website niet actief is en bezoekers zullen denken dat Eiseres niet bereikbaar is en/of niet in staat is een website te onderhouden. Ten slotte heeft Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd, nu verondersteld mag worden dat Verweerster bekend was met het merk STREET ONE en vraagtekens had moeten stellen bij het verzoek van X om de Domeinnaam te registreren. Verweerster had gemakkelijk kunnen achterhalen dat de Domeinnaam overeenkomt met de merken van Eiseres, door de woorden “street one” in de database van het OHIM in te voeren. Verweerster heeft aldus bewust inbreuk gemaakt op de rechten van Eiseres, althans had moeten weten dat zij met de registratie van de Domeinnaam merkinbreuk zou plegen. Verweerster heeft derhalve op zijn minst onzorgvuldig gehandeld, en kwade trouw bij de registratie van de Domeinnaam is daarmee gegeven. Ook geldt dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw in gebruik heeft, nu zij ondanks sommatie daartoe de Domeinnaam niet aan Eiseres heeft overgedragen. In uitspraken onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) is bepaald dat er sprake kan zijn van kwade trouw wanneer een domeinnaam passief gehouden wordt, de houder niet reageert op klachten van de merkhouder en gebruik te goeder trouw door de domeinnaamhouder niet denkbaar is. Daarvan is in het onderhavige geval sprake. Verweerster verhindert dat Eiseres haar waren en diensten onder de Domeinnaam aanbiedt, en houdt de Domeinnaam onder zich om Eiseres te beletten de Domeinnaam te gebruiken.
Eiseres vraagt de Geschillenbeslechter te bepalen dat Eiseres houder wordt van de Domeinnaam in plaats van Verweerster. B. Verweerster
Namens Verweerster voert X verweer. X stelt dat Verweerster hem gemachtigd heeft haar in deze procedure te vertegenwoordigen, en vermeldt zichzelf in het Verweerschrift als vertegenwoordiger van Verweerster. X stelt, voor zover relevant, het volgende.
Eiseres was als moederbedrijf van Street One Modehandel B.V. op de hoogte van de regeling die tussen hem en Street One Modehandel B.V. is getroffen. X vordert nakoming van deze regeling. Street One (de Geschillenbeslechter begrijpt: Street One Modehandel B.V.) is in strijd met de afspraken een schadestaatprocedure begonnen en (de Geschillenbeslechter begrijpt: Eiseres) is de procedure bij het Instituut gestart met als doel X extra schade te berokkenen. Eiseres en Street One Modehandel B.V. waren ermee bekend dat de Domeinnaam geregistreerd stond op naam van Verweerster en dat X economisch eigenaar/belanghebbende is.
Uit de sommatiebrief van Eiseres blijkt volgens Verweerster dat X gerechtigd is de Domeinnaam te gebruiken, omdat X een procedure is begonnen tegen Street One (de Geschillenbeslechter begrijpt: Street One Modehandel B.V.) in verband met dwaling bij het aangaan van de overeenkomsten (de Geschillenbeslechter begrijpt: de franchiseovereenkomsten die golden tussen X en de dochteronderneming van Eiseres). Eiseres heeft via haar hostingprovider Verweerster benaderd, waarna X contact heeft opgenomen met de hostingsprovider van Eiseres en gevraagd heeft wie er interesse had in het domein. Die partij zou zich echter niet kenbaar hebben willen maken. Toen volgde plotsklaps de sommatiebrief en onderhavige procedure.
X beroept zich op het gewoonterecht omdat het veelvuldig voorkomt dat de hostingprovider optreedt als houder namens de eigenaar. Zo zijn er talloze domeinnamen waarin “street one” voorkomt en die niet van Eiseres zijn. Secundair heeft Street One (de Geschillenbeslechter begrijpt: Eiseres) via de tussentijdse regeling tussen X en (zo begrijpt de Geschillenbeslechter) Street One Modehandel B.V. ingestemd met en impliciet toestemming gegeven voor de registratie zoals die is geschied.
X verzoekt de Geschillenbeslechter de vordering van Eiseres af te wijzen. 6. Taal van de procedure
Omdat Eiseres in Duitsland is gevestigd, zou op grond van artikel 17.2 van de Regeling de taal van deze procedure Engels dienen te zijn. De bepaling staat de Geschillenbeslechter evenwel toe om in bijzondere omstandigheden te beslissen dat het Nederlands de procestaal is. Omdat Eiseres haar Eis in het Nederlands heeft ingediend en de verdere correspondentie in het Nederlands is gevoerd zijn beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig, althans wensen zij blijkbaar in het Nederlands te procederen. De Geschillenbeslechter beslist derhalve dat het Nederlands de procestaal is. 7. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiseres stelt dat de Domeinnaam haar Gemeenschapswoordmerk STREET ONE incorporeert en identiek is aan haar merken.
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiseres voldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op naar Nederlands recht beschermde merken, waarvan de twee beeldmerken voorafgaand aan de registratie van de Domeinnaam zijn geregistreerd. De in de Domeinnaam vervatte term “streetone” is identiek aan het woordmerk en het dominante element van de hierboven genoemde beeldmerken van Eiseres. Het toplevel domein “.nl” mag bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
Gezien het bovenstaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan de merken van Eiseres. B. Recht of Legitiem Belang
Eiseres heeft gesteld dat Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. In dit verband heeft zij gesteld dat Verweerster niet algemeen bekend staat onder de Domeinnaam en haar niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
De Geschillenbeslechter begrijpt uit het Verweerschrift dat X van mening is dat hijzelf in persoon recht en legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, doch nergens wordt gesteld en onderbouwd dat Verweerster recht en legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Nu X niet de houder van de Domeinnaam is, kan de Geschillenbeslechter – ook bij gebrek aan nadere motivering – een eventueel recht of legitiem belang van X bij de Domeinnaam niet in aanmerking nemen. De enkele stelling dat het veelvuldig voorkomt dat de hostingprovider optreedt als houder namens de feitelijke houder van een domeinnaam en de door X overgelegde factuur maken dat niet anders. Dat geldt te meer daar een verklaring ontbreekt voor het feit dat X de domeinnamen en wel op zijn eigen naam heeft geregistreerd.
Op grond van het voorgaande komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Ook indien X wel houder was geweest van de Domeinnaam, was er naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen sprake geweest van enig recht of legitiem belang. Op grond van diverse uitspraken onder de UDRP – welke vergelijkbaar is met de Regelingi – geldt dat een wederverkoper onder omstandigheden een legitiem belang kan hebben bij een domeinnaam.ii In het onderhavige geval staat het echter vast dat de franchiseovereenkomsten met de dochteronderneming van Eiseres zijn beëindigd (ook al verschillen X en de dochter van Eiseres van mening over wanneer en waarom de overeenkomsten zijn beëindigd), als gevolg waarvan X niet (langer) aangemerkt kan worden als geautoriseerd wederverkoper van Eiseres. Hoewel ook een niet-geautoriseerde wederverkoper een legitiem belang kan hebben bij een domeinnaam, is de Domeinnaam in deze zaak identiek aan de merken van Eiseres en is er geen actieve website aan de Domeinnaam gekoppeld. Tegen deze achtergrond valt – los van het feit dat een dergelijk belang door X niet is aangevoerd – niet in te zien welk legitiem belang X (nog) heeft bij de Domeinnaam. Dat er tussen X en (de dochteronderneming van) Eiseres een regeling zou zijn getroffen waaruit zou volgen dat X toestemming heeft de Domeinnaam te gebruiken heeft X niet onderbouwd, en is overigens ook niet uit de overgelegde stukken gebleken. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Eiseres heeft gemotiveerd betoogd dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. In dat verband overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.
Dat STREET ONE een wereldwijd bekend merk is, en dat de registratie door Verweerster om die reden reeds te kwader trouw is, is door Eiseres onvoldoende onderbouwd. Dit geldt te meer nu de inschrijving van het woordmerk van Eiseres dateert van na de registratie van de Domeinnaam. Voorts wordt het enkele feit dat een merkenregister niet is geraadpleegd ten tijde van registratie nergens in de Regeling of in de uitspraken onder de Regeling als zodanig geaccepteerd als bewijs van registratie te kwader trouw. De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat Eiseres onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.
Niettemin geldt dat Verweerster naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. In dat verband geldt het volgende. Onder de UDRP, die vergelijkbaar is met de Regeling, is meermaals uitgemaakt dat het passief houden van een domeinnaam onder omstandigheden te kwader trouw is (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,WIPO Case No. D2000-0003; Polaroid Corporation v. Jay Strommen,WIPO Case No. D2005-1005). In het onderhavige geval is de Domeinnaam niet (meer) gekoppeld aan een actieve website. Verweerster houdt de Domeinnaam op het moment derhalve passief. Door, nadat Eiseres Verweerster expliciet op haar merkrechten heeft gewezen en heeft geïnformeerd over het feit dat X niet langer franchisenemer van (de dochteronderneming van) Eiseres is, niettemin te weigeren de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen, belet Verweerster Eiseres haar waren en diensten onder de Domeinnaam aan te bieden, terwijl Verweerster zelf geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Tegen deze achtergrond, en mede in aanmerking genomen het feit dat Verweerster materieel geen verweer heeft gevoerd, acht de Geschillenbeslechter voldoende aangetoond dat er sprake is van gebruik te kwader trouw.
Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is derhalve voldaan aan artikel 2.1. onder c van de Regeling. 8. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 23 juli 2013
Full & Egal Universal Law Academy