Eiser is Navico Inc. uit Tulsa, Oklahoma, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Solon Advocaten, Nederland.
Verweerder is Marine Depth Sounders International uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Van Zijll advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 9 augustus 2013. Het Instituut heeft op 9 augustus 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 14 augustus 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor
.nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 15 augustus 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 4 september 2013. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 4 september 2013.
Op 10 september 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 10 oktober 2013 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 9 november 2013. Op 4 november 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Op 13 november 2013 heeft Eiser nadere stukken ingediend.
Het Instituut heeft Gregor Vos op 19 november 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is de Amerikaanse vennootschap Navico Inc., gevestigd te Tulsa, Oklahoma. Eiser houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van marine elektronica onder verschillende merknamen, waaronder LOWRANCE.
Eiser beroept zich in deze procedure op Benelux merkregistratie nr. 573993 voor het woordmerk LOWRANCE, gedeponeerd op 22 mei 1995 voor waren in klasse 9. In het navolgende zal aan dit Benelux merk worden gerefereerd als “het Merk”.
Verweerder is Marine Depth Sounders International (MDSI). De onderneming van Verweerder legt zich onder meer toe op de verkoop van producten van Eiser (met name ten behoeve van de (sport)visserij in Nederland).
De Domeinnaam is geregistreerd op 29 mei 2002. Verweerder is houder van de Domeinnaam sinds 26 februari 2012. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Rechten van Eiser
Eiser stelt dat Verweerder tot begin 2012 als (sub)distributeur gelieerd was aan een aan Eiser verbonden onderneming (Navico Logistics Europe B.V.) en dat Verweerder in maart 2012 zonder toestemming van Eiser houder is geworden van de Domeinnaam.
Voorts stelt Eiser dat zij Verweerder heeft gesommeerd de Domeinnaam aan haar over te dragen. Verweerder heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven en is de Domeinnaam blijven gebruiken voor de verkoop van de producten van Eiser, aldus Eiser.
Op de website gekoppeld aan de Domeinnaam werden volgens Eiser ook concurrerende producten verkocht, hetgeen volgens Eiser afbreuk zou doen aan de reputatie van het Merk. Eiser stelt voorts dat Verweerder momenteel het actieve gebruik van de Domeinnaam heeft gestaakt.
Recht en/of legitiem belang Verweerder
Eiser stelt dat gezien het feit dat Verweerder geen (sub)distributeur meer is, Verweerder momenteel geen recht en/of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Domeinnaam is alleen bestemd om gebruikt te worden door (officiële) distributeurs van LOWRANCE in Nederland.
Kwade trouw Verweerder
Volgens Eiser verhindert Verweerder met de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam dat Eiser en/of aan Eiser gelieerde ondernemingen in Nederland gebruik kunnen maken van de Domeinnaam. Nu Verweerder geen reden heeft opgegeven waarom zij de Domeinnaam niet aan Eiser wenst over te dragen, concludeert Eiser dat Verweerder opzettelijk tracht de activiteiten van Eiser en aan Eiser gelieerde ondernemingen te verstoren. Een en ander wordt volgens Eiser versterkt door het feit dat Verweerder de Domeinnaam in maart 2012 heeft aangeschaft, in welke periode het einde van het (sub)distributeurschap van Verweerder reeds in zicht was. B. Verweerder
Rechten van Eiser
Verweerder betoogt – samengevat – dat Eiser in onderhavige procedure geen bescherming kan ontlenen aan de (merk)naam LOWRANCE. Eiser is volgens Verweerder niet de houder van het Merk, nu het Merk volgens de registratie waarvan Eiser in deze procedure een afschrift heeft overgelegd op naam staat van een niet langer bestaande vennootschap, te weten Lowrance Electronics. Volgens Verweerder heeft dit tot gevolg dat Eiser zich in deze procedure niet op het Merk kan beroepen.
Recht en/of legitiem belang Verweerder
Verweerder stelt als bona fide wederverkoper van Lowrance-producten een legitiem belang te hebben bij de Domeinnaam.
Verweerder stelt voornemens te zijn om – nadat er in onderhavige procedure over het houderschap van de Domeinnaam is beslist – aan de Domeinnaam een website koppelen waarop louter producten onder de merknaam LOWRANCE worden verkocht. Voorts stelt Verweerder voornemens te zijn op die (nog op te zetten) website een prominente disclaimer op te nemen waarin duidelijk wordt vermeld dat Verweerder niet is verbonden aan de onderneming van Eiser.
Kwade trouw Verweerder
Verweerder stelt voorts dat Eiser de Domeinnaam in het verleden altijd ter beschikking aan derden heeft gesteld. Volgens Verweerder heeft de officiële distributeur van Eiser, Holland Nautic B.V., destijds vrijwillig afstand van de Domeinnaam gedaan. Een en ander kan Verweerder niet worden tegengeworpen en maakt nog niet dat er sprake zou zijn van registratie en/of gebruik te kwader trouw, aldus Verweerder. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a. de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Ten aanzien van de vraag of Eiser zich in het kader van deze procedure op het Merk kan beroepen, oordeelt de Geschillenbeslechter als volgt.
De Geschillenbeslechter volgt Verweerder niet in haar stelling dat Eiser zich niet op het Merk zou kunnen beroepen omdat dit merk nog op naam zou staan van een onderneming die niet meer bestaat. Eiser heeft met het overleggen van het certificaat van naamswijziging naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voldoende aangetoond houdster te zijn van het Merk. Bovendien heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat uit het actuele merkenregister blijkt dat Eiser inderdaad houder is van het Merk.
Het Merk is een Benelux merk en valt derhalve aan te merken als een naar Nederlands recht beschermd merk.
Ten aanzien van de overeenstemming tussen het Merk en de Domeinnaam overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.
Gezien het feit dat het top level domein “.nl” bij de beoordeling tussen overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing mag worden gelaten,1 moet worden geconcludeerd dat de de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Aldus is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
De Geschillenbeslechter concludeert dat Verweerder geen merk- of handelsnaam rechten heeft ten aanzien van de (merk)naam LOWRANCE of anderszins onder die naam bekend is. Dat betekent echter niet zonder meer dat Verweerder – als wederverkoper van producten van Eiser – daarom geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam zou kunnen hebben in de zin van artikel 2.1 sub b van de Regeling. Een wederverkoper kan onder omstandigheden wel degelijk een legitiem belang bij of recht op een domeinnaam hebben. Voor het aannemen van een dergelijk recht of legitiem belang moet de wederverkoper voldoen aan de criteria zoals die zijn geformuleerd in de beslissing Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Case No. D2001-0903.2 Een van die criteria is dat de domeinnaam in kwestie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het aanbieden van de bewuste merkproducten. Nu de Domeinnaam momenteel niet wordt gebruikt en Verweerder verder geen bewijs heeft overgelegd van het voorgenomen gebruik moet om die reden worden aangenomen – eventuele voornemens van Verweerder de Domeinnaam in een later stadium te gaan gebruiken ten spijt – dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Het is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter in de onderhavige procedure niet vast komen te staan dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Echter, artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist niet dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt (een van beide omstandigheden is voldoende).
Ten aanzien van het gebruik te kwader trouw overweegt de Geschillenbeslechter dat nu Verweerder niet langer verbonden is aan de onderneming van Eiser, en Eiser Verweerder heeft gesommeerd de Domeinnaam over te dragen, Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Hoewel de Domeinnaam momenteel niet is gekoppeld aan een website, kan de weigering de Domeinnaam over te dragen worden geïnterpreteerd als gebruik van de Domeinnaam omdat met die weigering feitelijk aan Eiser het gebruik van de Domeinnaam wordt ontzegd.3
Daarmee is ook aan het derde vereiste van de Regeling voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Gregor Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 5 december 2013
1 Zie in dit verband Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-008.
2 Deze criteria zijn in rechtspraak onder de Regeling overgenomen, zie bijvoorbeeld Honda Nederland B.V. v. Hode BV, WIPO Zaaknr. DNL2010-0077.
3 Egetra SA v. Schutte Expeditie en Logistiek BV,WIPO Zaaknr. DNL2008-0028.
Full & Egal Universal Law Academy