Eiser is Koen Konings h.o.d.n. ZENN uit Groningen, Nederland.
Verweerder is Zenn uit Kluse, Duitsland, intern vertegenwoordigd. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is in het Engels ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 november 2013. Het Instituut heeft op 27 november 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 2 december 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 4 december 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 december 2013. Op 5 december 2013 heeft Verweerder verzocht om de Eis in het Nederlands te ontvangen. Op 6 december 2013 heeft Eiser de Eis in het Nederlands aan het Instituut en aan Verweerder gestuurd. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 8 december 2013.
Op 12 december 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 17 december 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 23 december 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
De Geschillenbeslechter beslist overeenkomstig artikel 17.2 van de Regeling dat de procedure in het Nederlands zal worden gevoerd, omdat Partijen dit hebben afgesproken en uit de overgelegde stukken (de Eis met bijlagen en het Verweerschrift) blijkt dat zij beiden de Nederlandse taal machtig zijn. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser heeft op 5 februari 2010 het Benelux woordmerk ZENN geregistreerd voor ondermeer juridische diensten. Eiser gebruikt de handelsnaam ZENN sinds 1 januari 2013 voor zijn advocatenkantoor. Eiser is houder van de domeinnaam sinds 21 februari 2012.
Verweerder heeft op 23 november 2001 de domeinnaam geregistreerd (de “Domeinnaam”). Verweerder gebruikt de Domeinnaam voor een website die een startpagina bevat waarop hyperlinks worden aangeboden naar uiteenlopende producten en diensten van derden. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser stelt dat de Domeinnaam en het merk van Eiser verwarringwekkend overeenstemmen, omdat er sprake zou zijn van auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis. Eiser onderbouwt dat met argumenten die zijn ontleend aan het Benelux merkenrecht en, meer in het bijzonder, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).
Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam omdat hij daarmee inbreuk zou maken op het merkrecht - en het handelsnaamrecht van Eiser, zonder dat hij daarvoor een geldige reden heeft in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Eiser is van mening dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en/of gebruikt, omdat de website onder de Domeinnaam slechts een “placeholder” zou zijn, te weten een startpagina met hyperlinks. Eiser vermoedt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om deze te kunnen verkopen aan derden. Volgens Eiser is Verweerder niet bekend onder de naam ZENN en heeft hij geen merkrecht of handelsnaamrecht daarop. B. Verweerder
Verweerder meent dat er geen verwarring kan ontstaan tussen de Domeinnaam en Eiser’s merk en handelsnaam. De resultaten van een Google Search op het woord “Zenn” leveren weliswaar zowel de website onder als die onder op, maar de daarbij in de zoekresultaten verstrekte informatie maakt duidelijk dat Eiser zijn advocatendiensten aanbiedt onder de domeinnaam . Iemand die op zoek is naar Eiser of zijn advocatendiensten zal dus weten dat hij die website moet hebben, aldus Verweerder.
Verweerder stelt voorts dat hij een eigen recht en een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft, omdat hij deze reeds in 2001 heeft geregistreerd, de website onder de Domeinnaam in de periode 2001 tot en met 2013 steeds actief heeft gebruikt voor een startpagina en deze voortdurend heeft geactualiseerd. De website krijgt volgens Verweerder ca. 400 bezoekers per dag. Verweerder stelt dat hij de website jarenlang via onder meer Facebook en Hyves onder de aandacht van het publiek heeft gebracht en dat als gevolg daarvan bij een Google Search op “Zenn” de website onder de Domeinnaam in de eerste tien hits verschijnt. Er is volgens Verweerder geen registratie of gebruik te kwader trouw, omdat zijn domeinnaamrecht ouder is dan het merkenrecht van Eiser. Verweerder stelt dat hij nooit het oogmerk heeft gehad de Domeinnaam te verkopen. 6. Oordeel en Bevindingen A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Het merk ZENN en de domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen. Voor de beoordeling hiervan is de extensie ‘.nl’ niet van belang. Het begrip ‘verwarringwekkende overeenstemming’ moet worden beoordeeld op basis van de Regeling en de daaronder gewezen jurisprudentie, niet op basis van het Benelux of Europees merkenrecht. B. Recht of Legitiem Belang
Artikel 3.1 van de Regeling bevat een aantal voorbeelden op grond waarvan de domeinnaamhouder kan aantonen dat hij een eigen recht of legitiem belang heeft. De grond onder a. bepaalt dat de domeinnaamhouder, voordat hij kennis kreeg van het geschil, de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Nu Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd ruim acht jaar voordat Eiser het merk waarop hij zich beroept heeft geregistreerd (en ruim elf jaar voordat Eiser zijn handelsnaam in gebruik nam) staat daarmee in beginsel vast dat Verweerder een eigen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiser heeft zich nog wel beroepen op het ontbreken van een geldige reden in de zin van artikel 2.20 sub lid d BVIE, maar hij gaat er daarmee aan voorbij dat de Regeling een eigen beoordelingskader bevat, dat niet is gebaseerd op het merkenrecht. Ten overvloede wordt overwogen dat - ook als uitgegaan wordt van de relevantie van deze stelling - dit niet tot een ander resultaat leidt. De stelling gaat er immers aan voorbij dat de registratie van de Domeinnaam veel ouder is dan Eiser’s merk en handelsnaam, terwijl het gebruik van de Domeinnaam voor een website met een startpagina met links naar producten en diensten van derden in deze omstandigheden in beginsel moet worden aangemerkt als een legitiem gebruik.
Nu Eiser derhalve niet het bewijs heeft geleverd dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam moet de Eis reeds op deze grond worden afgewezen. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat ook ten aanzien van de kwade trouw Eiser onvoldoende heeft gesteld en het onder de Regeling verlangde bewijs niet heeft geleverd. In een geval als dit, waarin de verweerder beschikt over een domeinnaam die ouder is dan het merk, is voor toewijzing van de eis in elk geval vereist dat eiser aantoont dat verweerder het merk van eiser kende of behoorde te kennen toen verweerder de domeinnaam registreerde.
Nu het merk in 2010 is geregistreerd en de handelsnaam pas sinds 1 januari 2013 wordt gebruikt valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam het merk of de handelsnaam van Eiser kende of behoorde te kennen. Evenmin heeft Eiser gesteld of aangetoond dat het gebruik van de Domeinnaam zodanig is gewijzigd, nadat Eiser het merk had geregistreerd of na het in gebruik nemen van zijn handelsnaam, dat sprake zou kunnen zijn van gebruik te kwader trouw. Niet gesteld of gebleken is dat de startpagina onder de Domeinnaam voornamelijk hyperlinks bevat naar websites van concurrenten van Eiser, wat daarvan op zich een indicatie zou kunnen zijn. D. Overweging ten overvloede
Uit de door Partijen overgelegde stukken blijkt dat Eiser in het verleden heeft getracht de Domeinnaam te kopen van Verweerder. Toen de betreffende e-mails onbestelbaar waren heeft Eiser kennelijk besloten te trachten de Domeinnaam via een procedure onder de Regeling in handen te krijgen. Gezien de feiten en, met name, de veel oudere registratiedatum van de Domeinnaam van Verweerder en diens legitieme gebruik van de Domeinnaam, was van meet af aan duidelijk dat deze vordering in feite kansloos was. Van Eiser, die advocaat is en zelf de Eis heeft ingediend, had naar het inzicht van de Geschillenbeslechter verwacht mogen worden dat hij onderzoek had gedaan naar de Regeling en de geldende jurisprudentie daaronder, waaruit duidelijk zou zijn geworden dat het instellen van een vordering tegen Verweerder geen kans van slagen had en dus onnodig beslag zou leggen op Verweerder, het Instituut en de Geschillenbeslechter. Zou op de Eis de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) van toepassing zijn dan zou de Geschillenbeslechter hebben geoordeeld dat sprake is van Reverse Domain Name Hijacking. Die mogelijkheid bestaat - helaas - niet onder de Regeling. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de Eis af.
Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 14 januari 2014
Full & Egal Universal Law Academy