De Eiser is Skins Cosmetics B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Onel trademarks, Netherlands.
De Verweerder is Tachet Tekst Concept uit Den Haag, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (hierna: de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Hostnet BV. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 9 januari 2015. Het Instituut heeft op 12 januari 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 januari 2015 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 januari 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 februari 2015. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 6 februari 2015 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 12 februari 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
De Eiser is houder van de volgende merken (”Merken”):
- het Benelux woordmerk SKINS, met inschrijvingsnummer 857030 gedeponeerd op 18 november 2008, geregistreerd voor klassen 3, 35 en 44.
- het Benelux woord/beeldmerk SKINS COSMETICS, met inschrijvingsnummer 934154, gedeponeerd op 5 maart 2013, geregistreerd voor klassen 3, 35 en 44:
- het Benelux woord/beeldmerk SKINS COSMETICS, met inschrijvingsnummer 934159, gedeponeerd op 5 maart 2013, geregistreerd voor klassen 3, 35 en 44:
Tevens gebruikt Eiser sinds 2000 de handelsnaam Skins Cosmetics (“Handelsnaam”) op gebied van het uitbaten van een cosmeticawinkel en het geven van informatie over cosmetica en lichaamsverzorging.
De Eiser en de Verweerder zijn beiden actief in de cosmeticabranche.
SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat de Verweerder door eerste registratie op 30 september 2014 houder is geworden van de Domeinnaam. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
De Eiser stelt dat hij eigenaar is van de Merken, dat deze merken bekende merken zijn en dat hij ook onder de gelijkluidende Handelsnaam deelneemt aan het handelsverkeer in Nederland. De Domeinnaam is volgens de Eiser nagenoeg identiek aan de Merken en de Handelsnaam van de Eiser.
De Verweerder heeft, aldus de Eiser, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien de Verweerder geen ouder merk of oudere handelsnaam heeft en zij, alsmede de onderneming waaraan de Verweerder is verbonden, Ziaja als bedrijfs- en merknaam gebruikt en de benaming “skins cosmetics” verder niet gebruikt in het handelsverkeer.
De Eiser acht de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Naar mening van Eiser heeft de Verweerder de Domeinnaam geregistreerd om zodoende de Eiser te beletten deze te registreren. De consumenten en toeleveranciers van de Eiser kunnen de indruk krijgen dat de Verweerder alsmede de onderneming waaraan de Verweerder is verbonden (Ziaja) op enige wijze is gelieerd met de Eiser. Dat de Domeinnaam is geregistreerd nadat de Verweerder een sommatiebrief had ontvangen terzake een andere door de Verweerder geregistreerde domeinnaam (, zonder “s” na skin), bevestigt volgens Eiser dat de Verweerder te kwader trouw heeft gehandeld. B. Verweerder
De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Zie in dit kader Viacom International Inc. v. Ir Suryani,WIPO Case No. D2001-1443 “[s]ince the Respondent has not submitted any evidence and has not contested the contentions made by the Complainant, this Panel is left to render its decision on the basis of the uncontroverted contentions made, and the evidence supplied, by the Complainant. […] In the absence of any evidence to the contrary submitted by the Respondent, this Panel accepts in large measure (but not wholly) the submitted evidence and the contended factual and legal conclusions as proven by such evidence”.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
De Eiser heeft een kopie van een aantal merkregistraties overgelegd waaruit blijkt dat de Eiser houder is van de Merken. Deze Benelux merken kwalificeren als merk met gelding in Nederland.
Hoewel de Eiser hier zelf geen aandacht aan heeft besteed in haar eis, merkt de Geschillenbeslechter op dat het woordelement SKINS COSMETICS in de Merken, op zijn minst genomen enig beschrijvend karakter heeft ten opzichte van de waren waarvoor het wordt gebruikt – o.a. cosmetische producten voor (huid)verzorging – wat van invloed is op het onderscheidend vermogen en daarmee de beschermingsomvang van de Merken. Voor zover sprake is van aantasting van het onderscheidend vermogen van de Merken door het beschrijvend karakter van de woordelementen, geldt echter dat de Eiser bewijs heeft overgelegd waaruit voorshands genoegzaam blijkt dat sprake is van een mate van inburgering van de Merken, althans zeker van de combinatie van de woorden “skins” en “cosmetics”. De Geschillenbeslechter gaat, gelet op het feit dat geen verweer is gevoerd, uit van de geldigheid van de Merken en een op zijn minst redelijke mate van beschermingsomvang van de Merken. Daarnaast heeft Eiser bewijs ingediend van het bestaan en gebruik van Eiser’s handelsnaam Skins Cosmetics.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het Top-Level domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de Merken en Handelsnaam anderzijds (zie: Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Nu de woordelementen van de Merken en de Handelsnaam in zijn geheel zijn opgenomen in de Domeinnaam, stemt de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeen met de Merken en de Handelsnaam. De Domeinnaam verschilt in feite alleen door de toevoeging van de generieke en beschrijvende term “blog”. De toevoeging van een dergelijke generieke of beschrijvende term neemt echter het gevaar op verwarring met de Merken en de Handelsnaam niet weg (zie o.a. Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM,WIPO Case No. DNL2010-0024).
Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met de Merken en de Handelsnaam van de Eiser. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling dient de Eiser gemotiveerd te stellen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient de Eiser prima facie aannemelijk te maken dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft (zie: Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; en LEGO Juris A/S v. M. Moench,WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien de Eiser hieraan voldoet, dan rust op de Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
De Eiser heeft aangegeven dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien de Verweerder geen ouder merk of oudere handelsnaam heeft en zij de benaming “skins cosmetics” verder niet gebruikt in het handelsverkeer. De Eiser heeft verder aangegeven dat de Domeinnaam door de Verweerder niet wordt gebruikt en dat de Verweerder deze thans slechts geregistreerd houdt om de Eiser te beletten van de Domeinnaam gebruik te kunnen maken.
Op grond van het voorgaande heeft de Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, en heeft de Verweerder, omdat geen verweer is gevoerd, niet aangetoond dat zij wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft. Derhalve is ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Daar de registratie van de Domeinnaam van latere datum is dan de (intensief gebruikte) Merken en de Handelsnaam van de Eiser en omdat de Verweerder via een sommatiebrief ten aanzien van een vrijwel gelijkluidende domeinnaam gewezen is op de Merken en de Handelsnaam, meent de Geschillenbeslechter dat Verweerder op de hoogte is geweest of had moeten zijn van het bestaan van de Merken en de Handelsnaam van Eiser. Juist omdat de Domeinnaam door de Verweerder is geregistreerd kort na ontvangst van de voormelde sommatiebrief ten aanzien van een vrijwel gelijkluidende domeinnaam, is aannemelijk dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd om zodoende Eiser te beletten van de Domeinnaam gebruik te kunnen maken. Ook hier merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerder geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het tegendeel te bewijzen. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Willem Hoorneman
Geschillenbeslechter
Datum: 13 maart 2015
Full & Egal Universal Law Academy