Eiser is Stichting de Nationale Sporttotalisator uit Rijswijk, Nederland, vertegenwoordigd door Markeys, Nederland.
Verweerder is M. Samutoglu uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Stichting BURO PAS, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Webcreators Internet Services. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 16 april 2015. Het Instituut heeft op 20 april 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 april 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 april 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 11 mei 2015. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 12 mei 2015.
Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 28 mei 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Ondanks het feit dat het Verweerschrift te laat is ingediend, heeft de Geschillenbeslechter nota genomen van het (buitengewoon korte) daarin gestelde. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is de enige kansspelaanbieder die door de Nederlandse overheid in 1975 krachtens de Wet op de Kansspelen is aangewezen om sportprijsvragen en loterijen te organiseren.
Eiser heeft een groot aantal merkinschrijvingen voor TOTO en varianten op TOTO, waaronder een Benelux woordmerk voor TOTO geregistreerd op 27 september 1991 onder nummer 0501317.
De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 1 maart 2014. De Domeinnaam wordt door Verweerder niet actief gebruikt. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser beroept zich op zijn merk TOTO. Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiser.
Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam omdat Verweerder niet beschikt over merkrechten welke gelijk zijn aan of overeenstemmen met de Domeinnaam. Tevens beschikt Verweerder niet over een legitiem belang omdat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en er geen sprake is van niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam. Daarnaast wordt de Domeinnaam niet actief gebruikt.
Volgens Eiser is het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Eiser stelt dat Verweerder bekend had moeten zijn met de merkrechten van Eiser.
Voorts voert Eiser aan dat Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd om deze voor een hoger bedrag dan de (minimale) registratiekosten te verkopen. Volgens de informatie verstrekt door Eiser heeft Verweerder in eerste instantie gesteld de Domeinnaam over te willen dragen voor een kleine vergoeding welke de kosten van Verweerder zal dekken. Vervolgens zijn partijen in principe overeengekomen dat de Domeinnaam voor een bedrag van EUR 100 zou worden overgedragen. Verweerder is hier na het uitvoeren van nader onderzoek (samen met zijn advocaat) op teruggekomen en heeft toen een vergoeding van EUR 2,000 gevraagd. Eiser heeft dit voorstel niet aanvaard. Later heeft Verweerder aangegeven een bedrag van EUR 1,000 te willen ontvangen. Ook dit voorstel heeft Eiser niet aanvaard; vervolgens heeft Eiser de Eis bij het Instituut ingediend. B. Verweerder
In het door zijn juridische raadsman ingediende Verweerschrift laat Verweerder uitsluitend het volgende weten: “Verweer [sic] is bereid mee te werken aan een verkoop van de domeinnaam aan eiser, maar vindt het aangeboden bedrag veel te laag en niet reëel”. 6. Oordeel en Bevindingen
De Geschillenbeslechter oordeelt over de vordering met inachtneming van de Regeling.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiser heeft aangetoond dat zij rechthebbende is met betrekking tot het Benelux merk TOTO. Dit merk en de Domeinnaam zijn verwarringwekkend overeenstemmend omdat het element “TOTO” het kenmerkende deel is van de Domeinnaam.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het merk van Eiser anderzijds. De toevoeging “live” aan de Domeinnaam is beschrijvend van aard en daaraan kan eveneens voorbij worden gegaan.
Aangezien de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiser, oordeelt de Geschillenbeslechter dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
Op grond van artikel 3.1 van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Als onbetwist staat vast dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden (vergelijk artikel 3.1 sub a van de Regeling). Evenmin is gebleken dat Verweerder hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof of dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam.
Verweerder heeft derhalve geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
In de omstandigheden van deze zaak is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van het merk van Eiser.
Uit de e-mail van Verweerder van 9 november 2014 aan de gemachtigde van Eiser (bijlage 5 bij de Eis, zoals overgelegd door Eiser) volgt voorts dat Verweerder slechts bereid is de Domeinnaam over te dragen “indien uw cliënt bereid is een factuur ten bedrage van € 2000,- als vergoeding te voldoen”.
Ook uit het Verweerschift (zie hiervoor onder 5.B) blijkt dat Verweerder het door Eiser aangeboden bedrag van EUR 100 “veel te laag en niet reëel vindt”.
De Geschillenbeslechter begrijpt hieruit dat het belang van Verweerder bij registratie en behoud van de Domeinnaam uitsluitend is gelegen in de mogelijkheid deze tegen een geldelijke vergoeding – hoger dan de registratiekosten – over te dragen.
Mede gelet op artikel 3.2 sub a van de Regeling is de conclusie van de Geschillenbeslechter dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 is voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Dinant T. L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 1 juni 2015
Full & Egal Universal Law Academy