De Eiser is Maurice le Clercq et Fils - Kewlox - Maurice le Clercq en Zonen - Kewlox uit Eghezée, België, vertegenwoordigd door Racine, België.
De Verweerder is H & L Beheer B.V. uit Groenekan, Nederland vertegenwoordigd door Eblé Advocaten. 2. De Domeinnamen
De onderhavige domeinnamen en zijn geregistreerd bij SIDN via Hostnet BV. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 19 augustus 2016. Het Instituut heeft op 22 augustus 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 23 augustus 2016 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 25 augustus 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 14 september 2016. In navolging van een akkoord hierover tussen partijen, heeft het Instituut de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift verlengd tot 21 september 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 21 september 2016.
Op 27 september 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 24 oktober 2016 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 8 november 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
De Eiser is een fabrikant van meubelen die de volgende naar Nederlands recht beschermde merken heeft:
- Benelux merkregistratie voor het beeldmerk KEWLOX (inschrijvingsnummer 29603) dat is geregistreerd op 1 juli 1972 voor waren in klassen 19 en 20, waaronder meubelen;
- Benelux merkregistratie voor het beeldmerk KEWLOX (inschrijvingsnummer 842169) dat is geregistreerd op 1 juli 1972 voor waren in klassen 19 en 20, waaronder meubelen;
- Europese Unie merkregistratie voor het Uniebeeldmerk KEWLOX PREMIUM (inschrijvingsnummer 14020762) dat is geregistreerd op 8 september 2015 voor waren en diensten in klassen 20, 35 en 42, waaronder meubelen;
- Europese Unie merkregistratie voor het Uniewoordmerk KEWLOX (registratienummer 14020697) dat is geregistreerd op 8 september 2015 voor waren en diensten in klassen 20, 35 en 42, waaronder meubelen.
De merkregistraties worden tezamen als het "Merk" aangeduid.
De onderhavige domeinnaam is geregistreerd op 6 april 1999 en de Verweerder is houder sinds 7 april 2016. De onderhavige domeinnaam is geregistreerd op 3 januari 2013 en de Verweerder is houder sinds 25 september 2014. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Volgens de Eiser geldt ten aanzien van de in paragraaf 4 genoemde beeldmerken dat steeds de nadruk ligt op het woordelement "Kewlox" en dat de figuratieve elementen slechts bijkomend zijn. De onderhavige domeinnamen zijn volgens de Eiser identiek aan, althans stemmen verwarringwekkend overeen met het Merk omdat de domeinnaam het Merk in zijn geheel incorporeert en de domeinnaam daaraan enkel het beschrijvende element "kasten" toevoegt. De Eiser wijst er op dat de onderhavige domeinnamen oorspronkelijk door zijn distributeur Kasten Nederland B.V., waarvan de directeur tevens directeur van de Verweerder is, zijn geregistreerd. De samenwerking met genoemde vennootschap is door de Eiser op 20 januari 2015 stopgezet omdat Kasten Nederland B.V. op 30 december 2014 failliet is verklaard. Vlak voor dit faillissement zijn de onderhavige domeinnamen, buiten medeweten van de Eiser, overgedragen aan de Verweerder die nooit enige contractuele band met de Eiser heeft gehad en niet gerechtigd is de merkproducten van de Eiser te distribueren.
De Eiser stelt voorts dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnamen omdat de Verweerder, die geen distributeur van de Eiser is, de onderhavige domeinnamen te kwader trouw heeft verkregen en deze gebruikt om identieke en/of soortgelijke waren aan te bieden met gebruik van het Merk. De Verweerder gebruikt de onderhavige domeinnamen uitsluitend om internetbezoekers door te verwijzen naar websites waarop producten worden aangeboden die concurreren met die van de Eiser, alsmede slaafse kopieën van de producten van de Eiser. Het laatste houdt volgens de Eiser tevens in dat de Verweerder de onderhavige domeinnamen te kwader trouw gebruikt. Aan sommaties van de Eiser om het middels de onderhavige domeinnamen inbreukmakende handelen te staken heeft de Verweerder geen gehoor gegeven. B. Verweerder
De Verweerder heeft aangevoerd dat hij aandeelhouder is van de Eiser. Tevens heeft Van Walraven, de directeur van de Verweerder, met zijn besloten vennootschap Kasten Nederland B.V. een overeenkomst met de Eiser gesloten die nooit is opgezegd. De Verweerder en Van Walraven hebben volkomen legaal als eerste de domeinnaam geregistreerd om daarmee producten onder het Merk in de Benelux te gaan verkopen. De registratie van de domeinnaam is volgens de Verweerder met toestemming van de Eiser verricht. Omdat de registratie van de domeinnaam rechtmatig is verricht kan de Eiser volgens de Verweerder niet zomaar, zonder daarvoor een tegenprestatie te leveren, de domeinnaam terug verlangen.
De domeinnaam is bovendien niet actief en wordt niet gebruikt door de Verweerder. De Verweerder heeft verschillende malen aan de Eiser aangeboden om hem deze domeinnaam te verkopen tegen redelijke voorwaarden, maar daar is de Eiser niet op ingegaan. De Verweerder voert voorts aan dat het enkele bezit – anders dan actief gebruik – van de domeinnaam geen inbreuk op het Merk oplevert. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:
a. de onderhavige domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b. de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnamen; en
c. de onderhavige domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.
Deze gronden worden hierna besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Om te beoordelen of de onderhavige domeinnamen identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de rechten waarop de Eiser zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domain ".nl" buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De in paragraaf 4 genoemde beeldmerken van de Eiser bevatten alle de term "kewlox" in grote letters op een zodanige manier dat de grafische elementen (en in geval van Uniemerk 14020762 ook het woord "premium") daaraan ondergeschikt zijn en "kewlox" het dominante bestanddeel van het Merk is. De domeinnaam bevat enkel het Merk en is derhalve identiek aan het Merk. De domeinnaam bevat naast het Merk de aanduiding "kasten" die beschrijvend is voor producten van de Eiser die onder het Merk worden aangeboden en die het verwarringsgevaar niet wegneemt.
Er is derhalve voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
De Eiser moet aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnamen heeft. Aan dit vereiste is door de Eiser voldaan indien hij prima facie aantoont dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnamen en indien de Verweerder nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als onder meer genoemd in artikel 3.1 van de Regeling.
De Eiser erkent dat zijn toenmalige distributeur Kasten Nederland B.V. de onderhavige domeinnamen, blijkbaar met instemming van de Eiser, heeft geregistreerd en gebruikt. De Eiser betwist dat de Verweerder ooit zijn distributeur is geweest en derhalve ooit toestemming heeft gehad om de onderhavige domeinnamen van Kasten Nederland B.V. over te nemen en/of te gebruiken. De Verweerder vereenzelvigt zich evenwel met Kasten Nederland B.V. en stelt een distributieovereenkomst met de Eiser te hebben die nooit is opgezegd, en toestemming te hebben van de Eiser om de onderhavige domeinnamen te registeren. De Verweerder legt, zonder nadere toelichting, vier overeenkomsten over waarop zijn stellingen zijn gebaseerd. Voor zover van belang constateert de Geschillenbeslechter dat de Eiser bij overeenkomst van 12 maart 2008 heeft erkend dat de Verweerder zijn distributeur is en toestaat dat Hilde Jansen Trading B.V., die sinds 3 januari 2000 distributeur is van de Eiser, zijn activiteiten in de Verweerder onderbrengt. Ook heeft de Verweerder een overeenkomst van 1 mei 2014 overgelegd betreffende de verkoop door Kasten Nederland B.V. van zijn "Webshop met alle verplichtingen die daarbij horen jegens leveranciers van [verkoper]" aan de Verweerder. Alhoewel de overeenkomst dit niet expliciet stelt neemt de Geschillenbeslechter aan dat de Verweerder hieraan zijn recht op de onderhavige domeinnamen ontleent. Uit het voorgaande volgt in ieder geval dat de stelling van de Verweerder dat hij sinds 2000 distributeur van de Eiser is, juist zou kunnen zijn. Hieraan doet niet af dat de Eiser heeft gesteld dat de samenwerking met Kasten Nederland B.V. in januari 2015 is stopgezet, omdat deze vennootschap immers voordien failliet is gegaan, en het niets zegt over eventuele samenwerking met de Verweerder.
De Verweerder voert echter aan dat hij de domeinnaam niet meer gebruikt. Over de domeinnaam rept de Verweerder in het geheel niet. Alhoewel het er op lijkt dat de distributieverhouding tussen partijen in ieder geval de facto is geëindigd, leent deze administratieve procedure zich er niet voor om dit nader te onderzoeken. Maar zelfs als er nog een geldige distributieovereenkomst tussen de Eiser en de Verweerder zou zijn, helpt dit de Verweerder in deze casus niet omdat de Verweerder niet, of onvoldoende, de met bewijsstukken gestaafde stelling van de Eiser heeft betwist dat hij de onderhavige domeinnamen, in ieder geval in februari, juli en augustus 2016, heeft gebruikt om internetbezoekers door te linken naar websites van concurrenten van de Eiser die soms, zo begrijpt de Geschillenbeslechter de stelling van de Eiser, illegale kopieën van de meubelen van de Eiser aanbieden. Een zodanig gebruik van de onderhavige domeinnamen is niet te goeder trouw en rechtvaardigt geen recht of legitiem belang van de Verweerder in verband met de onderhavige domeinnamen.
Er is derhalve door de Eiser voldaan aan het vereiste onder artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat de Eiser aantoont dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnamen te kwader trouw is.
Uit het hiervoor besproken feit dat de Verweerder de onderhavige domeinnamen heeft gebruikt om internetbezoekers door te linken naar websites van concurrenten van de Eiser, waarop soms inbreukmakende producten worden aangeboden, heeft de Eiser genoegzaam aangetoond dat de onderhavige domeinnamen te kwader trouw zijn gebruikt. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de onderhavige domeinnamen en zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 11 november 2016
Full & Egal Universal Law Academy