Eiser is Groenkreatief v.o.f. uit Achterveld, Nederland, intern vertegenwoordigd.
Verweerder is Hoveniersbedrijf “Groen Kreatief” uit Bemmel, Nederland, vertegenwoordigd door Holla Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via SoHosted B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 september 2016. Het Instituut heeft op 26 september 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 27 september 2016 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 september 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 18 oktober 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 17 oktober 2016.
Op 19 oktober 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 18 november 2016 heeft SIDN partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Gregor Vos op 24 november 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser oefent sinds 1990 een hoveniersbedrijf uit en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam Groenkreatief v.o.f. Eiser is gevestigd in Achterveld (provincie Utrecht) en maakt in de uitvoering van zijn bedrijf gebruik van de domeinnamen en .
Op 31 december 1996 heeft Eiser een merkregistratie aangevraagd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”), welke registratie op 1 november 1997 is gepubliceerd onder inschrijvingsnummer 0606222. Het aangevraagde beeldmerk bevat een beeldelement en het woordbestanddeel “groenkreatief”.
Verweerder oefent sinds 1 oktober 1997 onder de naam “Hoveniersbedrijf ‘Groen Kreatief’” een hoveniersbedrijf dat is gevestigd in Bemmel (provincie Gelderland). Op 4 juni 2003 heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd, waaronder Verweerder een website exploiteert met betrekking tot de door hem uitgevoerde diensten. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser roept een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam in, alsmede zijn merkregistratie bij het BBIE.
Eiser stelt verder dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Eiser stelt hierbij dat Verweerder heeft verzuimd onderzoek te doen naar bestaande handelsnamen ten tijde van het doen van zijn Kamer van Koophandel inschrijving. Hiermee zou Verweerder hebben meegelift op de bekendheid van Eiser. Dit heeft zich volgens Eiser eveneens voorgedaan bij het registreren van de Domeinnaam, waarbij Verweerder volgens Eiser verzuimd heeft te anticiperen op het bestaan van zijn handelsnaam.
Ook zouden de verschillen tussen de domeinnamen van Eiser en de Domeinnaam dusdanig klein zijn dat verwarring kan ontstaan. Eiser stelt daarbij onder meer dat deze kans op verwarringsgevaar bestaat omdat de domeinnamen van Eiser en de Domeinnaam van Verweerder enkel in het gebruik van een streepje verschillen.
Eiser stelt voorts dat sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam. Hierbij verwijst Eiser allereerst naar de omstandigheid dat Verweerder onvoldoende onderzoek zou hebben gedaan naar gelijkende handelsnamen. Voorts stelt Eiser dat Verweerder zogenoemde “SEO” (search engine optimization) “trucs” toepast, waardoor bewust verwarring tussen beide domeinnamen wordt gecreëerd. B. Verweerder
Verweerder stelt dat Eiser geen beroep kan doen op zijn merkregistratie. Volgens Verweerder bestaat het merk uit een woordbestanddeel en een beeldelement, waarbij de bescherming beperkt is tot het beeldelement omdat het woordbestanddeel “groenkreatief” louter beschrijvend is voor hoveniersdiensten. Volgens Verweerder oefent een hovenier een creatief beroep uit, en wordt “groen” door Van Dale omschreven als een benaming voor “het gebladerte van de bomen […]” en “plantsoenen, bermen e.d.”. Voorts stelt Verweerder een proefdepot bij het BBIE te hebben verricht voor het woord “Groenkreatief” voor hoveniersdiensten, welke zou zijn afgewezen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Daarin ziet Verweerder bevestiging van zijn standpunt. Volgens Verweerder volgt uit vaste rechtspraak dat de beschermingsomvang van een woord/beeldmerk, waarvan het woordbestanddeel louter beschrijvend is, zich slechts uitstrekt tot de visuele bestanddelen oftewel het beeldelement.
Ook meent Verweerder dat het beroep op de handelsnaam van Eiser faalt, omdat Eiser en Verweerder niet in hetzelfde geografische gebied opereren. Verweerder stelt dat hoveniersbedrijven hun diensten slechts in een beperkte territoriale kring aanbieden en dat de gebieden waarin Eiser en Verweerder actief zijn (respectievelijk de provincie Utrecht en de provincie Gelderland) elkaar niet overlappen. Hierdoor is volgens Verweerder geen verwarringsgevaar te duchten. Daarbij stelt Eiser dat beide partijen elkaar in de praktijk niet tegenkomen en ook niet met elkaar concurreren. Dat Eiser een website heeft maakt volgens Verweerder nog niet dat de bescherming van de handelsnaam zich alleen al daardoor uitstrekt tot heel Nederland.
Het enkele feit dat tussen beide domeinnamen verwarring kan ontstaan, is volgens Verweerder onvoldoende voor het inwilligen van de Eis. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat consumenten de onderneming van Verweerder met die van Eiser zullen verwarren of menen dat beide aan elkaar gelieerd zijn.
Voorts stelt Verweerder dat hij een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de naam “Hoveniersbedrijf ‘Groen Kreatief’” sinds zijn oprichting op 1 oktober 1997 en heeft de Domeinnaam, die correspondeert met zijn eigen handelsnaam, reeds op 4 juni 2003 geregistreerd. Dit betekent volgens Verweerder dat Eiser in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt, nu Verweerder onredelijk in zijn positie zou worden benadeeld in geval Eiser zijn merk- en handelsnaamrechten alsnog geldend zou kunnen maken.
Verweerder stelt bovendien de Domeinnaam te goeder trouw te hebben geregistreerd en te gebruiken. Volgens Verweerder doet geen van de in artikel 3.2 van de Regeling genoemde omstandigheden zich voor en is geen sprake van andere omstandigheden die maken dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Verweerder herhaalt hierbij de handelsnaam en Domeinnaam al sinds langere tijd te gebruiken en stelt onder de Domeinnaam een website te hanteren waarop hij zijn onderneming introduceert aan de consumenten in zijn regio.
Tot slot stelt Verweerder betreffende de genoemde “SEO-trucs” dat Eiser heeft nagelaten te onderbouwen waaruit deze bestaan en dat dit verwijt derhalve ongegrond is. De omstandigheid dat Verweerder onder zijn handelsnaam actief is op sociale media maakt volgens Verweerder niet dat de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser te stellen en bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Als aan één van deze vereisten niet is voldaan, dan wordt de Eis afgewezen. De bovenstaande gronden zullen hierna afzonderlijk worden besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Met betrekking tot de bescherming op grond van het door Eiser ingebrachte beeldmerk, heeft Verweerder gemotiveerd dat de bescherming daarvan beperkt is tot het figuratieve bestanddeel. Het woordbestanddeel “groenkreatief” zou beschrijvend zijn voor de betrokken diensten en daardoor niet beschermd zijn.
Voorop staat dat de Geschillenbeslechter op basis van de Regeling enkel kan oordelen over de waardering van het voorgelegde bewijsmateriaal (vgl. AB Svenska Spel v. Niklas Bråthén,WIPO Zaaknr. D2001-13881). Sowieso behoeft de Geschillenbeslechter niet te oordelen over de reikwijdte van ingeroepen merkrechten, want onweersproken is gebleven dat Eiser een geldige handelsnaam heeft, enkel de beschermingsomvang daarvan is bestreden. Om die reden kan de Geschillenbeslechter de verdere beoordeling van de vraag of de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemmend is, dan ook beperken tot de door Eiser gevoerde handelsnaam.
Eiser heeft, onder verwijzing naar zijn inschrijving in het handelsregister gesteld dat hij “Groenkreatief” sinds 1990 als handelsnaam gebruikt. Dit handelsnaamgebruik is door Verweerder onweersproken gebleven. Verweerder bestrijdt dat sprake is van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen, gelet op het verschil in de regio’s waar beide ondernemingen actief zijn. In het kader van de beoordeling van artikel 2.1 sub a van de Regeling gaat de Geschillenrechter hieraan voorbij, omdat het bij deze beoordeling gaat om de simpele vergelijking tussen de onderhavige domeinnaam en de ingeroepen rechten. Dat is een andere vraag dan die uit het merkenrecht of handelsnaamrecht, waarbij bijvoorbeeld ook relevant zijn de betrokken waren of diensten, gemiddelde consument en het geografische gebied waarin wordt geopereerd (vgl. Rockwool International A/S v. / US Rockwool LLC, formerly US Fireproofing LLC,WIPO Zaaknr. D2013-1022).
Bij het vergelijken van de handelsnaam van Eiser met de Domeinnaam, wordt het Top-Level Domain “.nl” buiten beschouwing gelaten (vgl. Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Dit maakt dat het enige verschil tussen de handelsnaam van Eiser en de Domeinnaam in kwestie een verbindingsstreepje is, dat wordt beschouwd als een ondergeschikt verschil waaraan voorbij kan worden gegaan (vgl. Live Nation Worldwide, Inc. en Mojo Concerts B.V. v. M. Moench,WIPO Zaaknr. DNL2009-0057). Hiermee is de Domeinnaam naar het oordeel van de Geschillenbeslechter identiek aan de door Eiser ingeroepen handelsnaam.
Het voorgaande brengt met zich dat Eiser heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
Om te voldoen aan artikel 2.1 sub b van de Regeling, zal Eiser een negatief feit moeten bewijzen. Omdat een negatieve bewijslast lastig te vervullen is, is het voldoende dat Eiser prima facie aannemelijk maakt dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, verschuift de bewijslast naar de Verweerder, die dan zal moeten aantonen een recht op of legitiem belang hij de Domeinnaam te hebben.
Eiser heeft enkel gesteld dat Verweerder heeft verzuimd te anticiperen op het bestaan van Eiser en heeft kunnen meeliften op de naamsbekendheid van Eiser. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter maakt Eiser hiermee niet prima facie aannemelijk dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. De latere registratie van een domeinnaam hoeft op zichzelf immers nog niet in de weg te staan aan een legitiem belang bij deze domeinnaam.
Uit de voorliggende stukken is aannemelijk geworden dat Verweerder al enige tijd een onderneming drijft onder de naam “Hoveniersbedrijf ‘Groen Kreatief’”. Dat duidt op een legitiem belang van Verweerder bij de Domeinnaam. Opmerking verdient wel dat de enkele verwijzing naar een inschrijving in het Nederlandse handelsregister nog geen gebruik van een handelsnaam aantoont.
Het voorgaande brengt met zich dat Eiser niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de in artikel 3.2 van de Regeling genoemde omstandigheden. De Geschillenbeslechter volgt Verweerder in zijn stelling dat die omstandigheden zich hier niet voordoen. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Domeinnaam, die correspondeert met de handelsnaam van Verweerder, wordt gebruikt om een website te exploiteren met betrekking tot de onder die handelsnaam gevoerde onderneming.
Eiser heeft aanvullende omstandigheden gesteld die volgens Eiser relevant zouden zijn voor het oordeel of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Daarbij gaat het om het gebruik van
e-mailadressen die lijken op die van Eiser en het gebruik van “SEO-trucs” door Verweerder, waarmee Verweerder volgens Eiser zou meeliften op de reputatie van Eiser. Hoewel de in artikel 3.2 van de Regeling genoemde omstandigheden weliswaar niet limitatief zijn, heeft Eiser nagelaten deze gestelde nadere omstandigheden te onderbouwen dan wel nagelaten te motiveren waarom deze gestelde nadere omstandigheden tot een vaststelling van registratie of gebruik te kwader trouw zouden moeten leiden.
Het voorgaande brengt met zich dat Eiser niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling.
Samenvattend volgt uit het voorgaande dat Eiser niet heeft voldaan aan elk van de vereisten van artikel 2.1 van de Regeling. Daardoor kan de vordering van Eiser niet worden toegewezen. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Gregor Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 20 december 2016
1 Hoewel de Eis is ingediend onder de Regeling, en niet onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), zal de Geschillenbeslechter, vanwege de overeenkomsten tussen deze regelingen, verwijzen naar UDRP precedent indien van toepassing.
Full & Egal Universal Law Academy