Eiser is PC Hooft Groep B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Abcor B.V., Nederland.
Verweerder is Heavenly Group B.V. uit Nijmegen, Nederland. 2. De Domeinnamen
De onderhavige domeinnamen en (de "Domeinnamen") zijn geregistreerd bij SIDN via The Registrar Company B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 11 augustus 2017. Het Instituut heeft op dezelfde datum per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 14 augustus 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd.
Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 augustus 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 september 2017. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 6 september 2017 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 20 september 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
De rechtsvoorganger van Eiser, Coöperatie PC, is in 1931 opgericht. De Coöperatie PC heeft in 2004 al haar activiteiten en activa ondergebracht in Eiser. In de jaren vijftig en zestig werd 80 procent van alle uitvaarten in Amsterdam verzorgd door de rechtsvoorganger van Eiser. Het element "PC" in de naam van Eiser verwijst naar de de P.C. Hooftstraat in Amsterdam, waar het eerste hoofdkantoor van de coöperatie was gevestigd. Eiser heeft een groot aantal uitvaartlocaties in eigen beheer in Noord West Nederland, onder meer in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Hoorn, Almere, Haarlemmermeer en Alphen aan den Rijn.
Eiser is houder van de volgende merkregistraties (de "Merken"):
- Benelux merkregistratie nr. 152066 woordmerk PC, depotdatum 6 maart 1987, met gebruik sinds 1981;
- Benelux merkregistratie nr. 758706 logo PC, depotdatum 15 juli 2004;
- Benelux merkregistratie nr. 1011159 logo PC UITVAART, depotdatum 6 maart 2017.
Uit een in 2016 door een onderzoeksbureau verricht naamsbekendheidonderzoek zou blijken dat Eiser een spontane naamsbekendheid heeft van 20 procent (Vraag: welke uitvaartorganisatie kent u?) en een geholpen bekendheid van 77 procent (Vraag: heeft u wel eens van een van deze organisaties gehoord).
Eiser heeft ook voor door haar beheerde locaties merkregistraties verricht, bestaande uit de naam van de vestigingsplaats in combinatie met "crematorium" en de letters "PC", zoals Crematorium Hoorn PC en Crematorium Alphen aan den Rijn PC.
Op 10 maart 2017 is het merkdepot van het logo PC Uitvaart gepubliceerd. Op 9 april 2017 heeft Crematorium Alphen aan den Rijn via haar Facebookpagina het nieuwe logo PC UITVAART verspreid.
Op 11 en 14 april 2017 heeft Eiser een nieuwsbrief gestuurd naar al haar 55.000 leden met de mededeling dat de naam gewijzigd wordt naar "PC Uitvaart". Op 12 april 2017 heeft Eiser via haar Facebookpagina bekendgemaakt dat zij onder haar nieuwe naam "PC Uitvaart" aanwezig zal zijn op de uitvaartbeurs in Amsterdam op 22 april 2017.
Verweerder heeft op 26 april 2017 de domeinnaam geregistreerd en de domeinnaam op 21 april 2017. Aan de Domeinnamen is geen actieve website gekoppeld.
Verweerder is een concurrent van Eiser, die tevens gebruik maakt van de bij Eiser in beheer zijnde uitvaart faciliteiten. Verweerder heeft bij e-mail van 22 mei 2017 aan Eiser aangeboden de Domeinnamen over te dragen tegen betaling van EUR 4.500 en op voorwaarde dat Eiser na overdracht aan Verweerder 15 procent korting geeft op alle facturen voor het gebruik van de uitvaartcentra van Eiser en een korting van 19 procent op alle facturen voor het gebruik van de crematoria van Eiser. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser is van mening dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken, omdat de Domeinnamen beginnen met het element "PC", gevolgd door het beschrijvende niet-onderscheidende woord "uitvaart" hetgeen de diensten beschrijft die door Eiser worden aangeboden. Volgens Eiser vergroot de toevoeging van "uitvaart" de kans op verwarring omdat Eiser sinds ruim 85 jaar uitvaarten verzorgt en verzekert, daarvoor al decennia lang het element "PC" gebruikt, ook als seriemerk voor haar diensten op het gebied van uitvaarten. Daarbij is naar mening van Eiser verder van belang dat de Merken in Noord West Nederland bekende merken zijn, onder meer vanwege het langdurig gebruik daarvan in verband met uitvaarten. In dit verband verwijst Eiser ook naar het verrichte naamsbekendheidonderzoek.
Eiser stelt dat hij Verweerder niet heeft geautoriseerd om gebruik te maken van de Merken, Verweerder geen licentie heeft verleend om de Merken te mogen gebruiken in relatie tot uitvaarten, noch om domeinnamen te registreren waarin de Merken worden gebruikt. Volgens Eiser staat Verweerder niet bekend onder de naam "PC Uitvaart" of "PC-Uitvaart" en is er geen bewijs dat Verweerder zich onder deze naam heeft gepresenteerd of dat er voorbereidingen zijn getroffen om onder deze naam actief te gaan worden. Eiser heeft een merkonderzoek naar merken PC UITVAART in de Benelux verricht dat volgens hem geen merkinschrijving op naam van Verweerder heeft opgeleverd.
Eiser wijst erop dat de Domeinnamen inactief zijn, zodat Verweerder deze niet voor legitieme,
niet-commerciële doeleinden gebruikt, terwijl Verweerder ook geen handelsnaamrechten kan hebben opgebouwd. Wel heeft Verweerder na registratie van de domeinnaam volgens Eiser gedurende korte tijd deze domeinnaam gebruikt om door te linken naar een website van Verweerder onder de domeinnaam , waarop Verweerder concurrerende diensten aanbiedt. Op verzoek van Eiser zou Verweerder deze koppeling vervolgens hebben verwijderd.
Eiser wijst erop dat de domeinnaam door Verweerder is geregistreerd na publicatie van het merkdepot van het logo PC UITVAART van Eiser en korte tijd nadat Eiser via haar nieuwsbrief en op Facebook had aangekondigd haar naam te veranderen in PC UITVAART.
Ten aanzien van de domeinnaam brengt Eiser naar voren dat deze weliswaar op 30 april 2014 is vastgelegd, maar dat de registratie laatstelijk is gewijzigd op 21 april 2017. Uit de publiek toegankelijke WhoIs blijkt niet wat deze wijzigingen hebben ingehouden, maar Eiser neemt aan dat op die datum de houder is gewijzigd in de naam van Verweerder en stelt dat dan deze verhuizing gezien moet worden als een nieuwe registratie. Beide registraties zijn naar het oordeel van Eiser te kwader trouw verricht, mede omdat Verweerder als concurrent van Eiser – en gebruiker van enkele van Eiser's faciliteiten – ten tijde van de registratie op de hoogte was van de Merken. In ieder geval had Verweerder de Merken eenvoudig kunnen vinden door merkenonderzoek te doen, aldus Eiser. Daaraan voegt Eiser toe dat registratie van een domeinnaam waarin een bekend merk is opgenomen een voorbeeld kan zijn van registratie te kwader trouw volgens vaste jurisprudentie onder de Geschillenregeling. Verder wijst Eiser erop dat volgens vaste jurisprudentie onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") van ICANN, waarop de Regeling is gebaseerd, registratie van een domeinnaam, direct na het wereldkundig maken van een nieuwe naam, een indicatie is dat de verweerder wist van de bekendmaking. Eiser stelt verder dat Verweerder door registratie van een met de nieuwe naam overeenstemmende domeinnaam tracht voordeel te trekken uit de verwarring die hierdoor ontstaat bij de consument en te profiteren van het verkeer dat het gebruik van de betwiste domeinnaam genereert, hetgeen leidt tot de conclusie dat de betreffende domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.
Eiser wijst tenslotte op het aanbod van Verweerder de Domeinnamen over te dragen tegen betaling van een bedrag en korting op toekomstige facturen, hetgeen in waarde de kosten van de registratie van de Domeinnamen ruim overstijgt, hetgeen volgens Eiser een teken is dat Verweerder tracht Eiser te belemmeren in het handelsverkeer gebruik te maken van de Domeinnamen dan wel hier een groot financieel voordeel uit wenst te halen. B. Verweerder
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met:
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en
c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt.
Nu er geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter op grond van artikel 10.3 van de Regeling het geschil op basis van de Eis te beslechten. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
De Geschillenbeslechter voegt hier aan toe dat de Regeling is gebaseerd op de genoemde UDRP. De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP – onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt – heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiser heeft kopieën overgelegd van de registratiecertificaten van de Merken en voor deze procedure is voldoende aannemelijk dat hij rechthebbende is op de Merken.
De Merken en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen, omdat de Domeinnamen het element "PC" bevatten, hetgeen het dominerende element is in de Merken. De toevoeging van het beschrijvende woord "uitvaart" maakt dit niet anders, nu "PC" in deze samenstelling het kenmerkende element is (zie Loders Croklaan B.V. v. Lovsk Buganov,WIPO Zaaknr. DNL2016-0009; zie ook WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0"), sectie 1.9).
Het country code Top-Level Domain ".nl" is een technisch registratievereiste dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij dit oordeel (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft.
Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser dit prima facie aantoont, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen,WIPO Zaaknr. D2009-0701).
Op grond van de onweersproken stellingen van Eiser staat vast dat Verweerder geen toestemming had om de Domeinnamen of de Merken te gebruiken en niet voorafgaand aan het geschil bekend was onder de Domeinnamen of de Merken. Nu Verweerder de Domeinnamen niet gebruikt is evenmin sprake van legitiem niet-commercieel gebruik.
Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Op basis van de stukken en de onweersproken stellingen van Eiser is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van de Merken toen hij de domeinnaam registreerde en de domeinnaam op zijn naam liet stellen. De Merken worden immers sedert 1981 gebruikt, terwijl Eiser behoort tot een van de grootste uitvaartondernemingen in Nederland, in welke branche Verweerder eveneens actief is. Daarbij is in de Domeinnamen het element "PC" verbonden met "uitvaart", hetgeen voor de Geschillenbeslechter bevestigt dat Verweerder de Merken kende. Verweerder heeft de Domeinnamen aan Eiser ter overname aangeboden voor een bedrag dat de registratiekosten vele malen overschrijdt, waarbij hij als tegenprestatie ook anderzins commercieel voordeel heeft verlangd in de vorm van korting op het gebruik van faciliteiten van Eiser, hetgeen erop duidt dat Verweerder de Domeinnamen hoofdzakelijk heeft geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan Eiser of een van diens concurrenten.
Op basis van deze overwegingen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.1 onder c van de Regeling. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen en zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 4 oktober 2017
Full & Egal Universal Law Academy