Eiser is Grass Valley K.K. uit Kobe, Japan, vertegenwoordigd door Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V., Nederland.
Verweerder is Dumont Video Editing uit Roosendaal, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via AutoDNS. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 september 2017. Het Instituut heeft op dezelfde dag per email een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 27 september 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 2 oktober 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 22 oktober 2017. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 24 oktober 2017 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 1 november 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is onder meer actief op het gebied van software voor gebruik bij de opmaak en montage van video-, film- en audio-opnamen. Op basis van een merkaanvraag van 17 januari 2003 is hij houder van het Europese Unie (“EU”) woordmerk EDIUS, geregistreerd op 8 november 2004 met inschrijvingsnummer 003029071, geregistreerd voor klasse 9 (het “Merk”)
SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat Verweerder door wijziging van de registratie op 1 december 2009 houder is geworden van de Domeinnaam. De website onder de Domeinnaam werd tot 1 januari 2016 gebruikt om dezelfde of gelijksoortige producten aan te bieden als de producten waarvoor het merk van Eiser is geregistreerd (de “Website”); Eiser heeft dienaangaande screenshots met de Eis ingediend. Per 1 januari 2016 is de Website niet meer actief, althans verschijnt de tekst “EDIUS.nl is sinds 1 januari 2016 gesloten”. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser stelt dat hij eigenaar is van het Merk, welk al op 17 januari 2003 is aangevraagd. De Domeinnaam is volgens Eiser nagenoeg identiek aan het Merk.
Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien Verweerder geen toestemming heeft gekregen voor het gebruik van het Merk, geen (ouder) merk heeft en hij het merk EDIUS verder niet rechtmatig gebruikt in het handelsverkeer.
Eiser acht de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Naar mening van Eiser heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd om zodoende commercieel gewin te halen uit de bekendheid van het Merk, zonder daarvoor toestemming te vragen van de merkhouder. Verweerder lokt, door de Domeinnaam te registreren en (in ieder geval tot 2016) de Website actief te gebruiken onder deze naam, potentiële klanten naar de Website zonder dat duidelijk was voor deze klanten dat de onderneming van Verweerder een andere is dan die van Eiser. De kwade trouw blijkt er tevens uit dat EDIUS een fantasiewoord is dat naar alle waarschijnlijkheid niet toevallig door Verweerder is gekozen. B. Verweerder
De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen
Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Eiser heeft een kopie van een merkregistratie overgelegd waaruit blijkt dat Eiser houder is van het Merk. Dit EU merk kwalificeert als een naar Nederlands recht beschermd merk in de zin van artikel 2.1(a) van de Regeling.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het Top-Level Domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het Merk anderzijds (zie: Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter merkt op dat het woordmerk EDIUS in zijn geheel is opgenomen in de Domeinnaam.
Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk van Eiser. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling dient Eiser gemotiveerd te stellen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient Eiser dit prima facie aannemelijk te maken (zie: Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; en LEGO Juris A/S v. M. Moench,WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien Eiser hieraan voldoet, dan rust op Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij wel degelijk een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.
Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft, aangezien Verweerder geen (ouder) merk heeft en hij het merk EDIUS niet rechtmatig gebruikt in het handelsverkeer.
Op grond van het voorgaande heeft Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Omdat geen verweer is gevoerd, heeft Verweerder niet aangetoond dat hij wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft. De Geschillenbeslechter verwijst voorts naar de overwegingen onder sectie 6.C. Derhalve is ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Daar de registratie van de Domeinnaam van latere datum is dan het Merk van Eiser, het woord “edius” een fantasiewoord is en gezien het (voorgaande) gebruik van de Website voor verkoop van producten die gelijk zijn althans overeenstemmen met de producten van Eiser, is het voor de Geschillenbeslechter duidelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van het merkrecht van Eiser.
Het feit dat Verweerder de betreffende Domeinnaam heeft geregistreerd en (voorheen) heeft gebruikt om producten te verkopen onder de naam EDIUS (en mogelijk ook gelijksoortige producten), wekt de indruk dat Verweerder een commercieel voordeel wil en heeft willen behalen van het Merk ten koste van Eiser. Verweerder heeft daarmee op de koop toegenomen dat er een kans bestaat dat een Internetgebruiker een commerciële band veronderstelt tussen Verweerder, dan wel de door hem aangeboden producten, en het Merk (en de producten) van Eiser. Het is aldus aannemelijk dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt. Daarnaast acht de Geschillenbeslechter het te kwader trouw dat Verweerder Eiser thans verhindert de Domeinnaam te gebruiken. Daarmee is ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Willem Hoorneman
Geschillenbeslechter
Datum: 22 november 2017
Full & Egal Universal Law Academy