Eiser is XS4ALL Internet B.V. uit Amsterdam, Nederland, intern vertegenwoordigd.
Verweerder is Wim Koopman, Silvercloud Computing uit Nijkerk, Nederland. 2. De Domeinnamen
De onderhavige domeinnamen en (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Realtime Register. 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 20 september 2018. Het Instituut heeft op dezelfde dag per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 september 2018 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 september 2018 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 18 oktober 2018. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 18 oktober 2018.
Op 25 oktober 2018 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 13 november 2018 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 29 november 2018 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser werd in 1993 opgericht door een groep Internet pioniers. Sindsdien is Eiser uitgegroeid tot een Internet service provider voor bedrijven en consumenten in Nederland.
Uit de bedrijfsnaam van Verweerder is af te leiden dat Verweerder eveneens computerdiensten verleent, onder andere op het gebied van zogenaamde clouddiensten.
Eiser is houder van de handelsnaam “XS4ALL Internet B.V.” en van diverse merken XS4ALL, waaronder het Benelux woordmerk XS4ALL, gedeponeerd op 24 november 1997 onder nummer 0617399.
De datum van registratie van de Domeinnamen door Verweerder is 10 november 2015. Aan de Domeinnamen is geen actieve website gekoppeld. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser
Eiser beroept zich op de handelsnaam XS4ALL Internet B.V. en zijn merk XS4ALL. Eiser stelt dat het merk XS4ALL volledig in de Domeinnamen is opgenomen en dat de Domeinnamen identiek zijn aan of tenminste verwarringwekkend overeenstemmen met het XS4ALL merk.
Eiser wijst erop dat de Domeinnamen en bestaan uit het merk XS4ALL met de respectievelijke toevoeging “cloud” en “ip”. Het dominante en meest onderscheidende woordelement in deze Domeinnaam is het merk XS4ALL. De toevoeging van het bestanddeel “cloud” in de Domeinnaam is onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen, mede omdat “cloud” een softwaredienst welke ook door XS4ALL wordt gebruikt om haar dataopslagdiensten aan te bieden. Het beschrijvende onderdeel “ip” kan onder andere staan voor IP-adres, welke door Eiser worden uitgegeven, zoals in meer technisch detail verder omschreven in de Eis.
Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen. Verweerder heeft nooit toestemming gekregen van Eiser om de Domeinnamen te registeren of te gebruiken. Er is geen indicatie dat Verweerder ooit de termen “cloudxs4all” of “ipxs4all” gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of dat hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Ook is Verweerder niet als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de Domeinnamen. Het is daarentegen Eiser die al jarenlang zeer bekend is onder de naam XS4ALL. Eiser stelt dat als men op het Internet zoekt op XS4ALL in combinatie met de term “cloud” of de term “ip” komen vrijwel enkel resultaten naar voren die gerelateerd zijn aan Eiser.
Volgens Eiser is de registratie van de Domeinnamen te kwader trouw. Verweerder zou op de hoogte moeten zijn geweest - en was dit waarschijnlijk ook - van het bestaan van de merken van Eiser ten tijde van het registreren van de Domeinnamen. Eiser voert ook in dit verband aan dat het merk XS4ALL al jaren zeer bekend is in Nederland en dat het merk volledig is opgenomen in de Domeinnamen.
Volgens Eiser is er vanaf januari 2018 diverse e-mailcorrespondentie tussen Eiser en Verweerder over de Domeinnamen geweest. Verweerder was bereid de Domeinnaam voor een bedrag van EUR 50 exclusief BTW over te dragen. De Domeinnaam wenst Verweerder echter niet over te dragen gelet op de beweerde plannen en gedane investeringen. Verweerder zei wel toe alles in het werk te stellen om eventuele verwarring in het gebruik van deze Domeinnaam te voorkomen en expliciet aan te geven dat er geen relatie ligt tussen het merk van Eiser en de diensten van Verweerder die via de Domeinnaam zullen worden aangeboden. Eiser heeft op dit laatste voorstel gereageerd met de mededeling dat Eiser zich niet kan vinden in een disclaimer op de website van , waarin zal worden aangegeven dat er geen relatie bestaat tussen Eiser en Verweerder. Een dergelijke disclaimer neemt volgens Eiser de verwarring niet weg, mede omdat Eiser ook clouddiensten aanbiedt onder zijn merk. Eiser heeft derhalve - na het bovenstaande te hebben toegelicht - nogmaals het verzoek aan Verweerder gedaan om alsnog de Domeinnaam voor hetzelfde bedrag over te dragen. Dit laatste voorstel is gedaan door Eiser op 26 april 2018. Hierna zijn er nog een aantal herinneringsmails gestuurd waarop echter geen materiële reactie van Verweerder is gekomen. B. Verweerder
Verweerder betwist dat de Domeinnamen identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met de geregistreerde merknaam XS4ALL. Daar waar Eiser stelt dat het dominante en meest onderscheidende woordelement in de Domeinnamen op “xs4all” ligt, stelt Verweerder dat door het veelvuldig gebruik van de woordelementen “cloud” en “ip” in het dagelijks taalgebruik, deze niet meer geclaimd kunnen worden door een geregistreerd merk. Verweerder voert aan dat in het verleden clouddiensten voorbehouden waren aan grote bedrijven. Verweerder wil juist voor vooral het midden- en kleinbedrijf “mkb” de drempel naar clouddiensten verlagen. Met de geregistreerde Domeinnamen streeft Verweerder ernaar interesse in deze markt te wekken voor online diensten en Internet telefoonnummers. Daarnaast stelt Verweerder zich uitsluitend te richten op de zakelijke markt terwijl Eiser zich richt op zowel de zakelijke én consumentenmarkt. Bovendien is de dienstenportfolio van Eiser totaal anders dan de dienstenportfolio van Verweerder. Consumenten die op zoek zijn naar de diensten van Eiser zullen niet bij Verweerder komen. Partijen in de zakelijke markt die geïnteresseerd zijn in de diensten van Verweerder kunnen zorgvuldige afwegingen maken en met de kennis van ICT-zaken van geïnteresseerde partijen zal het verwarringselement niet aan de orde zijn voor de “cloud”-diensten en “ip”-diensten die Verweerder aanbiedt voor de zakelijke markt.
Verweerder stelt bij de keuze van Domeinnamen zelf onderzoek te hebben gedaan en tot de conclusie te zijn gekomen dat er geen sprake zal zijn van inbreuk op een merknaam omdat er geen identiek gebruik is dan wel verwarring zal ontstaan bij het geregistreerde merk van Eiser. Volgens Verweerder is het aan Eiser te bewijzen dat er geen aantoonbare voorbereidingen zijn getroffen. Die zijn wel degelijk getroffen door het maken van een Service Strategy en een Service Design evenals het bouwen van websites die Verweerder gereed heeft voor lancering. De investeringskosten inclusief alle overige bijkomende kosten zoals genoemd in de brief d.d. 30 maart 2018 bedragen circa EUR 6.000 exclusief BTW. Een van de eisen voor legitiem belang is dat de domeinnaam wordt gebruikt zonder het merk te beschadigen of anderszins aan te tasten (Regeling, art. 3.1(c)). Omdat Verweerder van mening is dat het merk van Eiser niet wordt beschadigd dan wel anderszins wordt aangetast, heeft Verweerder voldoende recht op de Domeinnamen.
Verweerder verwerpt met klem dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen te kwader trouw zou zijn. De correspondentie en de bereidheid een en ander in der minne te regelen tussen partijen onderbouwen het standpunt van Eiser niet. De bereidheid van Verweerder is getoond door het aanbieden van de Domeinnaam voor EUR 50. Verweerder heeft gemotiveerd waarom hij de Domeinnaam niet wilde overdragen. Eiser wilde tegelijk beide Domeinnamen hebben voor 2 x EUR 50. Verweerder wil een totaaloplossing, en geen deeloplossing, voor beide Domeinnamen die recht en billijk is. De activiteiten van Verweerder zijn niet gericht om te handelen en/of commercieel voordeel te behalen uit de registratie van merknamen. Geheel te goeder trouw wil hij zijn Internetdiensten op de zakelijke markt via de Domeinnamen uitvoeren. Registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen te kwader trouw is een forse beschuldiging aan het adres van Verweerder. Dit kan alleen maar van toepassing zijn wanneer de Domeinnamen hoofdzakelijk geregistreerd of verworven zijn om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen (Regeling art. 3.2(a)). Doel van registratie is nooit geweest om de activiteiten van de Eiser te verstoren en/of commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar een website van Verweerder te verwijzen. Integendeel, Verweerder heeft aangegeven op zijn website expliciet te vermelden dat er geen relatie bestaat met het merk van Eiser. Het “go-live” van een website onder de Domeinnaam is naar aanleiding van de lopende discussie met Eiser over de Domeinnaam opgeschort. Gelet op bovenstaande verzoekt Verweerder de Geschillenbeslechter de door de Eiser ingestelde vordering af te wijzen. Verweerder is echter te allen tijde bereid conform Regeling 2.2. deze zaak in der minne op te lossen die recht doet aan de belangen van zowel Eiser als Verweerder. 6. Oordeel en Bevindingen
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
a) de domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en
c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Uit de door Eiser overgelegde stukken blijkt dat Eiser rechthebbende is met betrekking tot de handelsnaam “XS4ALL Internet B.V.” en het Benelux woordmerk XS4ALL. Dit merk en het typerende XS4ALL deel van de handelsnaam zijn geheel in de Domeinnamen opgenomen. De Domeinnamen zijn verwarringwekkend overeenstemmend omdat het merk XS4ALL en het dominante XS4ALL element van de handelsnaam van Eiser het kenmerkende deel zijn van de Domeinnamen.
De toevoegingen “cloud” en “ip” aan de Domeinnamen zijn binnen het Internet reeds geruime tijd gebruikelijk, ze zijn beide technisch en volledig beschrijvend van aard en daaraan kan onder dit element van de Regeling voorbij worden gegaan.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het country code Top-Level Domein (“ccTLD”) “.nl” eveneens voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnamen enerzijds en het merk en de handelsnaam anderzijds.
In tegenstelling tot de stellingen van Verweerder is het voor dit eerste vereiste van de Regeling niet relevant op welke markten Eiser of Verweerder zich al dan niet richt of welke diensten al dan niet worden aangeboden. Bepalend is de verwarringwekkende overeenstemming tussen het merk en de handelsnaam van Eiser en de Domeinnamen zoals hierboven vermeld.
Aangezien de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met Eisers merk en handelsnaam XS4ALL, oordeelt de Geschillenbeslechter dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang
Ten aanzien van het vereiste van artikel 2.1 van de Regeling geldt volgens vaste .nl jurisprudentie dat Eiser aannemelijk moet maken dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast om het tegendeel aan te tonen.
De Domeinnamen bestaan uit het merk XS4ALL van Eiser en de aanduidingen “cloud” en “ip”. Beide aanduidingen zijn beschrijvend en algemeen gebruikelijke Internet termen. Verweerder maakt zonder toestemming van Eiser door middel van de Domeinnamen gebruik maakt van het bekende en reeds lang bestaande merk van Eiser. Dit levert geen recht of legitiem belang op; mede gezien onweersproken is dat Verweerder nooit toestemming van Eiser heeft gekregen om de Domeinnamen te registeren of te gebruiken. Hierbij komt dat gezien het gebruik van het ccTLD “.nl” de Domeinnamen primair gericht zijn op Nederland en de Nederlandse markt, op welke markt Eiser reeds zeer lang actief is.
Conform het bepaalde van artikel 3.1 van de Regeling kan Verweerder zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:
a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;
b. de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam;
c. de domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.
Als onbetwist staat vast dat Verweerder de Domeinnamen in 2015 heeft geregistreerd en dat Verweerder de Domeinnamen niet naar actieve websites heeft doen leiden. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat Verweerder de Domeinnamen niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden.
Volgens Verweerder zou hij aantoonbare voorbereidingen hebben getroffen en investeringskosten hebben gemaakt van circa EUR 6.000. Verweerder heeft deze stelling echter niet onderbouwd en heeft voor deze stelling ook geen enkel bewijs naar voren gebracht. Deze stelling van Verweerder is om deze redenen ongeloofwaardig.
De Geschillenbeslechter is van mening dat een dergelijk passief houden van de Domeinnamen onder de genoemde omstandigheden geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen oplevert. Het verweer van Verweerder dat het merk van Eiser niet wordt beschadigd dan wel anderszins wordt aangetast gaat niet op, ook al omdat het eerste deel van het door Verweerder aangevoerde artikel 3.1(c) van de Regeling vereist dat de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt; Eiser heeft integendeel onweersproken gesteld dat Verweerder nooit toestemming van Eiser heeft gekregen om de Domeinnamen te registeren of te gebruiken. Ook het verweer dat Verweerder bij de website onder de Domeinnaam expliciet zou willen aangeven dat er geen relatie ligt met het merk van Eiser, levert op zich geen recht of legitiem gebruik op, waarbij Eiser bovendien met een dergelijk gebruik niet akkoord is gegaan. Uit het ingediende Verweer komt voort dat Verweerder van plan is de Domeinnamen voor commerciële diensten te gebruiken.
Ten slotte heeft Verweerder niet aangetoond dat hij als individu of als onderneming algemeen bekend is onder de Domeinnamen.
De Geschillenbeslechter concludeert dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen en dat aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
In de omstandigheden van deze zaak, waaronder het feit dat Verweerder ook actief is als ICT onderneming, is het zeer aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van Eiser en derhalve van de bekende handelsnaam en het bekende merk van Eiser. Eiser heeft daarbij onweersproken gesteld dat Eiser reeds meer dan 25 jaar bestaat. Van belang is voorts dat het merk XS4ALL niet een generieke naam is of een naam die toevallig voor een domeinnaam wordt gekozen (zie XS4ALL Internet B.V. v. Safwan Ramadhan, Company,WIPO Case No. D2016-1044). De Geschillenbeslechter overweegt hierbij ook dat Verweerder geen enkele logische verklaring heeft gegeven voor het gebruik van de term “xs4all” in de Domeinnamen.
Bij mail van 25 januari 2018 heeft Eiser Verweerder gesommeerd de Domeinnamen over te dragen. Eiser was bereid hiervoor een bedrag van EUR 50 te betalen. Als reactie heeft Verweerder op 30 maart 2018 zich bereid verklaard uitsluitend de Domeinnaam te willen overdragen maar niet de Domeinnaam .
Volgens de Geschillenbeslechter is het in de omstandigheden van deze zaak eveneens niet onaannemelijk dat het belang van Verweerder bij registratie en behoud van de Domeinnaam , die voor een deel bestaat uit het merk van Eiser, hoofdzakelijk is gelegen in de mogelijkheid van Verweerder om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar zijn website of een andere online locatie te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser, bijvoorbeeld betreffende de oorsprong, het verband met of de goedkeuring van de website van Verweerder of andere online locatie of van diensten op zijn website of een andere online locatie. Hierbij merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerder zich van de concurrerende functie van de Domeinnaam bewust is, waar hij stelt dat zakelijke klanten “zorgvuldige afwegingen” zullen maken bij de keuze van de diensten van Verweerder en Eiser. Aangezien de door Eiser en Verweerder aangeboden diensten lijken te overlappen is het voor de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk dat Verweerder de Domeinnamen registreerde om in het kielzog van Eisers bekendheid mee te varen.
In de visie van de Geschillenbeslechter betreft deze zaak een duidelijk geval van domeinnaamkaping.
De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd, en dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnamen en zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Dinant T.L. Oosterbaan
Geschillenbeslechter
Datum: 5 december 2018
1 De term “cloud” is een metafoor voor het Internet en illustreert een nieuwe manier van softwaregebruik; het Internet wordt ingezet als een grote (virtuele) computer. Dat houdt in dat de software geïnstalleerd wordt in datacentra en op het Internet te gebruiken is.
Full & Egal Universal Law Academy