Eiser is Flowmailer B.V., Nederland, zelf-vertegenwoordigd.
Verweerder is Evert-Jan van de Keuken, IT-Solved, Nederland, zelf-vertegenwoordigd. 2. De Domeinnamen
De betwiste domeinnamen De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 12 september 2019. Het Instituut heeft op dezelfde dag per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 september 2019 per e-mail de contactgegevens van Verweerder vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende eis genoemde verweerder. Op 13 september 2019 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 17 september 2019 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 27 september 2019 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 17 oktober 2019. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 1 oktober 2019. Op 4 oktober 2019 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 16 oktober 2019 heeft SIDN partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 25 oktober 2019 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser is onder andere houder van het Benelux-woordmerk FLOWMAILER, gedeponeerd op 29 augustus 2014 en ingeschreven op 19 november 2014 onder nummer 0962589, alsmede het Unie woordmerk FLOWMAILER, gedeponeerd op 2 februari 2015 en ingeschreven op 28 mei 2015 onder nummer 013699111, waarbij de prioriteit van de Benelux inschrijving werd ingeroepen, hierna gezamenlijk te noemen het “Merk”. Op 13 december 2018 registreerde Verweerder de domeinnaam De domeinnaam Eiser stelt samengevat en voor zover van belang het volgende. Flowmailer B.V. is een in Nederland gevestigd bedrijf voor het afleveren van e-mail diensten. De naam Mailflow(e)r wordt door Verweerder gebruikt om een e-mail gerelateerde dienst aan te bieden. De potentiële verwarring door woordomwisseling lijkt evident. Flowmailer is sinds 2014 een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam en heeft daarnaast merkrechten. Flowmailer beschikt naast haar eigen “.nl” domeinnaam ook over andere gerelateerde domeinnamen onder de Top-Level Domains (“TLD”) “.com”, “.net”, “.org”, “.eu” maar ook onder diverse country code TLDs zoals bijvoorbeeld “.de”, “.be”, en vele andere. Verweerder wil kennelijk een nieuwe dienst aanbieden en wil meeliften op het Merk. Verweerder was eerder niet bekend bij Eiser. De praktijk leert dat Eiser met enige regelmaat “Mailflower” wordt genoemd door derden. Het verweer van Verweerder waarbij hij ingaat op “Mail” en “Flower” afzonderlijk, is niet relevant, omdat het juist om de combinatie van beide woorden gaat. Ook het verweer dat wordt verwezen naar “Flower” als in “Bloem” en niet “Flow”, wordt niet ondersteunt door enig element in de dienstverlening of huisstijl op deze websites. Eiser deelt niet Verweerders mening dat de producten verschillend zijn; hij vindt dat geen geloofwaardige uitleg. B. Verweerder Verweerder stelt samengevat en voor zover van belang het volgende. Verweerder betwist dat de Domeinnamen identiek zijn of dat van verwarring sprake is. Een zoekopdracht met Google naar “Mail Flow”, “Flow Mail”, “MailFlow”, “Mail Flowr” en “Mail Flower”, levert geen verwijzing op naar de website van Eiser. Verweerder is nog niet één keer benaderd door een klant van Eiser. Er is dus geen sprake van verwarring. Verweerder heeft wel een legitiem belang bij de Domeinnamen. Verweerder stelt dat hij sinds 13 december 2018 actief is en destijds heeft gezocht op “mail flow”, “mail flower”, enzovoort, waarbij de website van Eiser niet naar voren kwam. De door hem aangeboden diensten leunen op de Domeinnamen (SSL-certificaten, doorlinking van mail, en dergelijke). Daarnaast werken er al klanten via de Domeinnamen. Aanpassing zou grote gevolgen hebben voor de dienstverlening. Ook is veel in de naamsbekendheid geïnvesteerd. Van meeliften op de bekendheid van Eiser is geen sprake – Verweerder biedt een heel andere dienst aan en kan de klanten van Eiser niet bedienen. De producten zijn anders. Eiser levert een product voor het gegarandeerd afleveren van e-mail. MailFlow(e)r doet niets met het afleveren van e-mail, maar zorgt het voor het optimaal samenwerken in een gedeelde mailbox. Partijen zijn geen concurrenten van elkaar. Verweerder heeft geen belang bij de klanten van Eiser. De registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen was/is niet te kwader trouw. De software van Verweerder “maakt de ‘mail’ ‘mooier’, zo mooi als een ‘bloem’”, vandaar de naam MailFlow(e)r (combinatie van “mail” en “bloem”). In het logo zitten twee bloemen verwerkt. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen dat cumulatief aan de volgende drie vereisten is voldaan: a) de Domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een: I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel II. in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b) de Domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c) de Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiser heeft voldoende aangetoond dat hij beschikt over een naar Nederlands recht beschermd merk. Daarmee behoeft de Geschillenbeslechter ook niet in te gaan op de vraag of Eiser zich hier met succes op diens handelsnaam kan beroepen. De Domeinnamen zijn zodanig overeenstemmend met het Merk, dat daardoor verwarring kan ontstaan. De Domeinnamen bestaan in wezen uit een omkering van de lettergrepen van het Merk, met kleine wijzigingen, welke echter de verwarringwekkende overeenstemming niet wegnemen. Aan het eerste vereiste van de Regeling is daarmee voldaan. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1.b van de Regeling dient Eiser te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) – welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling – dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij een betwiste domeinnaam (Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,WIPO Zaaknr. D2004-0110 en Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,WIPO Zaaknr. D2003-0455). Hetzelfde geldt onder de Regeling (Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0002). De bewijslast ligt dientengevolge allereerst bij de eiser. Indien de eiser hieraan heeft voldaan, rust op de verweerder de bewijslast om het tegendeel aan te tonen. Eiser voert uitsluitend aan dat Verweerder kennelijk een nieuwe dienst wil aanbieden en zich niets aantrekt van of doelbewust wil meeliften op het merk van Eiser. Voorts voert Eiser aan dat zijn klanten gemakkelijk de fout maken hem “Mailflower” te noemen. De Geschillenbeslechter merkt daarbij op dat Eiser niet heeft gesteld, laat staan aangetoond, dat Verweerder bekend was met het Merk of hiermee bekend had moeten zijn, noch heeft Verweerder dergelijke kennis bevestigd. Eiser heeft onvoldoende gesteld om minimaal prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter verwijst in dit verband naar artikel 3.1.a van de Regeling, dat voorbeeldscenario’s geeft van rechten of legitieme belangen en daarmee ook eisers houvast biedt bij het aannemelijk maken van de afwezigheid daarvan. Aan het tweede vereiste van de Regeling is daarom niet voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Het is aan Eiser gemotiveerd te stellen dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt. Ook aan die voorwaarde heeft Eiser niet voldaan. Eiser heeft slechts de argumenten opgesomd die Verweerder eerder ter rechtvaardiging van zijn gebruik aanvoerde, met welke argumenten Eiser het niet eens is en die hij niet geloofwaardig vindt; ook hier gaat Eiser niet onder meer in op eventuele bekendheid van Verweerder met het Merk. Hiermee is in de onderhavige zaak onvoldoende aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd of zodanig gebruikt. Ook uit het zaakdossier dat Partijen aan de Geschillenbeslechter hebben voorgelegd is niet gebleken op grond waarvan dat zou kunnen worden afgeleid. Daarmee is ook niet voldaan aan het derde vereiste van de Regeling. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af. Richard van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 12 november 2019
Full & Egal Universal Law Academy