De Eiseres is Mercis B.V., Nederland, vertegenwoordigd door Le Poole Bekema, Nederland.
De Verweerster is Handelsonderneming Karel Donker, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 24 september 2020. Het Instituut heeft op 24 september 2020 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 september 2020 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhoudster en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 oktober 2020 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 oktober 2020. De Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 4 november 2020 mee dat de Verweerster in gebreke was gebleven. Het Instituut heeft Gregor Vos op 20 november 2020 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond De Eiseres is de vennootschap waaraan Dick Bruna, de geestelijk vader en tekenaar van onder andere Nijntje, zijn auteursrechten heeft overgedragen. De Eiseres is houdster van onder andere het Benelux woordmerk NIJNTJE met inschrijvingsnummer 578407 van 1 juli 1996 voor waren en diensten in onder meer klassen 16, 18 en 28 (het “Merk”). De Eiseres is verder houdster van de domeinnaam De Verweerster is houdster van de Domeinnaam, geregistreerd op 2 maart 2011. Ten tijde van het schrijven van deze beslissing is de website gelinkt aan de Domeinnaam niet actief; voor de Verweersters eerdere gebruik van de Domeinnaam, zij verwezen naar sectie 5.A. Bij sommatiebrief van 4 september 2019 heeft de Eiseres de Verweerster gesommeerd ieder inbreukmakend gebruik van het Merk te staken en de Domeinnaam over te dragen aan de Eiseres. De Verweerster heeft hier niet op gereageerd. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser In de eerste plaats stelt de Eiseres dat zij rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk en dat de Domeinnaam identiek is aan haar merk of daarmee overeenstemt. Daartoe voert de Eiseres aan dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk, nu de Domeinnaam het Merk in zijn geheel bevat. De Eiseres stelt dat dit op basis van vaste jurisprudentie reeds voldoende is om het verwarringwekkende karakter van de Domeinnaam aan te nemen. De toevoeging van het beschrijvende deel “shop” in de Domeinnaam zou dit niet anders maken, aangezien “nijntje” het eerste en dominante bestanddeel van de Domeinnaam is en daarom de meeste aandacht krijgt. Verder beroept de Eiseres zich op documenten dat op een bepaald moment op de website die is gelinkt aan de Domeinnaam een webshop actief was waarop Nijntje-producten te koop werden aangeboden en voorts dat de naam “Nijntjeshop.nl” naast een afbeelding van een Nijntje-boek werd weergegeven. Deze webshop zou dezelfde look and feel hebben als de officiële Nijntje-webshops. Volgens de Eiseres konden hierdoor bezoekers van de website de indruk krijgen dat er een commerciële band zou bestaan tussen de Eiseres en de webshop die aan de Domeinnaam gelinkt was of dat er sprake was van een “officiële” Nijntje-webshop. In de tweede plaats stelt de Eiseres dat de Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Eiseres voert aan dat de Verweerster niet commercieel gelieerd is aan de Eiseres, geen toestemming of licentie van de Eiseres heeft om het Merk te gebruiken en geen merkrechten heeft waarin het woord “nijntje” of “nijntjeshop” is verwerkt. Ook is de Verweerster volgens de Eiseres niet algemeen bekend onder de Domeinnaam of een daarmee vergelijkbare naam. Verder stelt de Eiseres dat de Verweerster geen officiële wederverkoopster is van Nijntje-producten en niet voldoet aan de vier cumulatieve Oki Data-criteria waar een wederverkoper aan moet voldoen. De relatie tussen de Verweerster en de Eiseres wordt nergens op de website beschreven, terwijl ten onrechte de indruk wordt gewekt dat er een officiële relatie bestaat met de Eiseres. Ten slotte stelt de Eiseres dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. De Eiseres stelt dat er verwarring kon ontstaan tussen de Domeinnaam en het Merk, toen de Domeinnaam op een bepaald moment door de Verweerster werd gebruikt om Internetgebruikers via de Domeinnaam te leiden naar een webshop gelinkt aan een andere domeinnaam ( In het kader van haar stelling dat er sprake is van kwade trouw, wijst de Eiseres op zeven omstandigheden: (1) de Verweerster schendt de Oki Data-criteria, (2) de Verweerster was bekend met het Merk gezien de grote bekendheid daarvan en de gestuurde sommatiebrief, (3) het Merk is in zijn geheel opgenomen in de Domeinnaam en de Verweerster heeft die naam niet zelf bedacht, (4) na verzending van de sommatiebrief heeft de Verweerster de Domeinnaam niet alleen doorgelinkt naar de domeinnaam De Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen Artikel 10.3 van de Regeling schrijft voor dat de Geschillenbeslechter het geschil zal beslechten op basis van de Eis indien geen verweerschrift is ingediend. Dit betekent dat de vordering zal worden toegewezen tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiseres te stellen en bewijzen dat: a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een: I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiseres rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b) de Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Als aan één van deze vereisten niet is voldaan wordt de Eis afgewezen. De bovenstaande gronden zullen hierna worden besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De Eiseres dient aan te tonen dat zij (1) een onder Nederlands recht beschermd recht heeft in de zin van artikel 2.1 sub a van de Regeling, zoals een merkrecht of handelsnaamrecht, en (2) dat de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met dit recht. De Eiseres heeft een kopie van de Benelux merkregistratie met inschrijvingsnummer 578407 overgelegd. Deze registratie is nog geldig en kwalificeert als een merk met gelding in Nederland waarvan de Eiseres de houder is. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het Top-Level Domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het Merk anderzijds (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Op grond van sectie 1.7 van de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition(“WIPO Overview 3.0”)2 , geldt dat de Geschillenbeslechter een zij-aan-zij vergelijking uitvoert tussen de domeinnaam en de tekstuele componenten van de relevante merken om te beoordelen of het merk herkenbaar is in de domeinnaam. De Domeinnaam is verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk. Wanneer een merk in zijn geheel is opgenomen in een domeinnaam, wordt volgens vaste rechtspraak aangenomen dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk (zie sectie 1.7 van WIPO Overview 3.0; Advance Magazine Publishers Inc. v. Abhishek Singh, WIPO Zaaknr. D2020-1154). Het enkele feit dat hier de beschrijvende term “shop” aan is toegevoegd doet hier niet aan af (zie sectie 1.8 van WIPO Overview 3.0). B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient de Eiseres gemotiveerd te stellen dat de Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient de Eiseres dit prima facie aannemelijk te maken (zie Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; en LEGO Juris A/S v. M. Moench,WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien de Eiseres hieraan voldoet, dan rust de bewijslast op de Verweerster om aan te tonen dat zij wel een recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Eiseres heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat de Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Verweerster lijkt geen overeenkomende merkrechten te hebben en is niet algemeen bekend onder de Domeinnaam of een daarmee vergelijkbare naam. Daarnaast heeft de Eiseres aangetoond dat de Verweerster geen officiële wederverkoper is en in ieder geval niet voldoet aan de Oki Data-criteria (zie Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Zaaknr. D2001-0903; Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V., WIPOZaaknr. DNL2008-0050; sectie 2.8 van WIPO Overview 3.0). De Verweerster heeft in elk geval de relatie tussen de Eiseres en de Verweerster niet nauwkeurig en prominent weergegeven op de website die is gelinkt aan de Domeinnaam Ingevolge artikel 2.1 sub c van de Regeling dient de Eiseres te stellen en bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. In het licht van de hierna te noemen omstandigheden acht de Geschillenbeslechter het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw in de zin van artikel 2.1 sub c van de Regeling. In de eerste plaats is het algemeen bekend dat het Merk een hoge mate van bekendheid geniet. Het is dan ook aannemelijk dat de Verweerster bekend is met het Merk – en in elk geval had de Verweerster dat moeten zijn – op het moment dat de Verweerster de Domeinnaam heeft geregistreerd. De Eiseres heeft daarbij aannemelijk gemaakt dat de Verweerster de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft gekozen om voordeel te behalen uit de reputatie van het Merk (zie Missoni S.p.A. v. 米索尼股份有限公司/Missoni Limited, WIPO Zaaknr. D2015-0843). In de tweede plaats is het, gelet op de stellingen en het overgelegde bewijs van de Eiseres, duidelijk dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van de Verweerster te leiden, gebruikmakend van de verwarring die kan ontstaan tussen het Merk en de Domeinnaam. Door de manier waarop de Verweerster de Domeinnaam gebruikt wekt zij de indruk dat er een commerciële band bestaat met de Eiseres, althans probeert zij verwarring te scheppen met het reeds lang bestaande en bekende Merk wat betreft de oorsprong of het verband met de website waaraan de Domeinnaam is verbonden (zie sectie 3.1.4 van WIPO Overview 3.0). Ten slotte wordt meegewogen dat de Verweerster geen verweer heeft gevoerd en dat de Verweerster na ontvangst van de Eis de website die verbonden was aan de Domeinnaam direct heeft doorgelinkt naar de domeinnaam Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam Gregor Vos 1 De Domeinnaam verhuisde op 11 november 2020 van WebReus naar Tiscom Hosting B.V., en is onder “lock” gebleven. 2 Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de UDRP (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP precedent, en dus WIPO Overview 3.0, als relevant voor de huidige procedure en zal hij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie bijv. Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0050).
Geschillenbeslechter
Datum: 4 December 2020
Full & Egal Universal Law Academy