Eiser is Jan-Willem Duim, Xiwel.nl, Nederland.
Verweerder is 4XM, Nederland, vertegenwoordigd door Wildenberg Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 december 2020. Het Instituut heeft op 7 december 2020 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 december 2020 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder. Op 21 december 2020 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 22 en 23 december 2021 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 23 december 2020 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 12 januari 2021. Op 22 december 2020 respectievelijk 4 januari 2021 heeft het Instituut een e-mailcommunicatie van Verweerder ontvangen. De uiterste datum voor het indienen van het Verweerschrift werd op verzoek van Verweerder verlengd tot 16 januari 2021 in verband met omstandigheden. Het Verweerschrift is niettemin bij het Instituut ingediend op 7 januari 2021. Op 8 januari 2021 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 2 februari heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Dinant T. L. Oosterbaan op 4 maart 2021 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser en Verweerder hebben beiden een website die zicht richt op flexibele leerkrachten. Eiser beroept zich op zijn handelsnaam “Flexleerkracht” en op het beeldmerk FLEXLEERKRACHT, ingeschreven in het Benelux Merkenregister op 20 juni 2019 onder nummer 1391901. Eisers domeinnaam De Domeinnaam is geregistreerd op 10 september 2020. De website verbonden aan de Domeinnaam wordt gebruikt voor het aanbieden van invallessen. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Volgens de door Eiser overlegde inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Eiser een eenmanszaak zonder personeel. Eiser heeft 11 handelsnamen ingeschreven, waaronder Xiwel.nl, Meesterflex, Flexleerkracht, Flex-Onderwijs, KeepItFlex, Flexiwel en deflexleerkracht. Eiser voert als inleiding het volgende aan. Eiser stelt dat de handelsnaam “Flexleerkracht” sinds januari 2018 in zijn bezit is. Volgens Eiser maakt Verweerder inbreuk op deze handelsnaam. De term “flexleerkracht” is door Eiser in de afgelopen twee en een half jaar meer dan 40 keer op tv, krant of radio verschenen. De term staat voor de zelfstandige [leerkracht] zonder tussenpartij. Onder deze term is zijn website “www.flexleerkracht.nl” uitgegroeid tot het grootste openbare online platform van Nederland wat betreft onderwijs (bron: “www.flex-onderwijs.nl/media”). Deze website staat met verschillende zoektermen hoog gerangschikt in Google-resultatenlijsten. Volgens Eiser adverteert Verweerder op Google om boven de website van Eiser gerangschikt te staan. Dat onderstreept de kwade trouw van Verweerder, volgens Eiser. Doordat Verweerder dezelfde term, “flexleerkracht”, in de Domeinnaam gebruikt, geeft dit Eiser het idee dat hier bewust voor verwarring of misleiding wordt gezorgd, waardoor mensen die bewust op zoek zijn naar de website van Eiser zouden denken dat de website van Verweerder hetzelfde bedrijf betreft. Volgens Eiser is dit kwalijk voor zijn naam, bedrijf en inkomsten. Eiser stelt rechthebbende te zijn op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam en merk. Volgens Eiser stemt de Domeinnaam overeen met de handelsnaam en het merk. Eiser voert hierbij het volgende aan. Op 1 juni 2017 heeft Eiser de domeinnaam Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam omdat de handelsnaam van Eiser op moment van ingebruikname van de Domeinnaam al bijna drie jaar in het bezit is van Eiser. Daarbij komt dat Eiser betekenis aan het woord “flexleerkracht” heeft gegeven waar Verweerder te kwader trouw van profiteert door verwarring te scheppen vanuit de Domeinnaam. Ten slotte stelt Eiser dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Kort gezegd is Eiser van mening dat hij de afgelopen jaren dagelijks bezig is geweest met de opbouw van de goede naam achter zijn website. De term “flexleerkracht” heeft Eiser als handelsnaam, domeinnaam en beeldmerk geregistreerd. Door een vrijwel identieke naam te gebruiken worden potentiële klanten/bezoekers (bewust) misleid, volgens Eiser, wat schade toebrengt zowel aan de naam van Eiser als aan zijn aantal bezoekers/klanten/inkomsten. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat e-mail voor “info@flexleerkracht.nl” terecht komt bij “info@deflexleerkracht.nl”. Dat wil geen enkel bedrijf, aldus Eiser. B. Verweerder Als inleiding merkt Verweerder op dat hij sinds 2006 eigenaar is van de eenmanszaak 4XM. In de loop van de jaren is Verweerder zich vooral gaan richten op het verkopen van cultuureducatie workshops, die voornamelijk verkocht worden binnen het (middelbaar) onderwijs. De coronacrisis heeft impact gehad op het bedrijf van Verweerder, onder andere doordat de scholen al enkele malen de deuren hebben moeten sluiten. Voorts zijn zijn bedrijfs- en particuliere activiteiten volledig ingestort. De enorme uitval op scholen door ziekteverzuim (vooral wegens corona) was een kans om creatieve lessen als invallessen aan te bieden. Veel van de workshopleiders hebben ervaring als docent in het onderwijs en als flexdocent. Op basis van onderzoek en brainstorm over goede, gebezigde termen kwam de term “flexleerkracht” goed uit de bus, en besloot Verweerder zijn website voor het aanbieden van invallessen op die naam te baseren. Omdat de domeinnaam Volgens Verweerder is er geen verwarringwekkende overeenstemming tussen een handelsnaam van Eiser en de Domeinnaam. Verweerder stelt dat de enkele registratie van de term “flexleerkracht” als handelsnaam bij de Kamer van Koophandel geen handelsnaamrecht in het leven roept. Evenmin zou het enkele gebruik van de domeinnaam Verweerder betwist dat hij de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt en verwarring veroorzaakt en schade toebrengt aan Eiser. In de eerste plaats heeft Eiser geenszins onderbouwd dat er sprake is van verwarring. Zijn stelling dat het “niet ondenkbaar is” dat een verkeerd e-mailadres wordt gebruik, is in dat kader onvoldoende. Er is volgens Verweerder geen sprake van verwarring omdat Verweerder uitsluitend flexleerkrachten aanbiedt met een creatieve achtergrond en daarmee min of meer in een niche opereert. De bij Verweerder aangesloten docenten zijn van huis uit veelal creatief workshopleider, kunstenaar, artiest of hebben een achtergrond in het theater of een andere creatieve omgeving, maar zij worden als volwaardig (flex)docent ingezet. Bij de website van Eiser is dat geenszins het geval want Eiser beperkt zich niet tot enige branche. Het voorgaande betekent dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de aard van de beide ondernemingen zodat (gevaar voor) verwarring niet aan de orde is. Indien wel sprake zou zijn van een relevante handelsnaam van Eiser, is deze volgens Verweerder louter beschrijvend. De term is immers niets anders dan een samentrekking van de afkorting van het bijvoeglijk naamwoord “flexibel” met het zelfstandig naamwoord “leerkracht”. Verweerder verwijst ter zake naar het resultaat van een door Verweerder uitgevoerd Internet-onderzoek waaruit het volgende blijkt: 1. een zoekopdracht op de term “flexleerkracht” levert 3910 hits op; 2. verschillende bedrijven adverteren actief met de term “flexleerkracht” waaronder “deflexleerkracht” van Verweerder; 3. een keur aan bedrijven en organisaties gebruikt de term “flexleerkracht” in hun communicatie, zowel als gangbare term in lopende tekst, als in hun aanbod van zulke leerkrachten; 4. de term “flexleerkracht” wordt als term gebruikt in tal van vacatures; 5. op LinkedIn omschrijven tientallen professionals uit het onderwijs zichzelf als “flexleerkracht”. Volgens Verweerder toont dit aan dat “flexleerkracht” een louter beschrijvende term is die veelvuldig in het normale, gangbare taalgebruik voorkomt. Op zichzelf hoeft dit het bestaan van een handelsnaam niet in de weg te staan. Uit het standaardarrest Artiestenverloningen (Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, ARTIESTENVERLONINGEN B.V. tegen PRAE ARTIESTENVERLONING B.V., Verweerder concludeert dat hij dan ook enkel en alleen gebruik heeft gemaakt van de algemeen gangbare en niet beschermde term “flexleerkracht” en dat hij hiertoe is gerechtigd. 6. Oordeel en Bevindingen De Geschillenbeslechter oordeelt over de vordering met inachtneming van de Regeling. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met: I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt. De Geschillenbeslechter merkt op dat de Regeling is bedoeld als een efficiënte en effectieve procedure tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping. De Geschillenbeslechter verwijst onder meer naar Hof audio - Iicht - beeld B.V. v. Theo Hof,WIPO Zaaknr. DNL2016-0044, en voorts naar Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG,WIPO Zaaknr. DNL2011-0055: “de Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) van ICANN. De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP – onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt – heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. De procedure is daarop toegesneden en biedt partijen één schriftelijke kans hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-)recht – en dus de civiele rechter – meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentieovereenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden.” A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiser beroept zich op zijn recht op de handelsnaam “Flexleerkracht” en heeft ten bewijze daarvan een kopie overgelegd van een inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Volgens vaste rechtspraak is een inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister als zodanig niet beslissend voor erkenning als handelsnaam. Daarvoor is vereist dat de handelsnaam daadwerkelijk voor de onderneming in het handelsverkeer wordt gevoerd, dat wil zeggen de naam waaronder de onderneming zich bij het publiek ter identificatie aandient. Zie, onder andere, Intertoys Holland B.V. v. Gaststaette Rasthaus,WIPO Zaaknr. DNL2017-0054. Verweerder voert aan dat Eiser verzuimd heeft aan te tonen dat de term “flexeerkracht” als handelsnaam voor zijn onderneming wordt gebruikt. Volgens Verweerder voert Eiser zijn onderneming onder de naam “Xiwel.nl”. In de visie van de Geschillenbeslechter miskent Verweerder dat Eiser een eenmanszaak is; een dergelijke eenmanszaak kan in het handelsverkeer diverse handelsnamen voeren, waaronder zowel “Xiwel.nl” als “Flexleerkracht”. De vraag die vervolgens beantwoord dient te worden is of Eiser de handelsnaam “Flexleerkracht” ook daadwerkelijk in het handelsverkeer voert. Allereerst valt het op dat Eiser in zijn Eis vermeldt dat zijn website die gebruik maakt van de domeinnaam “flexleerkracht.nl” is uitgegroeid tot het grootste online platform van Nederland op dit gebied. Hij heeft het voorts over zijn bedrijf en noemt expliciet de prijzen die het bedrijf hanteert, en de aantallen aangesloten scholen en personen. Verweerder heeft deze door Eiser genoemde feiten niet betwist. Aangezien een onderneming ook uitsluitend via een website aan het handelsverkeer kan deelnemen, is het waarschijnlijk is dat Eiser via zijn website “www.flexleerkracht.nl” en dus met de handelsnaam “Flexleerkracht” aan het handelsverkeer deelneemt. De Geschilenbeslechter aanvaardt derhalve het beroep van Eiser op zijn recht op de handelsnaam “Flexleerkracht” nu uit de diverse genoemde omstandigheden blijkt dat de eenmanszaak van Eiser van deze handelsnaam daadwerkelijk gebruik maakt. De handelsnaam en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen, omdat de Domeinnaam in zijn geheel – zij het met toevoeging van het lidwoord “de” – de handelsnaam omvat. Het country code Top-Level Domain “.nl” doet hier niet aan af, omdat dit een technisch registratie vereiste is dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij dit oordeel (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008‑0008). De Geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. Met bovenstaande bevinding komt de Geschillenbeslechter niet toe aan het beroep van Eiser op het Benelux beeldmerk FLEXLEERKRACHT, noch behoeft de Geschillenbeslechter te bespreken welke rol er in dit kader toekomt aan de binnen het beeldmerk opgenomen term “flexleerkracht”. Ter vermijding van mogelijke misverstanden merkt de Geschillenbeslechter op dat volgens toepasselijke domeinnaam-jurisprudentie (zie sectie 1.7 van de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”))1 in het kader van de Regeling het eerste vereiste van artikel 2.1. van de Regeling in het bijzonder de ontvankelijkheid van de vordering van Eiser betreft. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser daarvan prima facie bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang. Als uitgangspunt merkt de Geschillenbeslechter op dat de aanduiding “flexleerkracht” beschrijvend is voor de diensten die Eiser en Verweerder leveren. Deze aanduiding bestaat immers uit de beschrijvende woorden “flex” en “leerkracht”; de samenvoeging van beide levert geen andere betekenis op. Het woord “flex” is een verkorte veel gebruikte vorm voor het beschrijvende woord “flexibel”. Hierbij komt dat de aanduiding “flexleerkracht” in Nederland veel gebruikt wordt in zijn beschrijvende betekenis, zoals ook blijkt uit Verweerders Internet-zoekresultaten. In het voornoemde arrest heeft de Hoge Raad beslist dat het in beginsel voor eenieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam. Het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, is alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. In het kader van de Regeling overweegt de Geschillenbeslechter dat het gebruik van een domeinnaam met een beschrijvende aanduiding zoals “deflexleerkracht” een legitiem belang kan opleveren indien blijkt dat sprake is van bona fide gebruik van de Domeinnaam in zijn beschrijvende betekenis (zie onder meer Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG,WIPO Zaaknr. DNL2011-0055, Zou echter (bijvoorbeeld uit informatie op de website onder de domeinnaam) blijken dat deze hoofdzakelijk is gekozen om in het kielzog te kunnen varen van een handelsnaam of merk van een derde, dan kan sprake zijn van domeinnaamkaping en is er geen legitiem belang (zie onder meer Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG,WIPO Zaaknr. DNL2011-0055). Naar inzicht van de Geschillenbeslechter betreft het onderhavige geschil tussen partijen geen typisch geval van domeinnaamkaping. De vrijwel identieke domeinnamen van Eiser en Verweerder worden in de praktijk naast elkaar gebruikt in hun beschrijvende betekenis, en uit de feiten en de stellingen van Eiser blijkt binnen het beperkte kader van deze zaak onder de Regeling niet dat sprake is van relevante bijkomende omstandigheden die onrechtmatigheid zouden kunnen opleveren. Het feit dat Verweerder op Google adverteert om daarmee boven de website van Eiser te komen, kan niet als een bijkomende omstandigheid worden beschouwd die nodeloos verwarringsgevaar oplevert, omdat het Verweerder vrij staat te adverteren met deze beschrijvende term. (Overigens blijkt uit eigen onderzoek van de Geschillenbeslechter dat dit gestelde thans niet het geval is. De Geschillenbeslechter heeft in Google de zoekterm “flexleerkracht” ingevoerd. De website van Eiser staat bovenaan en de website van Verweerder op plaats zeven. Rechts in het scherm staat uitvoerige informatie over Eiser, niet over Verweerder.) Verweerder voert onweersproken aan dat Verweerder – anders dan Eiser – uitsluitend flexleerkrachten aanbiedt met een creatieve achtergrond en daarmee in een niche opereert. De Geschillenbeslechter merkt op dat de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat, zelfs waar de Domeinnaam beschrijvend van aard is, Verweerder heeft willen aanhaken bij Eisers reputatie. Een mogelijke aanwijzing in deze richting is gelegen in de specifieke keuze van de Domeinnaam, die door het voorvoegsel “de” de indruk wekt van bewust gebruik vergelijkbaar met dat van een handelsnaam, en wel die van Eiser; een indruk die Verweerder geheel of deels had kunnen voorkomen bijvoorbeeld door de keuze van een domeinnaam zoals (indien beschikbaar) “creatieveflexleerkracht” of “flexleerkrachten”. De Geschillenbeslechter dient zijn oordeel echter te vormen na afweging van de hem voorliggende stukken. Alles overziende moet de Geschillenbeslechter uiteindelijk concluderen dat Eiser in de onderhavige procedure onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarmee is niet voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Gezien de conclusie van de Geschillenbeslechter onder paragraaf 6.B behoeft dit onderdeel geen bespreking. Onder verwijzing naar de onder sectie 6 geciteerde overwegingen in de WIPO-domeinnaamzaken (Hof audio - Iicht - beeld B.V. v. Theo Hof,WIPO Zaaknr. DNL2016-0044, en Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG,WIPO Zaaknr. DNL2011-0055) over de bedoeling van de Regeling als een efficiënte en effectieve procedure tegen duidelijke gevallen van domeinnaamkaping, merkt de Geschillenbeslechter ten slotte op dat de onderhavige zaak zich beter leent voor eventuele beoordeling door de competente rechter, welke procedure meer mogelijkheden voor bewijsvoering en argumentatie biedt. In deze zaak betreft dat met name de reputatie van Eiser en eventueel feitelijk optredende verwarring. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af. Dinant T. L. Oosterbaan 1 Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de UDRP, beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP-precedent, en dus WIPO Overview 3.0, als relevant voor de huidige procedure en zal hij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie bijv. Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0050).
Geschillenbeslechter
Datum: 15 maart 2021
Full & Egal Universal Law Academy