Eiser is Koninklijke Verkade N.V., vertegenwoordigd door Ploum, Nederland.
Verweerder is Mr Brader, Nederland.
2. De DomeinnaamDe onderhavige domeinnaam
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 1 april 2021. Het Instituut heeft op 6 april 2021 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 april 2021 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder. Op 28 april 2021 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eiser overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, heeft Eiser op 30 april 2021 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 april 2021 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 20 mei 2021. Op 28 april 2021 heeft het Instituut een e-mailcommunicatie van Verweerder ontvangen. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 19 mei 2021.
Op 25 mei 2021 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 24 juni 2021, 16 september 2021, en 18 oktober 2021 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 17 november 2021. Op 26 oktober 2021 heeft SIDN aan Partijen en het Instituut bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 12 november 2021 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
4. Feitelijke AchtergrondEiser is een Nederlandse biscuit- en chocoladeproducent die is opgericht in 1886 en thans deel uitmaakt van koek- en chocoladebedrijf Pladis dat actief is in 130 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika. Eiser is één van Nederlands grootste chocoladeletterfabrikanten en haar chocoladeletters onder het merk VERKADE worden op grote schaal verkocht gedurende de Sinterklaasperiode.
Eiser is houder van onder meer het Beneluxmerk VERKADE, met registratienummer 57181, gedeponeerd op 12 november 1971 en ingeschreven op 1 mei 1973 voor waren in klassen 4, 5, 21, 29, 30, 31, 32, en 33, waaronder chocolade en chocolade- en cacaoproducten (het “VERKADE merk”). Niet in dispuut is dat het VERKADE merk een bekend merk is in de Benelux. Eiser is voorts rechthebbende op de handelsnaam “Verkade” die hij in Nederland voert.
Verweerder heeft de onderhavige domeinnaam
Eiser voert aan dat de onderhavige domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het VERKADE merk en de handelsnaam “Verkade” van Eiser doordat de onderhavige domeinnaam bestaat uit het VERKADE merk en bedoelde handelsnaam, waaraan de, volgens Eiser beschrijvende, term “chocoladeletters” is toegevoegd. Het dominante element in de onderhavige domeinnaam is volgens Eiser het VERKADE merk en het VERKADE merk is ook duidelijk herkenbaar in de onderhavige domeinnaam, hetgeen voldoende is om verwarringwekkende gelijkenis aan te nemen. Voorts stelt Eiser dat het verwarringsgevaar wordt vergroot door de combinatie van het VERKADE merk met de term “chocoladeletters”, omdat chocoladeletters een belangrijk product is waarvoor het VERKADE merk wordt gebruikt en waarvoor Eiser in Nederland zeer bekend is, zodat er volgens Eiser voldoende risico is dat de gemiddelde Internetgebruiker een reëel en daadwerkelijk verband aanneemt tussen de onderhavige domeinnaam en producten van Eiser.
Voorts stelt Eiser dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft omdat Eiser geen licentie of anderszins toestemming aan Verweerder heeft gegeven om het VERKADE merk te gebruiken of om een domeinnaam te registreren waarin het VERKADE merk is opgenomen. Daarnaast stelt Eiser dat Verweerder de onderhavige domeinnaam niet voor legitieme niet-commerciële doeleinden gebruikt, maar probeert consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken. Verweerder biedt chocoladeletters onder het VERKADE merk aan op de website waarnaar de onderhavige domeinnaam verwijst, maar volgens Eiser voldoet Verweerder daarbij niet aan de Oki Data toets zoals ontwikkeld in Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Zaaknr. D2001-0903, omdat de website onder de onderhavige domeinnaam de relatie van Verweerder met Eiser niet nauwkeurig en duidelijk zichtbaar vermeldt. Tenslotte voert Eiser aan dat Verweerder de chocoladeletters niet op een legitieme wijze aanbiedt omdat Verweerder niet voldoet aan de wettelijke eisen in de zin van de Richtlijn inzake elektronische handel en zoals geïmplementeerd in artikel 3:15d BW.
Volgens Eiser zijn de registratie en/of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw omdat evident uit communicatie tussen partijen blijkt dat Verweerder Eiser en het VERKADE merk in gedachte had op het moment van registratie van de onderhavige domeinnaam, zodat die registratie te kwader trouw is geschied. Uit het gebruik van de onderhavige domeinnaam door Verweerder blijkt volgens Eiser tevens dat Verweerder deze heeft geregistreerd en gebruikt met de intentie om, voor commercieel gewin, Internetgebruikers naar zijn website te lokken door verwarring te creëren met het VERKADE merk met betrekking tot de bron, sponsoring, affiliatie of goedkeuring van de website, voor eigen commercieel gewin, hetgeen registratie en gebruik te kwader trouw oplevert.
B. VerweerderVerweerder stelt dat een merkhouder niet automatisch een domeinnaam waarin zijn merk is opgenomen kan opeisen en dat op de website waarnaar de onderhavige domainnaam verwijst uitsluitend chocoladeletters onder het VERKADE merk worden verkocht waarbij niet valselijk wordt gesuggereerd dat Verweerder officieel dealer van bedoelde chocoladeletters is.
Verweerder voert voorts aan dat hij sinds 2010 contact heeft met de verantwoordelijke voor chocoladeletters bij Eiser, en dat Eiser er sinds 2010 van op de hoogte is dat Verweerder chocoladeletters onder het VERKADE merk verkoopt via zijn online kanalen, dan wel van de domeinnaam
Omdat Eiser en Verweerder in Nederland woonachtig of gevestigd zijn is de procestaal op grond van artikel 17.1 van de Regeling Nederlands.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:
a) de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam; en
c) de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
Deze gronden worden hierna besproken.
A. Identiek of Verwarringwekkend OvereenstemmendOm te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop Eiser zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling het Top-Level Domein “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De onderhavige domeinnaam bevat het VERKADE merk in zijn geheel. De term “chocoladeletters” die in de onderhavige domeinnaam is toegevoegd aan het VERKADE merk is beschrijvend voor de producten waarvoor Eiser het VERKADE merk gebruikt en neemt het verwarringsgevaar niet weg.
Er is derhalve voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.
B. Recht of Legitiem BelangAan het vereiste dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft, is voldaan indien Eiser prima facie aantoont dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam en indien Verweerder nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als onder meer genoemd in artikel 3.1 van de Regeling (zie onder meer Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0002).
Verweerder stelt dat hij de onderhavige domeinnaam enkel gebruikt voor de verkoop van chocoladeletters onder het merk VERKADE, zulks met instemming van Eiser, hetgeen in de Eis wordt ontkend. In dat verband stelt Verweerder dat hij correspondentie met Eiser heeft waaruit de gestelde instemming zou blijken, maar dat deze correspondentie niet voorhanden is. Verweerder legt wel een e-mail van een accountmanager van Eiser uit maart 2010 over waarin een vertegenwoordiger van het bedrijf van Verweerder wordt bedankt voor de interesse in de aanschaf van chocoladeletters van Eiser. Over de webshop van Verweerder schrijft bedoelde accountmanager: “Ik heb de website www.chocoladeletters.com bekeken en dat ziet er strak en overzichtelijk uit”. Deze e-mail dateert van meer dan drie jaar voor de registratie van de onderhavige domeinnaam en er volgt niet uit dat Eiser heeft ingestemd of zal instemmen met de registratie en het gebruik van de onderhavige domeinnaam, of dat Eiser het gebruik van de webshop onder de onderhavige domeinnaam aanmoedigt. Verweerder heeft geen bewijs van haar stelling dat Eiser heeft ingestemd met registratie en gebruik van de onderhavige domeinnaam overgelegd, en Eiser heeft ontkend dat dergelijke toestemming is gegeven. De Geschillenbeslechter is dientengevolge van oordeel dat binnen het kader van de onderhavige procedure1 Verweerder er niet in is geslaagd om de stelling van Eiser dat Verweerder geen toestemming had om de onderhavige domeinnaam te registeren en te gebruiken te weerleggen.
Omdat Verweerder evenwel stelt dat hij op de webshop onder de onderhavige domeinnaam enkel chocoladeletters onder het VERKADE merk verkoopt, dient onderzocht te worden of Verweerder desalniettemin een recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft. Daarvoor dient Verweerder te voldoet aan de hiervoor in paragraaf 5.A genoemde Oki Data toets, zoals die door bestendige jurisprudentie onder de Regeling is aanvaard (onder meer Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM,WIPO Zaaknr. DNL2010-0024; Dienst Wegverkeer (RDW) v. Versio B.V. / Moonshots Online Marketing v.o.f.,WIPO Zaaknr. DNL2016-0023; LRC Products Limited v. AlleslsOnline,WIPO Zaaknr. DNL2019-0001; en Wahl Clipper Corporation v. Thijs de Kiewit, WAHL?,WIPO Zaaknr. DNL2021-0034). Op grond van deze toets heeft Verweerder een legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam indien voor aanvang van dit geschil:
1. de verweerder daadwerkelijk waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam heeft aangeboden; en
2. de verweerder uitsluitend deze waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam heeft aangeboden; en
3. de verweerder niet zoveel relevante domeinnamen met het merk heeft geregistreerd dat de merkhouder redelijkerwijze niet meer zijn merk als domeinnaam kan registreren; en
4. de website onder de betwiste domeinnaam accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijft en niet onterecht de indruk wekt dat de website een officiële website van de merkhouder is.
Eiser heeft onbetwist gesteld dat de website waarnaar de onderhavige domeinnaam verwijst de relatie tussen Eiser en Verweerder niet beschrijft. Verweerder voert, blijkbaar in dit verband, weliswaar aan dat hij niet suggereert een officiële wederverkoper van Eiser te zijn, maar de afwezigheid van een onjuiste suggestie staat niet gelijk aan het doen van een accurate mededeling. Bovendien betwist Verweerder niet dat het VERKADE merk en Eisers productafbeeldingen veelvuldig op de website onder de onderhavige domeinnaam worden gebruikt, maar dat de identiteit en het adres van vestiging van de exploitant van de website ontbreekt, zodat daardoor de indruk van een (niet formeel bestaande) relatie tussen Verweerder en Eiser wordt versterkt. De Geschillenbeslechter is om deze redenen van oordeel dat Verweerder niet aan de Oki Data toets voldoet.
De Verweerder is er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat hij een eigen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft onder de Regeling, zodat Eiser ook heeft voldaan aan artikel 2.1 sub b van de Regeling.
C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader TrouwArtikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat Eiser aantoont dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is.
Het staat buiten kijf dat Verweerder bekend was met het VERKADE merk toen hij de onderhavige domeinnaam liet registreren. Hierboven is al geoordeeld dat het VERKADE merk in de onderhavige domeinnaam verwarringsgevaar inhoudt en Verweerder onder de Regeling geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft.
De Geschillenbeslechter concludeert dat de onderhavige domeinnaam is geregistreerd en wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar een website te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het in de Benelux bekende VERKADE merk.
Overigens heeft Eiser onbestreden aangevoerd dat de website onder de onderhavige domeinnaam niet voldoet aan de vereisten van artikel 3:15d BW, doordat de exploitant van de website onder meer heeft nagelaten om zijn identiteit en adres van vestiging, en gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, op de website te vermelden.
Mede gezien het feit dat Verweerder niet aan de genoemde Oki Data criteria voldoet concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. Aldus is ook voldaan aan artikel 2.1 sub c van de Regeling.
7. UitspraakOp basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 26 november 2021
1 Hierbij zij opgemerkt dat de huidige procedure de mogelijkheid voor een partij onverlet laat om het geschil aan de rechter voor te leggen. Een gerechtelijk procedure kan een uitgebreider processueel instrumentarium bieden dan de Regeling (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten).