Eisers zijn ECCO Sko A/S, Denemarken, en ECCO EMEA Sales SE, Nederland, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie Amsterdam N.V., Nederland.
Verweerder is de heer A. Meijerink, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Luijer, Nederland.
2. De DomeinnaamDe onderhavige domeinnaam
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 30 juni 2021. Het Instituut heeft op 5 juli 2021 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 6 juli 2021 per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Eis genoemde verweerder. Op 7 juli 2021 heeft het Instituut deze informatie per e-mail aan Eisers overgelegd met het verzoek de Eis aan te passen. In antwoord op deze melding van het Instituut, hebben Eisers op 16 juli 2020 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis zoals aangepast voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 22 juli 2021 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 11 augustus 2021. Op 16 juli 2021 heeft het Instituut een e-mailcommunicatie van Verweerder ontvangen. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 10 augustus 2021.
Op 17 augustus 2021 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 26 augustus 2021 heeft SIDN aan Partijen en het Instituut bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Moïra Truijens op 30 september 2021 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
4. Feitelijke AchtergrondEisers maken beide onderdeel uit van de ECCO Groep, een van oorsprong Deense schoenenproducent die is opgericht in 1963 en in meer dan vijftig landen ECCO schoenen verkoopt. Eerste Eiser, ECCO Sko A/S, is houder van diverse Uniemerken voor het teken ECCO met gelding in (onder andere) Nederland (hierna gezamenlijk: de “ECCO merken”):
a) woordmerk ECCO met registratienummer 000179317, depotdatum 1 april 1996, geregistreerd op 3 mei 2000, voor de waren in klasse 25: schoenen;
b) woordmerk ECCO met registratienummer 001149871, depotdatum 23 april 1999, geregistreerd op 6 februari 2003 voor de waren in klassen 3, 14, 18, en 25, waaronder: schoenen; neuzen, hakken en zolen voor schoenen;
c) woordmerk ECCO met registratienummer 002282168, depotdatum 29 juni 2001, geregistreerd 11 oktober 2007 voor de waren en diensten in klassen 9, 24, en 35, waaronder: de verkoop van schoenen en reinigingsproducten voor schoenen;
d) woordmerk ECCO met registratienummer 008626954, depotdatum 20 oktober 2009, geregistreerd op 18 juni 2010 voor de waren en diensten in klassen 3, 9, 18, 21, 25, 28, 35, 36, en 41, waaronder: de verkoop van schoenen, veters, schoenenborstels en schoensponzen;
e) beeldmerk (gestyleerd woordmerk) ECCO met registratienummer 000179291, depotdatum 1 april 1996, geregistreerd op 29 maart 1999 voor de waren in klasse 25: schoenen;
f) beeldmerk (gestyleerd woordmerk) ECCO met registratienummer 002967040, depotdatum 10 december 2002, geregistreerd op 2 mei 2007 voor de waren en diensten in klasse 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35, 36, en 41, waaronder: de verkoop van schoenen en schoenverzorgingsproducten; en
g) beeldmerk (gestyleerd woordmerk) ECCO met registratienummer 003477684, depotdatum 30 oktober 2003, geregistreerd op 13 maart 2007 voor de waren en diensten in klasse 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35, 36, en 41, waaronder: de verkoop van schoenen en schoenverzorgingsproducten.
Tweede Eiser, ECCO EMEA Sales SE, fungeert binnen de ECCO Groep als de Europese distributeur die de overeenkomsten sluit met de lokale franchisenemers/geautoriseerde wederverkopers van ECCO schoenen en gerelateerde producten. In deze hoedanigheid is tweede Eiser licentiehouder van de ECCO merken en door eerste Eiser gerechtigd tot verlening van (sub)licenties en handhaving van de ECCO merken.
Verweerder is houder van de Domeinnaam en tevens directeur van Meijerink Schoenen B.V.
De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 23 februari 2005. De website verbonden aan de Domeinnaam wordt gebruikt voor het te koop aanbieden van ECCO schoenen.
Partijen doen al sinds 2005 zaken en hebben diverse overeenkomsten gesloten, waaronder in 2007 de “ECCO Franchise Agreement” en in 2011 de “Internet Overeenkomst”.
5. Stellingen van Partijen A. EiserEisers stellen in de eerste plaats dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de ECCO merken, aangezien de Domeinnaam elk ECCO (woord)merk volledig bevat. De toevoeging in de Domeinnaam van het beschrijvende woord “shop” en een koppelteken doet niet af aan de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de ECCO merken, daar elk ECCO merk het kenmerkende element uitmaakt in de Domeinnaam. Eisers stellen dat de toevoeging van de beschrijvende term “shop” bovendien bijdraagt aan de verwarring, omdat deze verband houdt met de diensten waarvoor het ECCO merk is ingeschreven, te weten de verkoop van ECCO schoenen, welke in shops/winkels geschiedt. Eisers verwijzen daarbij naar: Hoffmann-La Roche Inc. v. Wei-Chun Hsia,WIPO Zaaknr. D2008-0923 en WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), sectie 1.8. Ook stellen Eisers dat het country code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.nl” een technische registratievereiste is die buiten beschouwing kan worden gelaten bij dit oordeel. Eisers verwijzen daarbij o.a. naar: Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Zaaknr.DNL2008-0008.
Eisers stellen dat Verweerder geen recht of legitiem belang meer heeft, nu Eisers de toestemming voor het gebruik van de Domeinnaam recent hebben ingetrokken, dan wel het onderliggende contract ten aanzien van de Domeinnaam rechtsgeldig hebben beëindigd. Dit is het gevolg van doorvoering van een gewijzigd wereldwijd beleid van Eisers, waarbij elk gebruik door geautoriseerde online retailers van domeinnamen met daarin de ECCO merken, niet langer wordt toegestaan. De Eis verwijst naar o.a. Di Claudio, Mauro, Mannozzi Alderano, D’Ottavi Adele v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC,WIPO Zaaknr. DNL2016-0020 en Kok Advocaten Tegelen B.V. v. JFM B.V, Juridisch & Fiscaal Marketingteam B.V. / Peter Dinkla, Jfm Bv,WIPO Zaaknr. DNL2020-0019.
Eisers stellen dat er geen geschil is tussen partijen over de contractuele relatie tussen partijen als zodanig. De ECCO Franchise Agreement tussen Partijen (t.a.v. de exploitatie van de schoenenwinkels) is onverminderd van kracht, en dit geldt ook nog steeds voor de Internet Overeenkomst voor zover het de online verkoop van ECCO producten via de website “www.meijerink-schoenen.nl” betreft.
Eisers stellen dat het huidige gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw geschiedt, nu de toestemming is komen te vervallen en Verweerder de Domeinnaam nalaat over te dragen aan Eiser. Aanvullend stellen Eisers dat Verweerder bewust de activiteiten van Eisers verstoort door tegen het nieuwe beleid in te gaan en de Domeinnaam te blijven gebruiken. Bovendien tracht Verweerder hieruit commercieel voordeel te halen door Internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, die in verwarring zullen raken nu de website van Verweerder sterk de indruk wekt een officiële website van Eisers te zijn. Ook heeft Verweerder een exorbitante geldsom gevraagd waartegen hij bereid is de Domeinnaam over te dragen.
B. VerweerderVerweerder betwist ten eerste dat het Instituut bevoegd zou zijn om op basis van de Regeling het onderhavige geschil in behandeling te nemen, daar de Internet Overeenkomst bij uitsluiting van andere fora het Nederlands Arbitrage Instituut aanwijst, dat over ieder conflict dat voortkomt uit de Internet Overeenkomst dient te beslissen, onder toepassing van Nederlands recht. Verweerder stelt dat de Regeling niet onder het Nederlands recht valt.
Verweerder stelt dat uit artikel 8.2 van de Internet Overeenkomst volgt dat die overeenkomst “conditional on the ECCO Franchise Agreement” is, en dus dat beide overeenkomsten voor de boordeling van dit geschil van belang zijn. De ECCO Franchise Agreement is niet door Eisers overgelegd en maakt volgens Verweerder derhalve geen deel uit van de procedure.
Verweerder stelt voorts dat hij de Domeinnaam al sinds 2005 gebruikt. De Internet Overeenkomst dateert van november 2011. In de jaren voorafgaand aan de Internet Overeenkomst is de Domeinnaam volgens Verweerder zonder expliciete, schriftelijke toestemming gebruikt, en hebben Eisers nooit gesteld dat door gebruik van de Domeinnaam verwarring zou ontstaan. Daarna heeft Verweerder de Domeinnaam jarenlang gebruikt met expliciete, schriftelijke toestemming. Het gebruik na het intrekken van de toestemming is geen teken van kwade trouw en bovendien zijn Eisers niet gerechtigd om de toestemming in te trekken. Verweerder heeft de Domeinnaam niet geregistreerd om de activiteiten van Eisers te verstoren en de vraag om financiële compensatie voor een overdracht staat hier eveneens los van.
Verweerder betwist dat er sprake zou zijn van een gevaar voor verwarring en geeft aan dat dit ook niet logisch zou zijn, vanwege het feit dat hij als geautoriseerde franchisenemer zowel via zijn website als in de door hem geëxploiteerde schoenenwinkels, de desbetreffende merkschoenen verkoopt.
6. Oordeel en Bevindingen BevoegdheidAllereerst zal het meest verstrekkende verweer van Verweerder besproken worden, nu Verweerder zich verzet tegen de bevoegdheid van het Instituut. De Geschillenbeslechter passeert dit verweer, waarmee Verweerder kennelijk de toepasselijkheid van de Regeling op dit geschil betwist.
Op grond van de op de Domeinnaam toepasselijke SIDN voorwaarden (zie met name de Algemene Voorwaarden, de Regeling, en de Toelichting op de Regeling) heeft Verweerder als domeinnaamhouder zich onderworpen aan dit geschillenbeslechtingsproces met betrekking tot de vraag of met de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam de domeinnaamhouder inbreuk maakt op een Benelux merkrecht (inclusief rechten op Gemeenschapsmerken) of een recht op een Nederlandse handelsnaam. SIDN heeft Verweerder bevestigd als de domeinnaamhouder onder de Regeling. Via de Eis op grond van de ECCO merken is de procedure derhalve rechtsgeldig tegen Verweerder ingesteld.
Gebaseerd op het voorgaande stelt de Geschillenbeslechter vast dat zij bevoegd is om onderhavig geschil onder de Regeling te beslechten. Hierbij zij opgemerkt dat de huidige procedure de mogelijkheid voor Partijen onverlet laat om hun geschil aan de rechter voor te leggen, dan wel aan een andere door hen overeengekomen bevoegde instantie.
BeoordelingskaderOp grond van artikel 2.1 van de Regeling dienen Eisers in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eisers rechthebbende zijn; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eisers duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelnemen; en
B. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
A. Identiek of Verwarringwekkend OvereenstemmendDe Geschillenbeslechter stelt vast dat Eisers voldoende hebben aangetoond rechthebbende van de ECCO merken te zijn.
Eisers moeten aantonen dat de Domeinnaam identiek is aan, of zodanig overeenstemt met de ECCO merken, dat er verwarring kan ontstaan. De Domeinnaam bevat de ECCO merken in hun geheel.
De toevoeging in de Domeinnaam van het beschrijvende woord “shop” en een koppelteken doet niet af aan de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de ECCO merken (zie o.a. Hoffmann-La Roche Inc. v. Wei-Chun Hsia,WIPO Zaaknr. D2008-0923; zie ook WIPO Overview 3.0, sectie 1.8).2
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het ccTLD “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing te worden gelaten.
Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling voldaan.
B. Recht of Legitiem Belang; en C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader TrouwDe Geschillenbeslechter ziet aanleiding om onderdelen B en C gezamenlijk te behandelen.
De huidige casus betreft geen duidelijk geval van domeinnaamkaping, maar is in meerdere opzichten feitelijk en juridisch complex. Ten eerste is de verhouding tussen de verschillende overeenkomsten tussen partijen (die bovendien niet allemaal zijn ingediend in de huidige procedure), niet of onvoldoende duidelijk. Ten tweede geldt dat Verweerder de Domeinnaam al vanaf 2005 heeft gebruikt, ruim voordat de Internet Overeenkomst dit gebruik bekrachtigde in 2011. De Internet Overeenkomst voorziet bovendien niet in een bepaling die regelt wat er bij beëindiging van die overeenkomst met betrekking tot de Domeinnaam zou moeten gebeuren. Met betrekking tot Eisers intrekking van toestemming tot gebruik van de Domeinnaam rijst de vraag welke waarde in dit verband toekomt aan zulke eerdere toestemming. Een verdere bijzondere factor ligt in het feit dat ondanks het onderhavige geschil de lange (franchise)relatie tussen partijen niet beëindigd is, maar nog altijd doorloopt.
Er zijn nog andere aspecten die er toe bijdragen dat dit een complexe zaak is, als onderdeel van een breder conflict tussen partijen. Eén en ander maakt dat deze zaak zich niet leent om onder de Regeling beslecht te worden. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter onder meer naar Vliegtickets.nl B.V. v. E-Pepper AG,WIPO Zaaknr. DNL2011-0055:
“[D]e Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) […,] een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP – onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt – heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. De procedure is daarop toegesneden en biedt partijen één schriftelijke kans hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-)recht – en dus de civiele rechter – meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentieovereenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden.”
De vordering op basis van de Regeling zal daarom worden afgewezen, zonder verdere inhoudelijke beoordeling of enig bedoeld effect op eventuele toekomstige juridische stappen door Partijen.
7. UitspraakOp basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Moïra Truijens
Geschillenbeslechter
Datum: 14 oktober 2021
1 De Domeinnaam verhuisde op 7 juli 2021 van Mijn InternetOplossing B.V. naar Previder B.V., en is onder “lock” gebleven.
2 Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP precedent, en dus WIPO Overview 3.0, als relevant voor de huidige procedure en zal zij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie onder meer Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0050).