Eiser is Spido B.V. uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten, Nederland.
Verweerder is t Vosje en van der Linde, Nederland, intern vertegenwoordigd.
2. De DomeinnaamDe onderhavige domeinnaam
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 29 september 2021. Het Instituut heeft op 30 september 2021 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 1 oktober 2021 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 oktober 2021 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 oktober 2021. Op 11 oktober 2021 ontving het Instituut een e-mailcommunicatie van Verweerder. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 25 oktober 2021.
Op 28 oktober 2021 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 15 november 2021 heeft SIDN aan Partijen en het Instituut bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 7 december 2021 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Het Instituut heeft op 9 december 2021 een akte met bijlage van Eiser ontvangen. Op dezelfde dag heeft het Instituut per e-mail een reactie daarop ontvangen van Verweerder. Op grond van artikel 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of deze nadere stukken, die door Partijen uit eigen beweging zijn ingediend, worden toegelaten. Partijen hebben niet gesteld en de Geschillenbeslechter is ook niet van zodanig bijzondere omstandigheden gebleken dat toelating van deze nadere stukken noodzakelijk is, zodat de Geschillenbeslechter deze nadere stukken niet tot de gedingstukken zal rekenen.
4. Feitelijke AchtergrondEiser is naar eigen zeggen al meer dan 100 jaar een Rotterdams icoon, een bekende toeristische attractie en een aanbieder van georganiseerde passagiersdiensten van de Rotterdamse haven.
4KB Investments B.V. (“4KB”) is rechthebbende op het woordmerk SPIDO, ingeschreven in de Benelux op 1 april 2002 onder nummer 699620 voor waren en diensten in de klassen 12 (passagiersschepen), 39 (waaronder vervoer van personen en goederen) en 43 (horecadiensten), alsmede op de Internationale Registratie voor het woordmerk SPIDO, met aanwijzing van de Benelux, van 29 maart 2016 met inschrijvingsnummer 1298901 voor waren en diensten in de klassen 12 (passagiersschepen), 39 (waaronder vervoer van personen en goederen), en 43 (en hotel-, restaurant- en bardiensten) (gezamenlijk het “Merk”). Op 29 juni 2020 heeft Eiser van 4KB een licentie verkregen voor het gebruik van het Merk met de bevoegdheid om de rechten op het Merk te handhaven tegen derden die (mogelijk) inbreuk maken op deze rechten.
Eiser drijft sinds haar oprichting in 1919 haar onderneming onder de handelsnamen “Spido” en “Spido Rotterdam” (de “Handelsnamen”). Eiser is verder de houder van de op 4 maart 1997 geregistreerde domeinnaam
De Domeinnaam is geregistreerd op 9 januari 2017. De Geschillenbeslechter stelt na onderzoek op Internet vast dat er geen website is gekoppeld aan de Domeinnaam die bereikbaar is.
5. Stellingen van Partijen A. EiserEiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan dan wel in zeer hoge mate overeenstemt met het Merk, omdat de Domeinnaam het Merk in het geheel omvat als gevolg waarvan de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Merk. De Domeinnaam verschilt slechts van het Merk door de toevoeging van de geografische aanduiding “Rotterdam”. De enkele toevoeging van een dergelijk beschrijvend element doet volgens vaste jurisprudentie geen afbreuk aan de overeenstemming van de Domeinnaam met het Merk. In deze zaak geldt dat toevoeging van dit element juist bijdraagt aan het verwarringsgevaar, omdat Eiser haar diensten aanbiedt in (de omgeving van) Rotterdam, aldus Eiser.
Eiser stelt voorts dat mutatis mutandis hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen de Domeinnaam en de Handelsnamen. De Domeinnaam bevat de Handelsnaam “Spido Rotterdam” in zijn geheel (alsmede de Handelsnaam “Spido” met de toevoeging van het beschrijvende en hier irrelevante element “Rotterdam”), aldus Eiser. Eiser benadrukt dat het element “Rotterdam” niet alleen voorkomt in een van de Handelsnamen, maar ook verwijst naar de stad waarin Eiser is gevestigd en waarin en waar omheen zij haar diensten aanbiedt.
Eiser betoogt dat het relevante publiek bij het gebruik van de woorden “Spido” en “Rotterdam” in één domeinnaam direct de link zal leggen met Eiser ongeacht of onder de Domeinnaam een website actief is. Het inactief zijn van de website gekoppeld aan de Domeinnaam kan bij het relevante publiek juist de indruk wekken dat Eiser niet meer in bedrijf is en daardoor Eiser (financiële) schade berokkenen, aldus Eiser.
Eiser stelt dat er geen sprake is van een recht of legitiem belang van Verweerder bij de Domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming van Eiser om het Merk of de Handelsnamen te gebruiken. Bij het waarnemen van de woorden “Spido Rotterdam” zal het relevante publiek rechtstreeks het verband leggen met de rondvaarttochten van Eiser in de omgeving Rotterdam en de onderneming van Eiser. Er bestaat geen enkele legitieme reden voor Verweerder om deze indruk bij Internetgebruikers te wekken. Het teken “Spido” is geen beschrijvend teken voor welk product of welke dienst dan ook, dat zou moeten worden vrijgehouden door gebruik voor eenieder. Ook blijkt niet uit feiten of omstandigheden dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt(e) voor het te goeder trouw aanbieden van eigen producten of diensten of voor het treffen van voorbereidende handelingen daarvoor, of voor legitieme niet-commerciële doeleinden.Verweerder is niet als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de Domeinnaam en beschikt ook niet over enig eigen merk-, handelsnaam- of enig ander recht met betrekking tot de tekens “Spido” en “Spido Rotterdam”. Ook op grond van andere objectieve gegevens blijkt geen legitieme reden voor verweerder om zich te bedienen van de tekens “Spido” en “Spido Rotterdam” en daarmee verwarringsgevaar te creëren met de ondernemingen en diensten van Eiser. De hiervoor genoemde tekens worden op geen enkele wijze elders door Verweerder of aan haar gelieerde ondernemingen gebruikt, aldus Eiser.
Eiser stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. De Domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om deze voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan Eiser en/of om de activiteiten van Eiser te verstoren door (i) Eiser te beletten gebruik te maken van een domeinnaam die identiek is aan het Merk en haar Handelsnamen en (ii) het ongerechtvaardigd meeliften op de bekendheid van de merkrechten, handelsnamen, diensten en onderneming van Eiser.
B. VerweerderVerweerder stelt dat de Domeinnaam is vastgelegd voor een “buffet” en “streekgerechten” reeks waarmee Verweerder haar Rotterdamse roots als cateraar wilde vastleggen. Door tijdgebrek, corona en dergelijke factoren is de Domeinnaam niet geactiveerd of ingezet. Met de registratie van de Domeinnaam is geen kwade trouw gemoeid zoals door Eiser is gesteld. De Domeinnaam staat voor: Streek Producten In De Omgeving-Rotterdam. De aan de Domeinnaam te koppelen website was bedoeld als versterking van de overige websites van Verweerder (Verweerder somt de volgende websites op: “www.catering-rotterdam.nl”, “www.vanderlinde-catering.nl”, “www.pec-catering.nl”, en “www.allesvooruwparty.nl”). Als Eiser de Domeinnaam had willen hebben, dan had Eiser die eerder zelf kunnen vastleggen. Er is geen misbruik gemaakt in welke zin dan ook van de Handelsnaam of dienstverlening van Eiser, aldus Verweerder.
6. Oordeel en BevindingenOp grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met:
I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.
A. Identiek of Verwarringwekkend OvereenstemmendEiser heeft genoegzaam aangetoond rechthebbende te zijn op het Merk met gelding in Nederland, althans de bevoegdheid te hebben verkregen van de houder van het Merk om de rechten op het Merk te handhaven tegen derden die (mogelijk) inbreuk maken op deze rechten. Eiser heeft eveneens genoegzaam aangetoond dat de Handelsnamen al geruime tijd door haar worden gevoerd en zij mitsdien rechten op deze namen heeft verkregen.
De Domeinnaam bestaat uit de term “Spido” met daaraan de toevoeging “-Rotterdam”, waarbij het laatste element een geografische aanduiding is, te weten de naam van de havenstad Rotterdam, en enkel beschrijvend zou zijn voor de diensten die Verweerder beweert voornemens te zijn aan te bieden via de Domeinnaam. De toevoeging van het woord “Rotterdam” is geen beletsel voor het vaststellen van verwarrende overeenstemming met het Merk en de Handelsnaam “Spido”, alsmede volledige en dus ook verwarringwekkende overeenstemming met de Handelsnaam “Spido Rotterdam”. Een Internetgebruiker die wordt geconfronteerd met de Domeinnaam of deze intoetst, kan in verwarring raken door te denken dat de Domeinnaam verwijst naar Eiser.
Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het country code Top-Level Domain “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing te worden gelaten (zie ook Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD,WIPO Case No. DNL2008-0008).
De Geschillenbeslechter acht de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk en de Handelsnamen. Aldus is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.
B. Recht of Legitiem BelangOp grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiser te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Volgens vaste rechtspraak onder de UDRP en zoals is bevestigd onder de Regeling in Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, rust deze bewijslast prima facie op de eiser. Voldoet de eiser hieraan, dan heeft de verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht op of belang bij de betreffende domeinnaam heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser heeft aangetoond dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft (zie ook: WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), sectie 2.1).1
Niet gesteld of gebleken is dat Verweerder eigen merk- of handelsnaamrechten heeft ten aanzien van de Domeinnaam of dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Eveneens is niet gesteld of gebleken dat Verweerder een licentie of anderszins toestemming van Eiser heeft verkregen om de Domeinnaam te registreren.
Dat de Domeinnaam zou staan voor “Streek Producten In De Omgeving-Rotterdam”, zoals door Verweerder gesteld onder verwijzing naar typisch Rotterdamse streekproducten, vormt geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, daar de afkorting van de woorden “Streek Producten In De Omgeving” tot “SPIDO”, de Domeinnaam verwarringwekkend maakt met de hiervoor vastgestelde rechten van Eiser.
Daarmee staat vast dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Aldus is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.
C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader TrouwGezien de door Eiser gestelde, door Verweerder niet betwiste, mate van bekendheid (van het Merk en de Handelsnamen) van Eiser en de inhoud van het Verweerschrift, stelt de Geschillenbeslechter vast dat Verweerder bekend was of bekend had moeten zijn met (het Merk en/of de Handelsnamen van) Eiser ten tijde van de registratie van de Domeinnaam en deze hoofdzakelijk heeft gekozen om in het kielzog te kunnen varen van diens bekendheid en reputatie en aldus te profiteren van Eisers goodwill.
Bij deze overweging neemt de Geschillenbeslechter in aanmerking dat Verweerder de gelegenheid om Eisers stellingen over het verwarringsgevaar tussen de Domeinnaam enerzijds en het Merk en de Handelsnamen anderzijds te weerleggen onbenut heeft gelaten.
De Geschillenbeslechter overweegt hierbij ook dat Verweerder (mede) in dezelfde geografische omgeving actief is als Eiser en voornemens is om via de aan de Domeinnaam te koppelen website diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met een deel van de diensten die door Eiser worden aangeboden en waarvoor het Merk is ingeschreven.
Gelet op de door Eiser aangevoerde, en door Verweerder niet of onvoldoende weersproken, stellingen en het overgelegde bewijs, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam tot doel heeft om commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk dan wel de Handelsnamen van Eiser.
Bij deze overweging neemt de Geschillenbeslechter in aanmerking dat Verweerder na ontvangst van de sommatiebrief van Eiser te kennen heeft gegeven dat de Domeinnaam misschien wel, maar misschien ook niet van Verweerder gekocht kan worden.
Alle omstandigheden in overweging nemend, acht de Geschillenbeslechter de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw in de zin van artikel 2.1 sub c van de Regeling. Ten overvloede concludeert de Geschillenbeslechter dat in deze zaak geen gebruik te goeder trouw door Verweerder denkbaar is.
7. UitspraakOp basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam
Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter
Datum: 4 januari 2022
1 Gezien het feit dat de Regeling verregaand gebaseerd is op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), beschouwt de Geschillenbeslechter UDRP precedent, en dus WIPO Overview 3.0, als relevant voor de huidige procedure en zal hij waar toepasselijk daarnaar verwijzen (zie onder meer Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.,WIPO Zaaknr. DNL2008-0050).