El Reclamante es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Internet Names World Wide España, SL, España.
El Titular es Master Inc., con domicilio en los Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio registrado con NIC.PE (Red Científica Peruana). 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de octubre de 2010. El 6 de octubre de 2010 el Centro envió a NIC.PE (Red Científica Peruana) vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 12 de octubre de 2010, NIC.PE (Red Científica Peruana) envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Reclamante presentó una modificación a la Solicitud el 13 de octubre de 2010. El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (la “Política”), aprobada por la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio (CMPD), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional") del 1 de diciembre de 1999.
De conformidad con el párrafo 2.A. del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de octubre de 2010. De conformidad con el párrafo 5.A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de noviembre de 2010. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de noviembre de 2010.
El Centro nombró a Ana María Pacón como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de noviembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma de procedimiento es el español. 4. Antecedentes de Hecho
El Reclamante es titular de las siguientes marcas registradas en el Perú:
- BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el número 30731 para la clase 42 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el número 32123 para la clase 35 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el número 32124 para la clase 38 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el número 85091 para la clase 9 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL (marca mixta) registrada con el número 36937 para la clase 36 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL ADELANTE registrada con el número 35770 para la clase 36 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL ADELANTE registrada con el número 35771 para la clase 41 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL AGENTE EXPRESS (marca mixta) registrada con el número 43268 para la clase 36 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL AGENTE EXPRESS (marca mixta) registrada con el número 43269 para la clase 42 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL AGENTE EXPRESS (marca mixta) registrada con el número 43270 para la clase 35 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL CREDITO LIQUIDO EMPRESAS (marca mixta) registrada con el número 44028 para la clase 36 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL CREDITO LIQUIDO EMPRESAS (marca mixta) registrada con el número 43281 para la clase 35 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL CREDITO LIQUIDO EMPRESAS (marca mixta) registrada con el número 42694 para la clase 41 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el número 54835 para la clase 35 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el número 54836 para la clase 36 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el número 54837 para la clase 35 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el número 54838 para la clase 36 del Nomenclátor.
- BBVA BANCO CONTINENTAL TU VIVIENDA (marca mixta) registrada con el número 50958 para la clase 41 del Nomenclátor.
- BANCO CONTINENTAL CUENTA SUELDO BBVA (marca mixta) registrada con el número 43545 para la clase 35 del Nomenclátor.
- BANCO CONTINENTAL CUENTA SUELDO BBVA (marca mixta) registrada con el número 43546 para la clase 36 del Nomenclátor.
- BANCO CONTINENTAL CUENTA SUELDO BBVA (marca mixta) registrada con el número 43042 para la clase 41 del Nomenclátor.
- FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el número 47405 para la clase 35 del Nomenclátor.
- FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el número 47406 para la clase 41 del Nomenclátor.
- FUNDACION BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el número 47407 para la clase 45 del Nomenclátor.
- BLUE BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el número 48279 para la clase 36 del Nomenclátor.
- PERU GOURMET BBVA BANCO CONTINENTAL registrada con el número 57711 para la clase 35 del Nomenclátor.
Estas marcas fueron registradas en el Perú con anterioridad al nombre de dominio controvertido.
Asimismo, el Reclamante es titular de diversas marcas que incluyen la denominación BBVA BANCO CONTINENTAL en una serie de países a nivel internacional. 5. Alegaciones de las PartesA. Reclamante
El Reclamante alega que posee derechos marcarios previos al registro del nombre de dominio controvertido, los mismos que son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión, puesto que:
i) BBVA es un grupo global de servicios financieros con una presencia internacional en 32 países.
ii) BBVA tiene registrada la denominación “BBVA” en una serie de países en todas las clases del Nomenclátor Internacional.
iii) BBVA es titular de la marca CONTINENTAL en diversas clases del Nomenclátor Internacional.
iv) El elemento central del nombre de dominio controvertido es “BBVA”.
v) La única diferencia entre las marcas registradas y el nombre del dominio es el sufijo ”.pe”. Esta diferencia, por sí sola es incapaz de diferenciar ambos elementos.
vi) La eliminación del espacio entre BBVA y CONTINENTAL se debe a razones técnicas y según jurisprudencia conocida esta supresión es irrelevante para establecer la identidad entre las marcas registradas y el nombre de dominio en cuestión.
Asimismo, el Reclamante alega que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, por cuanto:
i) Dada la notoriedad y renombre de la marca CONTINENTAL en el Perú no cabe que el nombre de dominio se haya registrado de manera casual..
ii) No aparece registrado a nombre del Titular ninguna marca bajo tal denominación.
iii) El Titular no ha sido autorizado o licenciado para usar la denominación “CONTINENTAL”.
iv) La página web que responde al nombre de dominio es simplemente una página que redirecciona al visitante a otras páginas web, cuya finalidad es mantener una serie de enlaces a otras páginas a cambio de un pago al titular del nombre de dominio.
v) El objetivo del Titular es aprovecharse del renombre de la marca del Reclamante para lograr que la página sea visitada por numerosos usuarios de Internet.
Finalmente, el Reclamante establece que el nombre de dominio en cuestión ha sido registrado de mala fe. Basa su afirmación en los siguientes hechos:
i) Dada la notoriedad del Reclamante es imposible que el Titular haya elegido el nombre de dominio en cuestión de casualidad.
ii) El registro del nombre de dominio se ha realizado para especular con el mismo o atraer a usuarios de Internet para crear confusión con las prestaciones del Reclamante o para perturbar su actividad comercial.
iii) De acuerdo con jurisprudencia reiterada del Centro, mantener una página web con enlaces permite deducir que el nombre de dominio en cuestión se registró y se está usando de mala fe.B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Reclamante. Cabe indicar que el Centro notificó al Titular a la dirección física y electrónica de contacto indicada por NIC.PE (Red Científica Peruana), que en el caso de la dirección electrónica es la misma que aparece en la base de datos de consulta pública del WhoIs. 6. Debate y conclusiones
El hecho de que el Titular no haya contestado la Solicitud no libera al Reclamante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artículo 16 a) que “el Grupo de Expertos podrá emitir su decisión … considerando los documentos y las pruebas que tenga a su disposición” debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al artículo 16 b) del Reglamento, “b) El Grupo de Expertos también emitirá su decisión … en caso que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no respete alguno de los plazos establecidos por el presente Reglamento …”.
En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Titular, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por el Reclamante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.
A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento aplicable en este caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio contiene algunos de los términos que conforman las marcas BBVA BANCO CONTINENTAL, registradas en el Perú en diferentes clases del Nomenclátor Oficial a nombre del Reclamante. En efecto, el nombre de dominio en cuestión contiene los dos términos más distintivos y caracterizantes, a ser éstos BBVA y CONTINENTAL de las marcas del Reclamante.
En el presente caso, la adición del sufijo “.com”, indicativo del nivel superior, no tiene relevancia a los efectos de distinguir el nombre de dominio de las marcas registradas. Este criterio ha sido establecido en reiteradas decisiones del Centro, entre otras, Sanofi Aventis v. ALEX and DomainsByP,Caso OMPI No. D2007-1453. Igualmente, la adición del ccTLD “.pe” tampoco tiene relevancia, puesto que éste se deriva de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio (entre otros, Huavei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume, Caso OMPI No. DES2006-0044; Tesys Internet S.L v. Mónica Sanz Monsalve, Caso OMPI No. DES2006-0021; y Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López,Caso OMPI No. DES2008-0039).
Finalmente, como lo ha venido estableciendo diversa jurisprudencia del Centro, la supresión del espacio entre las dos palabras (“BBVA” y “CONTINENTAL”) es irrelevante para efectos de establecer una distinción entre las marcas registradas del Reclamante y el nombre de dominio en cuestión (entre otros, Mundo Revistas S.A. v. D. Daniel Tercero García, Caso OMPI No. 2002-0593).
Por las consideras anteriores, este Experto considera que existe similitud entre el nombre de dominio y las marcas del Reclamante, y por lo tanto se cumple el primero de los requisitos fijados en el artículo I.a. de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter ilegítimo es necesario que el Titular no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.
En primer lugar, el Reclamante ha demostrado tener registradas a su nombre diversas marcas, las mismas que se encuentran citadas en los Antecedentes de Hecho, y cuya identidad o similitud con el nombre de dominio controvertido ha sido objeto de explicación en el punto anterior.
Por otro lado, de las alegaciones del Reclamante y de la prueba aportada con la Solicitud se desprende que el Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con el Reclamante que le permita utilizar sus marcas o aplicarlas en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización del Reclamante para registrar o utilizar el nombre de dominio . Por el contrario, el Reclamante con su Solicitud demuestra que requiere del Titular que cese en el uso y transfiera el nombre de dominio al Reclamante. Por tanto, no se ha acreditado la existencia de ningún derecho o interés similar en favor del Titular.
El Titular al no contestar a la Solicitud no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia.
Adicionalmente, el Titular no es conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio controvertido y éste no corresponde con el propio nombre del Titular.
Otro factor importante a considerar es que tal y como ha señalado el Reclamante, y ha podido comprobar personalmente el Experto, el nombre de dominio controvertido no conduce a ninguna página web que ofrezca algún producto o servicio del Titular, sino que se limita a contener una serie de enlaces a otras páginas web.
Este hecho unido a la consideración que el nombre de dominio reproduce marcas reconocidas en el Perú en un sector económico determinado, pone de manifiesto que el registro por parte del Titular ha tenido como única finalidad obstaculizar el registro del nombre de dominio por parte de la empresa titular de las marcas. A ésto hay que agregar el hecho de que el propio Titular está ofreciendo transferir el nombre de dominio en cuestión en su página web, siendo así que el ofrecimiento de venta puede ser considerado en ciertas circunstancias como una evidencia de falta de interés legítimo (Ing Groep N.V. v. Amario Díaz López, Caso OMPI No. DES2009-0007).
Todo ello, lleva a este Experto a considerar cumplido el segundo de los requisitos del artículo I.a. de la Política, por considerar que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el registro del nombre de dominio controvertido. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En este punto debe analizarse la existencia de mala fe del Titular en el registro o uso del nombre de dominio controvertido. Diversos indicios llevan a afirmar su existencia.
En primer lugar, las marcas del Reclamante son ampliamente conocidas en el territorio peruano, y no sólo en el sector financiero, por lo que el Titular ha debido conocer su existencia. El previo conocimiento de la marca por parte del Titular es un indicio de mala fe, tal como ha sido establecido en diversas decisiones del Centro (entre otras, Facebook Inc. v. Usta Cafer,Caso OMPI No. DES2009-0006; Caso Autocontrol Cederroth Ibérica S.A.U. v. Jesús Vidriales Francho; y Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies, S.L., Caso OMPI No. DES2010-0009).
Además, la tenencia de una página web sin contenido, sólo redireccionando a los usuarios a otras páginas web, constituye, tal y como se desprende de numerosas decisiones emanadas también del Centro, indicio de la mala fe del Titular, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio en cuestión (Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías,Caso OMPI No. D2000-0239, entre otras).
Finalmente, el hecho que en la página web del Titular se ofrezca el nombre de dominio en cuestión a la venta y que en la página web no se ofrezca ningún producto o servicio del Titular son circunstancias que demuestran que el nombre de dominio ha sido adquirido fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo al Reclamante o a un competidor del Reclamante, lo que constituye un acto de mala fe.
En consecuencia, con apoyo en lo anteriormente expuesto, el Experto concluye que concurre en el presente caso el requisito de mala fe exigido en el artículo I.a. de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo I.a. de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido al Reclamante.
Dr. Ana María Pacón
Experto Único
Fecha: 11 de diciembre de 2010
Full & Egal Universal Law Academy