La Reclamante es Google Inc. con domicilio en Mountain View, California, Estados Unidos de América, representada por Piérola & Asociados, Perú.
El Titular es googel ltd. (#5703430), con domicilio en Two Stooges LLC, China. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio (de aquí en adelante “el nombre de dominio en disputa”).
El registrador del citado nombre de dominio en disputa es la Red Científica Peruana NIC.PE. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de noviembre de 2011. El 11 de noviembre de 2011, el Centro envió a NIC.PE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de noviembre de 2011, NIC.PE envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 30 de noviembre de 2011, la Reclamante presentó una Solicitud enmendada en respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente en cuanto a que había excedido el límite de palabras.
El Centro verificó que la Solicitud y la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (la “Política”), aprobada por la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio (CMPD), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 2.A. del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud y la Solicitud enmendada al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de diciembre de 2011. De conformidad con el artículo 5.A. del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de diciembre de 2011. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de enero de 2012.
El Centro nombró a Fanny Aguirre Garayar como miembro del Grupo de Expertos el día 19 de enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 9 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español. 4. Antecedentes de Hecho
4.1 La Reclamante es titular de la marca YOUTUBE en las clases 9,35, 38,41 y 42 de la Nomenclatura Oficial en la República del Perú, siendo el registro más antiguo otorgado con fecha 7 de mayo del año 2007.
4.2 Así mismo la Reclamante es titular de la marca YOUTUBE en diversas clases de la Nomenclatura Oficial, con primer uso en el comercio desde 24 de abril de 2005 y solicitada el 30 de enero de 2006 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), así como es titular de la marca YOUTUBE en Argentina, Colombia, España y en la Unión Europea.
4.3 La Reclamante es titular del nombre de dominio , registrado desde el año 2005.
4.4 El nombre de dominio objeto de la presente controversia fue registrado el 29 de mayo del año 2006 conforme la información remitida por el Registrador de nombres de dominio bajo el ccTLD “.pe”. 5. Alegaciones de las Partes A. Reclamante
La Reclamante formula las siguientes alegaciones de hecho y derecho:
1. Es titular de la marca YOUTUBE para proteger productos/servicios de las clases 9, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional, inscrita bajo Título No. 3525802, con primer uso en el comercio desde 24 de abril de 2005 y solicitada el 30 de enero de 2006 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).
2. Es titular de la marca YOUTUBE en Perú, conforme al siguiente detalle:
Marca Titular Clase Certificado Fecha de Solicitud
YOUTUBE
Google Inc.
9
148989
15 de octubre de 2008
35
55171
15 de octubre de 2008
38
46098
14 de diciembre de 2006
41
46380
01 de junio de 2007
42
55172
15 de octubre de 2008
3. Asimismo es titular de la marca YOUTUBE en Argentina, Colombia, España y en la Unión Europea.
4. Señala que deberá tomarse en cuenta además de los registros marcarios otorgados en Perú, el registro de la marca en los Estados Unidos de América, así como los principios contenidos en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de Washington), de la cual el Perú y los Estados Unidos de América son miembros.
5. Es titular del mundialmente famoso portal de Internet , cuyo nombre de dominio está registrado desde el año 2005.
6. El nombre de dominio registrado es idéntico y confundible con la marca usada, solicitada y registrada YOUTUBE, lo cual causa graves consecuencias, no sólo al derecho de los consumidores y usuarios, sino también a los legítimos derechos de la Reclamante.
7. El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, al no poseer marca registrada, nombre comercial o denominación social que incluya el vocablo YOUTUBE, ni es conocido con tal denominación en el mercado peruano, no existiendo denominación alguna semejante, conforme a los reportes de búsqueda emitidos por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos(SUNARP).
8. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe siendo intención del Titular el aprovecharse de la reputación y notoriedad de las marcas y el nombre del portal de titularidad de la Reclamante. Desde su lanzamiento en el año 2005 hasta la fecha, el portal ha tenido un gran impacto en la cultura popular a nivel mundial, siendo el portal líder a nivel mundial y el portal en tercer lugar a nivel mundial por el número de visitas.
9. La marca YOUTUBE es una marca notoriamente conocida en el Perú y en el mundo como portal de reproducción de videos en línea.
El nombre de dominio en disputa es usado de mala fe toda vez que redirecciona a una página en donde existen una serie de links o enlaces a sitios web de terceros que son competidores de la Reclamante. El Titular del nombre de dominio en disputa pretende impedir que la Reclamante pueda utilizar su marca en la web y, de otro lado, genera confusión en los consumidores y usuarios acerca de la verdadera identidad de su titular.
10. La Reclamante aporta los siguientes medios de prueba para sustentar sus argumentos:
- Impresión de un reporte emitido por la USPTO sobre los registros de la marca YOUTUBE en Estados Unidos de América.
- Copia de diversos certificados de propiedad de la marca YOUTUBE emitidos por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (“INDECOPI”).
- Copia del reporte emitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España sobre la marca registrada YOUTUBE en dicho país.
- Copia del reporte emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina sobre la marca registrada YOUTUBE en dicho país.
- Información que proporciona el WhoIs sobre el registro del nombre de dominio .
- Copia de la Resolución No. 1874- 2010/TPI/INDECOPI de fecha 20 de agosto de 2010 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
- Impresiones de reportes de búsqueda del vocablo YOUTUBE en diversos buscadores de Internet.
- Reporte de búsqueda de la titular del nombre de dominio en Internet, así como en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú.
- Impresión de la página que se visualiza al digitar el nombre de dominio en disputa al 6 de septiembre de 2011.
- Impresión de la página web que reporta a YOUTUBE como el invento del año, según la revista Times del año 2005.
- Reporte de las cien marcas de más valor en el año 2011.
- Reportes de las páginas web que muestran el número de visitas que recibe el portal “www.”.
- Copia del Estudio de Redes Sociales en Latinoamérica 2010 elaborado por Burson & Marsteller.
- Copia del Estudio de Opinión Pública elaborado por la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre el Uso y Percepción de Internet por los jóvenes.
- Detalle de todos los nombres de dominio “youtube” de segundo y tercer nivel registrados a nivel mundial.
- Detalle de los registros de la marca YOUTUBE en Estados Unidos de América y el resto del mundo.
- Breve historia sobre el uso del portal “www.” en Internet.
- Impresiones de diversas páginas web sobre el fenómeno “youtube” en Internet.
- Recopilación de diversos artículos de Westlaw News del año 2011 sobre “youtube”.
- Impresiones de una página web que muestra la relación entre la Warner Music y Y.
- Impresiones de la página web de la revista Time sobre las mejores invenciones del año 2006.
- Impresión de la página web Nielsen Net rankings sobre el tráfico de visitantes en el portal “www.” en el año 2006.
- Impresión del reporte emitido por la compañía Nielsen de setiembre de 2006 sobre las marcas más populares on line en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
- Impresión sobre la noticia referida a la alianza estratégica entre la NBC y
- Impresión de una página web que reporta la probable compra de Youtube por parte de Google Inc del año 2006.
- Impresión de artículo aparecido en el portal sobre el éxito de Google.
- Impresiones de noticias aparecidas en diversos portales on line sobre la compra de Youtube por parte de Google.
- Copia de resoluciones que mencionan que la marca YOUTUBE o el nombre de dominio son notoriamente conocidos en China, Japón, Portugal, República de Corea y Turquía. B. Titular
El Titular del nombre de dominio en disputa no contestó a las alegaciones de la Reclamante. 6. Debate y conclusiones
6.1. La Experta, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar la controversia teniendo en consideración la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional y las normas generales y principios generales del derecho aplicables.
Conforme a lo dispuesto en la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia de un nombre de dominio a la Reclamante son las siguientes:
“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, de manera previa al registro de dominio y sobre la que el reclamante tenga derechos; o
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú; o
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú; o
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú;
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas; y
2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
El examen de estas tres circunstancias tendrá como efectos establecer la cancelación del registro o la transmisión de la titularidad del nombre de dominio en disputa.
Como puede apreciarse del texto invocado, se deben examinar las tres circunstancias para tener una convicción sobre el derecho del Titular del nombre de dominio en disputa o de la Reclamante y verificar el cumplimiento de las mismas, a efectos de determinar si se debe ordenar la transferencia de titularidad del nombre de dominio en disputa.
6.2 Cuestión Previa
La Reclamante sostiene en su solicitud que la Experta debe basar su Decisión en la Política, el Reglamento, las normas generales y principios de Derecho que considere aplicables y precisa que forman parte de las normas aplicables los Tratados suscritos por el Perú como la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de Washington), de la cual el Perú y los Estados Unidos de América son países miembros.
En efecto, la Constitución Política del Perú establece que los tratados celebrados por el Perú y en vigor forman parte del derecho nacional y la Convención de Washington es uno de ellos.
Dicho Tratado en su artículo primero establece el principio de “trato nacional”, en virtud del cual cada Estado tiene que aplicar a los nacionales o domiciliados de otros Estados su legislación nacional sin discriminación alguna, otorgándoles un trato no menos favorable que el que da a sus propios nacionales o domiciliados.
Conforme lo establece expresamente el artículo 3 de la Convención de Washington “(...) toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados”.
(el subrayado es de la Experta).
La ley nacional en este caso es la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma derivada de un tratado de integración, que forma parte de la legislación peruana, que, en su artículo 154 establece que “[…] el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
De una interpretación del artículo tercero citado, en concordancia con lo dispuesto por el principio de “trato nacional” consagrado en el artículo 1° de la Convención de Washington, queda claro que siendo un principio del Derecho marcario andino que solo el registro es constitutivo de derechos, a diferencia del sistema que rige en Estados Unidos de América, mal puede reconocerse una protección mayor a un nacional de otro Estado que no cumple los requisitos formales establecidos en las normas legales del Perú, ello significaría un acto de discriminación en contra de los nacionales y domiciliados en Perú, hecho que no va acorde con el espíritu de trato igualitario a nacionales y domiciliados en Perú y en los demás Estados contratantes.
Es por estas consideraciones que la Experta no puede acoger los argumentos vertidos por la Reclamante respecto de la aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929 a la presente controversia.
6.3. La Experta considera necesario precisar e identificar en el tiempo los hechos invocados en la presente controversia. Así se han identificado los siguientes hechos:
a) Con fecha 29 de mayo del año 2006 se registró el nombre de dominio en disputa , el mismo que se encuentra vigente a favor del Titular.
b) El 7 de mayo del año 2007 es la fecha del registro más antiguo de la marca YOUTUBE en el Perú obtenido ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. La fecha señalada por la Reclamante, el 14 de diciembre de 2006, como la fecha en que la marca fue solicitada a registro ante el INDECOPI, no puede tomarse en cuenta toda vez, que en el sistema marcario peruano, el registro de la marca es constitutivo de derechos y el derecho de exclusiva nace solo con su registro, no antes, siendo ambas fechas, en todo caso, posteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
c) En base a las consideraciones expuestas en el acápite 6.2, la fecha de primer uso en el comercio y los registros de la marca YOUTUBE en Estados Unidos de América y en el resto del mundo, así como su condición de ser una marca con un conocimiento extendido en Internet y a nivel mundial, no cumplen con el primer requisito establecido en la Política, por lo cual carece de sentido que la Experta se pronuncie sobre las otras dos circunstancias contenidas en el artículo Ia. de la Política.
Así las cosas, la Experta considera que los registros de marca obtenidos en el Perú invocados como título habilitante para el inicio de una controversia deben haber sido obtenidos con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, en estricto cumplimiento de la Política y su Reglamento. 7. Decisión
Por las razones expuestas, la Experta deniega la Solicitud.
Fanny Aguirre Garayar
Experto Único
Fecha: 20 de febrero de 2012
Full & Egal Universal Law Academy