La Reclamante es Google Inc., con domicilio en Mountain View, California, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Piérola & Asociados, Perú.
La Titular es Master Inc., con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América. 2. El Nombre de Dominio y el Administrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa registrado con NIC.PE. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2012. El mismo día, el Centro envió a NIC.PE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de diciembre de 2012, NIC.PE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 21 de diciembre de 2012, la Reclamante presentó la Solicitud enmendada sin que el Centro hubiera efectuado requerimiento alguno. El 22 de enero de 2013, el Centro notificó formalmente a la Reclamante distintas deficiencias en la Solicitud. La Reclamante presentó una Solicitud enmendada el 25 de enero de 2013.
El Centro verificó que la Solicitud junto con las Solicitudes enmendadas cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD. PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud y las Solicitudes enmendadas a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de enero de 2013. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 19 de febrero de 2013. El Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 20 de febrero de 2013.
El Centro nombró a Cristian L. Calderón Rodríguez como único miembro del Grupo de Expertos (“GRE”) el 26 de febrero de 2013 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.
El idioma del procedimiento es el español. 4. Antecedentes de hecho
La Reclamante es titular de la marca BLOGSPOT en las clase 41 de la clasificación de Niza, bajo certificado No. 73075 otorgado con fecha 23 de agosto de 2013 por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”).
La Reclamante es titular de los nombres de dominio , registrado el 31 de julio de 2000 a través de Mark Monitor INC, según lo señalado en el expediente y corroborado con la información tomada de las bases de datos públicas denominadas WhoIs.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por Master Inc. el día 3 de febrero de 2008 conforme la información remitida por NIC.PE.. 5. Alegaciones de las Partes A. Reclamante
Las alegaciones sostenidas por la Reclamante en su Solicitud son básicamente las siguientes:
- El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de generar confusión con su marca registrada.
- La Titular no cuenta con legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en disputa ya que únicamente ha registrado el mismo con la intención de redireccionar la misma a otra página Web que proporciona juegos para celulares, lo cual indudablemente genera beneficios económicos a la Titular.
- Con el registro del nombre de dominio en disputa se impide su acceso al mercado a través de dicho nombre de dominio, contando ella ya con el nombre de dominio
- La Titular no sólo ha registrado el nombre de dominio en disputa sino también otro nombre de dominio registrado ante NIC.PE que lo perdió en un proceso similar al presente. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Reclamante 6. Debate y conclusiones
El GRE, en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar la posición de las partes, teniendo en consideración lo siguiente:
a) La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.Pe.
b) El Reglamentode la Politica de solución de controversias arriba descrita. y
c) Normas generales y principios generales del derecho aplicable.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.a.1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del dominio en disputa a la Reclamante son las siguientes:
“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el GRE se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Reclamante es titular de la marca se servicio BLOGSPOT en Perú en las clases 41 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.
La Política no hace referencia alguna a la fecha en que la Reclamante deba haber adquirido en Perú derechos sobre su marca de productos o servicios. En consecuencia, no resulta determinante si la marca ha sido registrada en Perú con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas de la Reclamante. (Ver Reckitt Benckinser Plc v. Eunsook Wi,Caso OMPI No. D2009-0239). (Ver también la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), punto 1.4.)
En virtud de lo anterior, debe analizarse si entre la marca de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el grado de producir confusión.
El GRE considera que la marca registrada BLOGSPOT de la Reclamante es idéntica al nombre de dominio en disputa. En la medida que los sufijos “.com” y “.pe” hacen referencia a un tipo de dominio y código de un país (“ccTLD”), ambos carecen de carácter distintivo, por lo que el GRE constata que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y el elemento distintivo de la marca de la Reclamante. En efecto, es bien sabido que estos elementos no tienen relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca registrada (Ver Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López,Caso OMPI No. DES2008-0039).
Por las consideraciones antes expuestas, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que la Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El GRE considera que la Reclamante debe demostrar prima facie que la Titular no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, y una vez establecido un caso prima facie, la Titular del nombre de dominio en disputa debe demostrar que en su condición de solicitante de un nombre de dominio tiene un legítimo interés o derecho sobre el nombre de dominio solicitado. Mientras.
En la Política no se exige al solicitante de un nombre de dominio que demuestre, pruebe o exhiba algún derecho o legítimo interés al momento de solicitar el nombre de dominio. La entidad de registro asume que el solicitante tiene un derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio solicitado. Sin embargo, ocurrida una controversia y establecido un caso prima facie por el reclamante, quien debe demostrar que sí tiene un derecho o legítimo interés sobre dicho nombre de dominio es la Titular.
En este orden de ideas, en el presente proceso la Reclamante ha establecido un caso prima facie sobre la falta de derecho o legítimo interés de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa, y la Titular no ha acreditado tener derechos sobre el nombre de dominio en disputa. Se entiende como “derecho” aquel título distinto al emanado del registro del dominio que goce o ejerza la actual Titular. Por su lado, la Reclamante presenta pruebas fehacientes de sus derechos marcarios sobre la marca BLOGSPOT.
Respecto al derecho o legítimo interés que debe tener la Titular en relación al nombre de dominio en disputa, la Política establece en el artículo I.i una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos de un titular en el nombre de dominio, a saber:
“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”
De la revisión del caso se desprende que la Titular no ha demostrado que haya hecho en el pasado o esté haciendo actualmente un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, el GRE ha podido comprobar que el nombre de dominio en disputa no conduce a ninguna página Web que ofrezca algún producto o servicio de la Titular, sino que en su página Web sólo redirecciona a otro sitio Web. El GRE no considera esto como un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Titular tampoco ha podido demostrar que es conocida de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa.
Por las consideraciones anteriores, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el segundo de los requisitos establecidos en artículo I.a.2 d la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Según el artículo I.a.3 de la Política, el GRE deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:
a) Mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, o
b) Uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.
La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales1 radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.
Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Reclamante una especie de probatio diabólica puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito (ver Aventis Holdings, Inc. V. Domain Admin,Caso OMPI No. DES2011-0031).
Esta figura se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico peruano, en el artículo 1362 del Código Civil, el cual es concordante con el artículo I.i de la Política.
La Política, de manera enunciativa y no taxativa, resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:
“ i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
Ahora bien el apartado de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el GRE puede tomar en cuenta en su valoración final, pero no es obligatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del GRE. Ello es así porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos de la conducta humana. La ratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.
Siendo ello así, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio, en este caso, a la Reclamante. Probablemente en otros marcos legales algunas conductas como las descritas en este texto normativo como actos de mala fe no lo sean, pero la Titular al registrar el nombre de dominio en disputa bajo estas reglas, declara conocerlas y aceptarlas.
En el presente caso, queda claro que el nombre de dominio en disputa se utiliza para atraer al usuario de Internet hacia otro sitio Web en línea (a saber, página de juegos para teléfonos móviles) creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos de la Reclamante y por ende afectando su imagen, prestigio o interés comercial.
Por lo anterior, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el tercer requisito establecido en el artículo I.d.3 de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Reclamante.
Cristian Leonardo Calderón Rodríguez
Experto Único
Fecha: 15 de marzo 2013
1 Manuel Ossorio. Trigésima Edición Edit.Heliasta. ISBN: 9789508850553
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