La Reclamante es Prensa Popular S.A.C., con domicilio en Lima, Perú, representada por Allende & Garcia S. Civ. de R.L, Perú.
El Titular es Crea Arte S.A.C., con domicilio en Lima, Perú. 2. El Nombre de Dominio y el Administrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa , registrado con NIC.PE. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de mayo de 2013. El mismo día, el Centro envió a NIC.PE, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de junio de 2013, NIC.PE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de junio de 2013. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 4 de julio de 2013. El Titular no presentó ningún Escrito de Contestación. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 5 de julio de 2013.
El Centro nombró a Enrique Bardales Mendoza como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 11 de julio de 2013 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento, el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución. 4. Antecedentes de hecho
La Reclamante es titular de la marca EL TALAN (y logotipo) en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo certificado No. 96760, otorgado con fecha 5 de mayo de 2004 por ese entonces la Oficina de Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”), hoy Dirección de Signos Distintivos, y vigente hasta el 3 de mayo de 2014.
El nombre de dominio en disputa es , el cual fue registrado por Crea Arte S.A.C. el día 7 de junio de 2012, conforme a la información remitida por NIC.PE.
A fin de sustentar sus argumentos, la Reclamante presentó una serie de medios probatorios entre los que destacan:
- El Contrato de Registro de NIC.PE.
- Certificado de la marca registrada, No. 96760, emitido por la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI, a fin de acreditar el registro de la marca mixta EL TALAN (y logotipo), en la clase 16 de la Clasificación Internacional, vigente hasta el 3 de mayo de 2014, con la cual considera que el nombre de dominio en disputa se confunde.
- Resultados de la búsqueda WhoIs del nombre de dominio en disputa .
- Información del Titular Crea Arte S.A.C. obtenida de la página Web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (“SUNAT”).
- Informe de KANTAR MEDIA PERU, que sustenta que el Diario Trome es el Diario de mayor lectoría en Perú, alcanzando diariamente 1.966,436 millones de lectores.
- Partes pertinentes de tres Suplementos de El Talan n de distintas fechas, donde se muestra el uso de la marca EL TALAN y logotipo.
- La página Web de “www.” a fin de revisar el contenido de la misma y acreditar el uso de la marca EL TALAN 5. Alegaciones de las Partes A. Reclamante
Las alegaciones sostenidas por la Reclamante en su Solicitud son básicamente las siguientes:
- Su actividad principal es la generación de contenidos en general, incluyendo la producción y edición de contenidos periodísticos orientados al público en general.
- La empresa es la propietaria del diario “Trome”, un diario de corte familiar, dirigido a los sectores C y D de la población. Conjuntamente con este diario se emite un Suplemento de Avisos Clasificados donde se incluyen la venta/alquiler de casas, departamentos, autos, oportunidad laborales, entre otros anuncios clasificados. Dicho Suplemento se denomina “El Talán” y es un suplemento muy conocido entre los lectores del referido diario.
- Es titular de la marca EL TALAN (y logotipo) en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo certificado No. 96760, otorgado con fecha 5 de mayo de 2004 y vigente hasta el 3 de mayo de 2014.
- El Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa , el cual está dirigido al público peruano, apropiándose de su marca EL TALAN y la reputación que tiene la misma así como el Suplemento de Clasificados “El Talán”, del Diario Trome, al utilizar el referido nombre de dominio en disputa para anuncios clasificados.
- El Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa , el cual está impidiendo que utilice dicho nombre de dominio para complementar sus servicios; además de impedirle el uso legítimo sobre la marca EL TALAN.
- El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de generar confusión con su marca registrada EL TALAN y logotipo, en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
- El Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque ha registrado ilegítima y deslealmente el nombre de dominio con la intención de impedir el acceso al mercado a través de dicho nombre de dominio e intentar obtener un beneficio económico del mismo.
- El nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, debido a que la titular tenía conocimiento de que EL TALAN es un suplemento de avisos clasificados del Diario Trome del cual es propietario, y se está aprovechando de la reputación y notoriedad del suplemento “El Talán” al apropiarse del nombre de dominio en disputa y así engañar al consumidor, quien asumiría que la página Web pertenece a Prensa Popular S.A.C., titular del Diario Trome, cuando no es así en la realidad.
- No solo se están apropiando indebidamente del nombre de dominio , sino que en dicha página web hacen uso de signos asociados al Diario Trome, como se puede apreciar de la página web “www.”, donde se están utilizando elementos de la marca registrada TROME, registrada con el Certificado N° 28258 en la clase 38 de la Clasificación Internacional.
- El Titular hace un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa con intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de la marca TROME y EL TALAN respecto de los 11 de 16 productos y/o de servicios que distingue con un evidente ánimo de lucro.
- La página Web “www.” está dañando su reputación al ofrecer en dicha página web servicios sexuales. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Reclamante. 6. Debate y conclusiones
En aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, procederá a analizar la posición de las partes, teniendo en consideración lo siguiente:
a) La Política;
b) El Reglamento; y
c) Normas generales y principios generales del derecho aplicable.
Conforme a lo dispuesto en el artículo I.a.1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la cancelación del nombre de dominio en disputa son las siguientes:
“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política y el Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso, así como del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”), por haber sido igualmente inspirado en la UDRP. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Reclamante es titular de la marca EL TALAN en Perú, en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.
La Política no hace referencia alguna a la fecha en que la Reclamante deba haber adquirido en Perú derechos sobre su marca de productos o servicios. En consecuencia, no resulta determinante si la marca ha sido registrada en Perú con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas de la Reclamante. (Ver Reckitt Benckinser Plc v. Eunsook Wi,Caso OMPI No. D2009-0239). (Ver también la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), punto 1.4.). En todo caso, las marcas de la Reclamante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.
En virtud de lo anterior, debe analizarse si entre la marca de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el grado de producir confusión.
El Experto considera que la marca registrada EL TALAN de la Reclamante es similar al nombre de dominio en disputa. En la medida que sufijo “.pe” hace referencia a un tipo de dominio y código de un país (“ccTLD”), este carece de carácter distintivo. En efecto, es bien sabido que este elemento, por lo general, no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca registrada (Ver Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López,Caso OMPI No. DES2008-0039).
En ese sentido, la similitud precedente radica en la inclusión de la denominación “el talan” (que forma parte de la marca registrada) en el nombre de dominio en disputa; no obstante, si bien la marca registrada EL TALAN (y logotipo) se encuentra conformada además por la figura de una persona haciendo uso de un megáfono, el Experto constata que existe similitud entre el nombre de dominio en disputa y el elemento distintivo de la marca de la Reclamante, constituido por la parte denominativa “el talan”.
Por las consideraciones antes expuestas, el Experto considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que la Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que la Reclamante debe demostrar prima facie que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y una vez establecido un caso prima facie, la Titular del nombre de dominio en disputa debe demostrar que en su condición de solicitante de un nombre de dominio tiene un legítimo interés o derecho sobre el nombre de dominio solicitado.
En la Política no se exige al solicitante de un nombre de dominio que demuestre, pruebe o exhiba algún derecho o legítimo interés al momento de solicitar el nombre de dominio. La entidad de registro asume que el solicitante tiene un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio solicitado. Sin embargo, ocurrida una controversia y establecido un caso prima facie por la reclamante, quien debe demostrar que sí tiene un derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio es el titular.
En este orden de ideas, en el presente proceso la Reclamante ha establecido un caso sobre la falta de derecho o interés legítimo dela Titular sobre el nombre de dominio en disputa, y el Titular al no haber contestado las alegaciones de la Reclamante no ha acreditado tener derechos sobre el nombre de dominio en disputa. Se entiende como “derecho” aquel título distinto al emanado del registro del nombre de dominio que goce o ejerza el actual Titular. Por su lado, la Reclamante presenta pruebas fehacientes de sus derechos marcarios sobre la marca ELTALAN y logotipo, al tener registrado en el Perú la referida marca en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo al Certificado No. 96760.
Respecto al derecho o legítimo interés que debe tener el Titular en relación al nombre de dominio en disputa, la Política establece en el artículo I.i una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos de un titular en el nombre de dominio, a saber:
“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”
De la revisión del caso, la no contestación del Titular respecto de las alegaciones hechas por la Reclamante no permite determinar que exista algún derecho o interés legítimo de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el Experto ha tenido acceso a la página Web del nombre de dominio en disputa , y ha podido comprobar que no existe una oferta real de productos o servicios debido a que si bien dentro de la referida página Web se pueden encontrar enlaces que hacen referencia la publicación gratuita de anuncios respecto de la compra y venta de inmuebles, vehículos, ofertas de trabajo, al hacer click en aquellos éstos no conducen a ningún contenido, es decir no aparece ninguna oferta o demanda hecha por un tercero respecto de un producto o servicio. Por el contrario, sólo aparece un aviso que advierte que el nombre de dominio en disputa no tiene ninguna relación con la marca EL TALAN de titularidad de la Reclamante.
Por lo tanto, el Experto no considera esto como un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, ni tampoco como un uso legítimo y leal o no comercial.
Adicionalmente, como consecuencia de la no contestación por parte del Titular de las alegaciones de la Reclamante, tampoco se ha podido demostrar que el Titular sea conocida de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa.
Por las consideraciones anteriores, el Experto considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el segundo de los requisitos establecidos en artículo I.a.2 d la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Según el artículo I.a.3 de la Política, el Experto deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:
a) Mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, o
b) Uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.
La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.
Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Reclamante una especie de probatio diabólica puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito (ver Aventis Holdings, Inc. v. Domain Admin,Caso OMPI No. DES2011-0031).
Esta figura se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico peruano, en el artículo 1362 del Código Civil, el cual es concordante con el artículo I.i de la Política.
La Política, de manera enunciativa y no taxativa, resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:
“i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.’’
Ahora bien el apartado de “probanza de mala fe”, reseña circunstancias que el Experto puede tomar en cuenta en su valoración final, pero no es obligatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del Experto. Ello es así porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos de la conducta humana. La ratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.
En ese sentido, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio, en este caso, a la Reclamante. Probablemente, en otros marcos legales algunas conductas como las descritas en este texto normativo como actos de mala fe no lo sean, pero la Titular al registrar el nombre de dominio en disputa bajo estas reglas, declara conocerlas y aceptarlas.
La Reclamante alega que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, debido a que el Ttitular tenía conocimiento de que “El Talan: es un suplemento de avisos clasificados del Diario Trome, y se estaría aprovechando de la reputación y/o notoriedad del referido suplemento al apropiarse del nombre de dominio en disputa , y así engañar al consumidor, quien asumiría que la página Web “www.”, pertenece a Prensa Popular S.A.C., titular del Diario Trome, cuando no es así en la realidad.
En opinión del Experto, ciertamente, es difícil comprender que el Titular eligiera literalmente la denominación “el talan” aun cuando existen otros nombres de dominio que pueden ser usados para ofrecer el servicio gratuito de anuncios publicitarios. Es decir, el Experto considera casi improbable la coincidencia entre la marca registrada EL TALAN y el nombre de dominio en disputa , máxime si la denominación “el talan” es una marca que identifica a una sección de un diario como el Trome, que tiene una difusión muy amplia entre los lectores de Perú, como lo demuestra el Informe de KANTAR MEDIA PERU que sustenta que el Diario Trome es el diario de mayor lectoría en Perú, alcanzando diariamente 1.966,436 millones de lectores, según las pruebas adjuntadas por la Reclamante.
En consecuencia, resulta para el Experto muy poco probable que el Titular no haya conocido a la Reclamante y la marca de la Reclamante, teniendo en cuenta que el diario el Trome tiene una cantidad enorme de lectores a nivel nacional, y es lógico asumir que sus usuarios acceden también al suplemento “El Talan: en el cual se puede apreciar los avisos clasificados.
Las pruebas contribuyen a reforzar la impresión que tiene el Experto en el sentido que la Titular debió conocer el nombre “el talan” al momento del registro del nombre de dominio en disputa, cuestión que es confirmada con la cita colocada por el Titular en su página Web “www.” en la que hace referencia a la marca EL TALAN de la Reclamante.
En este sentido, es práctica reiterada de los expertos del Centro que el registro de un nombre de dominio, en determinadas circunstancias, ha sido realizado de mala fe si el titular lo hizo conociendo la existencia previa de una marca (Facebook Inc. v. Usta Cafer,Caso OMPI No. DES2009-0006; y Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies, S.L., Caso OMPI No. DES2010-0009).
Por lo anterior, todo hace pensar que el Titular quiso aprovecharse de alguna manera de una denominación conocida y de gran preferencia por parte de casi dos millones de lectores, conociendo que la Reclamante no tenía un nombre de dominio bajo el código de país “.pe”.
Cabe precisar que la Titular no ha contestado a las alegaciones hechas por la Reclamante. Este tipo de conducta, si bien no puede ser calificada en principio como un acto de mala fe, contribuye a cuestionar la finalidad del registro del nombre de dominio por parte del Titular, y con mayor razón si el mismo Titular a través de la cita en su página Web confirma que tenía conocimiento de la existencia de la marca EL TALAN de la Reclamante.
Asimismo, existe otro hecho que permite inferir el registro de mala fe del Titular: es el uso de los colores del diario en el cual se puede encontrar el suplemento mediante el cual la marca ELTALAN identifica a la sección de anuncios. En efecto, de la revisión del contenido del nombre de dominio en disputa , el Experto ha podido verificar el uso de los colores negro y naranja en la parte posterior de la página Web “www.”, colores que usa el diario el Trome para identificarse como un diario, el cual pude verificarse en las Partes pertinentes de tres suplementos de “El Talan” de distintas fechas, adjuntadas por la Reclamante, en la que se puede apreciar que su marca EL TALAN se encuentra acompañada de la marca del diario cuya sección identifica.
Ahora, el Experto conviene en precisar que si bien no es objeto del presente procedimiento la protección del signo TROME debido a que la presente reclamación ha sido sustentada en base a la marca EL TALAN, y la Reclamante además no ha adjuntado medio probatorio alguno que acredite la titularidad del signo TROME, el uso de los colores negro y naranja que forman parte del referido sí son relevantes para inferir la mala fe del Titular al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa , ya que permiten concluir que la Titular al tener conocimiento de la existencia del diario Trome era lógico que tenía conocimiento también de la sección “El Talan:, denominación que forma parte de la marca EL TALAN, registrada a favor de la Reclamante.
En consecuencia, queda claro que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para atraer al usuario de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos de la Reclamante con la intención de aprovecharse de alguna manera de estos derechos lo que demuestra la mala fe de la Titular en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa.
Conviene precisar que el Experto ha tenido en cuenta el argumento de la Reclamante respecto del supuesto contenido sexual que se exhibía en la página Web “www.”, no obstante el Experto no ha podido verificar dicha afirmación al no encontrar los contenidos sexuales en la referida página expuestos por la Reclamante.
Cabe resaltar que el Experto no tomará en cuenta el argumento de la afectación a la marca TROME, inscrita con Certificado No. 28258, expuesta por la Reclamante debido a que no ha sido el sustento de la presente Solicitud y además porque la Reclamante no ha presentado medio probatorio alguno que demuestra la existencia de tal registro.
No obstante, por las consideraciones anteriores, el Experto considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el tercer requisito establecido en el artículo I.d.3 de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea cancelado1.
Enrique Bardales Mendoza
Experto Único
Fecha: 22 de Julio de 2013
1 Cabe precisar que si bien la solicitud de la Reclamante era anular el nombre de dominio en disputa, dado que dicho petitorio no forma parte de la Política, teniendo en cuenta que la Reclamante no ha solicitado expresamente la transferencia del nombre de dominio, la cancelación del dominio es la más acorde con la solicitud de anulación.
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