La Reclamante es Radio Uno S.A.C. con domicilio en Lima, Perú, representada por Carrera, Pinatte & Baca-Álvarez Abogados, Perú.
El Titular es Richard Robles Sullivan con domicilio en Lima, Perú. 2. El Nombre de Dominio y el Administrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio , registrado con NIC.PE. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de septiembre de 2016. El 5 de septiembre de 2016 el Centro envió a NIC.PE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de septiembre de 2016, NIC.PE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la "Política"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de octubre de 2016. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 25 de octubre de 2016. El Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 26 de octubre de 2016.
El Centro nombró a Ana María Pacón como único miembro del Grupo de Expertos ("GRE") el 7 de noviembre de 2016 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el 17 de noviembre de 2016, diez (10) días después de haber sido nombrado el Experto, el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.
El idioma del procedimiento es el español. 4. Antecedentes de hecho 4.1. La Reclamante
La Reclamante es una empresa dedicada en el Perú a la prestación de servicios de radiodifusión sonora comercial, a la producción y programación de estaciones de radio y a la comercialización de avisos publicitarios.
La Reclamante tiene registrado el nombre de dominio desde el 14 de febrero de 2005. 4.2. El Titular
El Titular es una persona natural con domicilio en el Perú. 4.3. El nombre de dominio en disputa
El nombre de dominio en disputa fue creado el 29 de agosto de 2008 y de acuerdo con las informaciones recibidas de NIC.PE se encuentra registrado a favor del Titular desde el 29 de agosto de 2016. La Reclamante ha aportado prueba de que el nombre de dominio en disputa estuvo anteriormente registrado a nombre del Titular, en octubre de 2014. El registro del nombre de dominio en disputa se encuentra vigente hasta el 28 de agosto de 2017.
El GRE ha podido comprobar que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio en disputa se encuentra en uso, estando su contenido en idioma español y ofreciendo los servicios de telecomunicaciones, en especial radio por Internet en el Perú. 4.4. Las marcas afectadas por el nombre de dominio en disputa
Marca
Clase
Servicios
Certificado
Otorgamiento del Registro
MAGICA
47365
Servicios de radiodifusión, mediante programas de radio, transmisión de audio y/o video
41095
6 de marzo del 2006
38
Servicios de telecomunicaciones
1772
23 de noviembre de 2010
MÁGICA 88.3 FM DISCOS DE ORO EN INGLES
38
Servicios de telecomunicaciones
1773
23 de noviembre de 2010
MAGICA
41
Servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, en especial, organización, producción y/o realización de eventos, actividades de entretenimiento, show en vivo, montaje de programas radiales
47365
6 de septiembre del 2007
41
Servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, en especial, organización, producción y/o realización de eventos, actividades de entretenimiento, show en vivo, montaje de programas radiales
1772
23 de noviembre de 2010
MÁGICA 88.3 FM DISCOS DE ORO EN INGLES
41
Servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales, en especial, organización, producción y/o realización de eventos, actividades de entretenimiento, show en vivo, montaje de programas radiales
1773
23 de noviembre de 2010
5. Alegaciones de las Partes A. Reclamante
Las alegaciones sostenidas por la Reclamante en su Solicitud son básicamente las siguientes:
- Es una empresa dedicada en el Perú para la prestación de servicios de radiodifusión sonora comercial, a la producción y programación de estaciones de radio y a la comercialización de avisos publicitarios.
- Produce y programa la radioemisora "Radio Mágica".
- Es titular en el Perú de las marcas registradas MAGICA, MAGICA 88.3 FM DISCOS DE ORO EN INGLES y MAGICA 88.3 FM DISCOS DE ORO EN INGLÉS y logotipo en las clases 38 y 41 de la Nomenclatura Oficial.
- Es titular del nombre de dominio .
- Por esta razón, es la única que tiene el derecho de exclusiva para usar sus marcas registradas.
- Con el uso del nombre de dominio en disputa se confunde e induce a error a los usuarios, haciéndoles creer que el sitio web del Titular le pertenece a ellos.
- Se está viendo seriamente perjudicado porque el sitio web del Titular no guarda la calidad y prestigio de su empresa.
- Cuenta con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú para operar en la frecuencia 88.3 Frecuencia Modulada, por lo que el Titular no tiene legitimidad para operar o reproducir los servicios de su empresa.
- No ha participado en la creación, producción y actualización del sitio web del Titular.
- El Titular no es conocido comercialmente por el nombre de dominio en disputa.
- Con la conducta desleal del Titular se desvía a los usuarios que ingresan erróneamente a un portal y que son sorprendidos por encontrar imágenes y sonidos creyendo que pertenecen a su empresa, cosa que no corresponde en la realidad.
- El Titular está tratando de atraer con ánimo de lucro a los usuarios que buscan la oferta de sus servicios de radiodifusión hacia su página web.
- El Titular sin ningún esfuerzo quiere lucrar haciendo creer a los usuarios que al entrar al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa están visitando la página web de la Reclamante.
- Por las razones anteriores, solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa y de no ser posible, la cancelación del mismo. B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Reclamante. 6. Debate y conclusiones
Conforme al artículo I.a. de la Política, la Reclamante deberá probar los siguientes elementos:
1. que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
2. que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
3. que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Conforme el artículo 19 del Reglamento, el GRE resolverá la solicitud de resolución de controversia de conformidad con la Política, el Reglamento, así como las normas generales y principios de derecho que considere aplicables.
De acuerdo con el artículo I.e. las comunicaciones se realizarán por medio de correo electrónico. Por tanto, el GRE considera que la notificación realizada por el Centro a la dirección electrónica que figura en el registro ha sido correcta. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por el Titular no pueden, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con consignar una dirección electrónica falsa en el registro del agente registrador para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.
Ahora bien, el hecho de que el Titular no haya contestado la Solicitud no libera al Reclamante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artículo 16 A. que "el Grupo de Expertos podrá emitir su decisión […] considerando los documentos y las pruebas que tenga a su disposición" debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al artículo 16 B. del Reglamento, "El Grupo de Expertos también emitirá su decisión […] en caso que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no respete alguno de los plazos establecidos por el presente Reglamento […]".
A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación de la Política como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, "UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento aplicable en este caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Reclamante es titular de las marcas MAGICA, MAGICA 88.3 FM DISCOS DE ORO EN INGLES y MAGICA 88.3 FM DISCOS DE ORO EN INGLÉS y logotipo en el Perú en las clases 38 y 41 de la Nomenclatura Internacional, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho. Al respecto, el GRE conviene en señalar que el elemento más relevante y característico de las marcas registradas y de hecho, el único elemento en alguna de ellas, es la denominación MAGICA. Los otros elementos son elementos secundarios y descriptivos.
La Política no hace referencia alguna a la fecha en que el reclamante ha adquirido en el Perú derechos sobre su marca de productos o servicios. En esto se diferencia, con la versión anterior de la Política. En consecuencia, resulta irrelevante si la marca ha sido registrada en el Perú con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para determinar si éste es idéntico o similar a las marcas registradas del Reclamante (ver Reckitt Benckinser Plc v. Eunsook Wi,Caso OMPI No. D2009-0239). Ver también el Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), párrafo 1.4.
En virtud de lo anterior, debe determinarse si entre las marcas de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza al grado de producir confusión.
En la medida que el sufijo "." hace referencia a un dominio de nivel superior correspondiente al código de un país ("ccTLD"), carece de carácter distintivo. En tal sentido, es bien sabido que estas diferencias no tienen relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca registrada (Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López,Caso OMPI No. DES2008-0039).
Por lo anterior, el GRE determina que el examen de confusión debe centrarse entre los elementos distintivos del nombre de dominio en disputa y de las marcas de la Reclamante.
A este respecto, es conveniente destacar, que en el nombre de dominio en disputa puede percibirse claramente la marca registrada de la Reclamante MAGICA, puesto que las letras "fm" son una abreviatura usual utilizada en el sector en el que operan tanto la Reclamante como el Titular, servicios de telecomunicaciones, para referir a un tipo de frecuencia radial: Frecuencia Modulada. Como es sabido la frecuencia modulada ("FM") es una técnica de modulación que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia1. Adicionalmente, cabe indicar que la Reclamante utiliza para la prestación de sus servicios de radiodifusión esta técnica de modulación, por esta razón en varias de sus marcas registradas también se incluye la abreviatura FM.
Es entendimiento reiterado de los expertos que existe confusión entre una marca registrada y un nombre de dominio si es posible reconocer en el segundo a la marca registrada (ver GmbH v. Alan Lin,Caso OMPI No. DME2009-0008, Research in Motion Limited v. One Star Global LLC,Caso OMPI No. D2009-0227 , F. Hoffmann-La Roche AG v. P Martin,Caso OMPI No. D2009-0323, Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Cykon Technology Limited,Caso OMPI No. D2010-0776). Ver también la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, párrafo 1.2.
Por las consideraciones antes expuestas, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar con el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que la Reclamante debe demostrar prima facie que el Titular no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, y una vez establecido un caso prima facie por la Reclamante, corresponde al Titular del nombre de dominio en disputa demostrar que tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En ese orden de ideas, en el presente procedimiento la Reclamante ha establecido un caso prima facie sobre la falta de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa y correspondía entonces al Titular manifestarse de modo expreso respecto a los hechos que considere convenientes para demostrar su legítimo interés y, de ser el caso, aportar las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
La Política establece una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas por el Titular, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio, a saber: i) que el Titular haya hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; ii) que el Titular es conocido de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa, aunque no se hayan adquirido derechos previamente registrados; iii) finalmente, que se esté haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la Reclamante con ánimo de lucro.
El GRE no tiene conocimiento que el Titular haya hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de servicios.
No se ha demostrado que el Titular sea conocido por el nombre de dominio en disputa ni se tiene conocimiento que el Titular esté haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
Adicionalmente, la denominación correspondiente al nombre de dominio en disputa no corresponde con el propio nombre del Titular.
Igualmente, de la prueba aportada por la Reclamante se desprende que el Titular tampoco tiene registrado a su nombre ningún signo distintivo que incorpore el término "Magica", ni tiene ningún vínculo con esa denominación.
De otro lado, de las alegaciones de la Reclamante y de las pruebas aportadas, se desprende que el Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca MAGICA o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Reclamante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa . Por tanto, no se ha acreditado la existencia de ningún derecho o interés similar en favor del Titular.
El Titular al no contestar formalmente la Solicitud no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, el GRE concluye que no se ha demostrado la existencia de un derecho o interés legítimo del Titular en el nombre de dominio en disputa . C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, debe apreciarse si el Titular registró o está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, circunstancias alternativas y no acumulativas.
Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Reclamante una especie de probatio diabólica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito (ver Aventis Holdings, Inc. V. Domain admin.,Caso OMPI No. D2011-0031).
En este sentido, para facilitar los medios de prueba a la Reclamante, la Política enumera en el artículo I.i. – de forma no exhaustiva - diversos supuestos en los que entiende que existe mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, a saber:
i) Circunstancias que demuestren que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supera los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio en disputa;
ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de impedir que el Reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se haya utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos de la Reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
La Reclamante alega que el registro se hizo de mala fe con el objetivo de desviar a los usuarios hacia el sitio web del Titular creyendo erróneamente que están visitando el portal de ella. Llama la atención al GRE que siendo el sector de servicios de radiodifusión un sector muy especializado y donde es usual el conocimiento de los otros competidores que operan en el mismo mercado, que el Titular haya elegido ofrecer precisamente los servicios de radiodifusión por Internet dirigido esencialmente al mercado peruano con un nombre que es idéntico a las marcas registradas de la Reclamante.
En opinión del GRE, ciertamente, es difícil comprender que el Titular eligiera literalmente la denominación MAGICA para el rubro de servicios de radiodifusión por Internet y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo de las marcas de la Reclamante y su prestigio en el sector, así como, de los beneficios económicos que pueden obtenerse con el registro como nombre de dominio de marcas que gozan de un reconocimiento en el mercado.
Además, resulta para el GRE muy poco probable que el Titular no haya conocido las marcas registradas de la Reclamante, porque el agregado de las letras "fm" que tiene el nombre de dominio en disputa lejos de otorgarle distintividad al nombre de dominio en disputa hace alusión a la frecuencia modular con la que la Reclamante ofrece sus servicios de radiodifusión (contando con la autorización oficial para ello) y que en el caso del Titular carece de relevancia, puesto que sus servicios se ofrecen exclusivamente por Internet.
En este sentido, dependiendo de las circunstancias de cada caso, es práctica reiterada de los expertos del Centro que el registro de un nombre de dominio ha sido realizado de mala fe si el titular lo hizo conociendo la existencia previa de una marca (Facebook Inc. v. Usta Cafer,Caso OMPI No. DES2009-0006; Cederroth Ibérica S.A.U. v. Jesús Vidriales Francho; y Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies, S.L., Caso OMPI No. DES2010-0009).
Por lo anterior, todo hace pensar que el Titular quiso aprovecharse de una denominación conocida y notoria en el sector de servicios de radiodifusión, conociendo que la Reclamante no tenía el nombre de dominio en disputa.
El Titular no ha negado que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se produjeron con la intención de atraer a los usuarios de Internet a un sitio con contenidos similares a los de la Reclamante, y por lo tanto con la finalidad de desviarlos del sitio original o autorizado de la Reclamante. Este tipo de conducta también ha sido calificada por expertos del Centro como un acto de mala fe (Google Inc. c. googel ltd. (#5703430), Caso OMPI No. DPE2012-0001).
Por tanto, el GRE concluye que ha existido mala fe en el registro así como en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el artículo I.a.3. de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que el nombre de dominio en disputa, sea transferido a la Reclamante.
Ana María Pacón
Único miembro del GRE
Fecha: 24 de noviembre de 2016
1 Ver .
Full & Egal Universal Law Academy