El Reclamante es Luis Alberto Emilio León Rupp, con domicilio en Lima, Perú, representado por Osterling Abogados, Perú.
La Titular es Liu Shaoning, con domicilio en Yantai, China. 2. El Nombre de Dominio y el Administrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa , registrado con NIC.PE. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API GmbH. 3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de enero de 2019. El 4 de febrero de 2019 el Centro envió a NIC.PE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de febrero de 2019, NIC.PE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 11 de febrero de 2019. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 3 de marzo de 2019. La Titular no presentó ningún Escrito de Contestación. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 5 de marzo de 2019.
El Centro nombró a Enrique Bardales Mendoza como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 12 de marzo de 2019 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución. 4. Antecedentes de hecho
El Reclamante es titular en el Perú de las marcas GRAN HOTEL BOLIVAR (Certificado N° 81396), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81370) y GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81367), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81364), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81361), registradas el 14 de abril de 2014, y GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo, registrada el 24 de noviembre de 2009 (Certificado N° 59604), todas registradas en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir servicios hoteleros, restaurantes, cafetería, bares, restaurantes de autoservicio.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por Liu Shaoning el día 9 de enero de 2019, conforme a la información proporcionada por NIC.PE, y resuelve a una página Web donde se ofrecen servicios relacionados con la minería.
A fin de sustentar sus argumentos, el Reclamante presentó una serie de medios probatorios entre los que destacan:
- Resultados de la búsqueda WhoIs del nombre de dominio en disputa
- Copia de la Resolución de fecha 4 de diciembre de 2018, emitida por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi.
- Impresiones de la página Web “www.”.
- Los Certificados de las marcas registradas GRAN HOTEL BOLIVAR (Certificado N° 81396), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81370) y GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81367), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81364), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81361), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 59604), en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Alegaciones de las Partes A. Reclamante
Las alegaciones sostenidas por el Reclamante en su Solicitud son básicamente las siguientes:
- El nombre de dominio en disputa es idéntico y/o similar a sus marcas registradas generando así un riesgo de confusión con las mismas.
- La anterior titular del nombre de dominio en disputa fue María Luisa Silva Hidalgo, quien estuvo utilizando el portal Web “www.” para ofrecer y publicitar los servicios de hotelería, restaurantes, bares, cafetería, los cuales son los mismos servicios que distinguen sus marcas registradas en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
- En la misma estructura del nombre de dominio en disputa se consigna el signo GRAN HOTEL BOLIVAR, el cual identifica el origen empresarial del Reclamante ocasionando confusión en el público consumidor, quien creerá que dichos servicios están siendo ofrecidos por su empresa. Asimismo, en dicha página Web también se viene utilizando el signo GRAN HOTEL BOLIVAR.
- El nombre de dominio en disputa fue transferido a la Titular a fin de que ofrezca servicios destinados a la minería, lo cual no tiene relación alguna con el nombre de dominio en disputa, hecho que evidencia la falta de legitimidad del mismo.
- La transferencia del nombre de dominio en disputa realizado a la Titular tiene por finalidad vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al titular de la marca de servicio.
- Con fecha 21 de noviembre de 2018, el Reclamante presentó una denuncia contra María Eliza Silva Hidalgo por uso indebido de sus marcas registradas con el signo GRAN HOTEL BOLIVAR y solicitó la medida cautelar de cese de uso ante la Comisión de Signos Distintivos, la cual mediante Resolución de fecha 4 de diciembre de 2018 dictó dicha medida cautelar.
- La anterior titular del nombre de dominio en disputa registró dicho nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de servicio, use la marca en un nombre de dominio correspondiente. B. Titular
La Titular no contestó a las alegaciones del Reclamante. 6. Debate y conclusiones
En aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, el Experto procederá a analizar la posición de las Partes, teniendo en consideración lo siguiente:
a) la Política;
b) el Reglamento; y
c) normas generales y principios generales del derecho aplicable.
Teniendo en cuenta que la Política se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.a.1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia o anulación del nombre de dominio en disputa son las siguientes:
“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre las que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú;
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú; o
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas; y”
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.” A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Reclamante es titular de las marcas GRAN HOTEL BOLIVAR (Certificado N° 81396), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81370) y GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81367), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81364), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 81361), GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo (Certificado N° 59604), en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.
La Política no hace referencia alguna a la fecha en que el Reclamante deba haber adquirido en el Perú derechos sobre su marca de productos o servicios. En consecuencia, no resulta determinante si las marcas del Reclamante han sido registradas en el Perú con anterioridad o posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas del Reclamante (ver Reckitt Benckinser Plc v. Eunsook Wi,Caso OMPI No. D2009-0239). (Ver también la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección1.1).
En virtud de lo anterior, debe analizarse si entre las marcas del Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el grado de causar confusión.
El Experto considera que las marcas registradas del Reclamante, las cuales se encuentran conformadas por la denominación GRAN HOTEL BOLIVAR y, en cada caso, diversos logotipos son similares al nombre de dominio en disputa hasta el punto de causar confusión. En la medida que el sufijo “.pe” hace referencia a un tipo de dominio y código de un país (“ccTLD”), el cual generalmente carece de carácter distintivo a efectos de la Política. En efecto, en la línea de numerosas decisiones previas emitidas por expertos bajo la Política, este elemento, por lo general, no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir un nombre de dominio de una marca registrada.
En ese sentido, la similitud precedente radica en la inclusión de la denominación “Gran Hotel Bolivar” (que forma parte de todas las marcas registradas del Reclamante) en el nombre de dominio en disputa. En ese sentido, si bien las marcas registradas del Reclamante (GRAN HOTEL BOLIVAR y logotipo) se encuentran conformadas por elementos figurativos, los mismos son en gran parte ignorados en la evaluación de identidad o similitud hasta el punto de causar confusión bajo el primer elemento, ya que son incapaces de ser representados en nombres de dominio (ver sección 1.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
En este sentido, el Experto constata que existe similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas del Reclamante, constituidas por la denominación GRAN HOTEL BOLIVAR.
Por los argumentos antes expuestos, el Experto considera que el Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que la Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que el Reclamante debe demostrar prima facie que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y una vez establecido un caso prima facie, la Titular del nombre de dominio en disputa debe rebatir dicho caso prima facie probando su tenencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, en el presente proceso el Reclamante ha establecido un caso prima facie sobre la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa, y la Titular no ha contestado formalmente a la Solicitud del Reclamante y tampoco ha acreditado tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Respecto a los derechos o intereses legítimos que debe tener la Titular en relación al nombre de dominio en disputa, la Política establece, en el artículo I.i, una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, permiten acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos de un titular en el nombre de dominio, a saber:
“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”
De la revisión del caso, la no contestación formal de la Titular respecto de las alegaciones hechas por el Reclamante no permite determinar que existan derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el Experto ha tenido acceso a la página Web del nombre de dominio en disputa y ha podido comprobar que si bien existe una oferta de servicios, estos hacen referencia de manera exclusiva al sector de la minería, el cual no tiene ningún tipo de relación con la denominación “Gran Hotel Bolivar”, que forma parte del nombre de dominio en disputa ni con los servicios de hotelería u hospedaje.
Por lo tanto, el Experto no considera esto como un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Adicionalmente, como consecuencia de la no contestación formal por parte de la Titular, tampoco se ha podido demostrar que la Titular sea conocida de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa.
Por las consideraciones anteriores, el Experto considera que el Reclamante ha cumplido con acreditar el segundo de los requisitos establecidos en artículo I.a.2 de la Política. C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Según el artículo I.a.3 de la Política, el Experto deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:
a) mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa; o
b) uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.
La Política, de manera enunciativa y no taxativa, resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:
“i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.’’
Ahora bien el apartado de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el Experto puede tomar en cuenta en su valoración final, pero no es obligatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del Experto. La ratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.
En ese sentido, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio, en este caso, a la Reclamante.
El Reclamante alega que el nombre de dominio en disputa fue transferido a la Titular a fin de que ofrezca servicios destinados a la minería, lo cual no tiene relación alguna con el nombre de dominio en disputa; asimismo, que la transferencia del citado nombre de dominio realizado a la Titular tiene por finalidad vender, alquilar o ceder de otro manera el registro del nombre de dominio en disputa al titular de la marca de servicio siendo que la anterior titular del nombre de dominio en disputa registró dicho nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de servicio, use la marca en un nombre de dominio.
En opinión del Experto, ciertamente, es difícil comprender que la Titular eligiera literalmente la denominación “Granhotelbolivar” para ofrecer servicios que pertenecen al sector minero. A ello se debe sumar el hecho de que la anterior titular, María Luisa Silva Hidalgo, haya transferido el nombre de dominio en disputa después de haber publicitado los servicios de hotelería como administradora a una persona o empresa que se dedicaría a otra actividad comercial (actividad minera) que no tiene relación alguna con los servicios de hotelería.
En ese sentido, las pruebas aportadas por el Reclamante contribuyen a reforzar la impresión que tiene el Experto en el sentido que el nombre de dominio en disputa habría sido transferido a la Titular con la finalidad de evitar el uso del mismo por parte de quien tiene el derecho marcario sobre la denominación GRAN HOTEL BOLIVAR, toda vez que no existe relación alguna entre dicho signo y los servicios mineros.
Cabe precisar que la Titular no ha contestado formalmente a la Solicitud del Reclamante. Este tipo de conducta, si bien no puede ser calificada en principio como un acto de mala fe, contribuye a cuestionar la finalidad del registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular, y con mayor razón si la misma Titular promociona o publicita actividades comerciales que no tienen ningún tipo de relación con el nombre que conforma el nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, queda claro que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y utilizado para atraer al usuario de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos marcarios del Reclamante lo que demuestra la mala fe de la Titular en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa, encontrándose por lo tanto en el supuesto iv) de la Política.
Por lo tanto, por las consideraciones anteriores, el Experto considera que el Reclamante ha cumplido con acreditar el tercer requisito establecido en el artículo I.a.3 de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a favor del Reclamante.
Enrique Bardales Mendoza
Experto Único
Fecha: 28 de marzo de 2019
Full & Egal Universal Law Academy