La Reclamante es Teva Pharmaceuticals Ltd., Israel, representada por SILKA Law AB, Suecia.
El Titular es Ye Li, China.
2. El Nombre de Dominio y el AdministradorLa Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de noviembre de 2019. El 13 de noviembre de 2019 el Centro envió a NIC.PE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de noviembre de 2019, NIC.PE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de noviembre de 2019. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 10 de diciembre de 2019. El Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de diciembre de 2019.
El Centro nombró a Enrique Bardales Mendoza como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 24 de diciembre de 2019 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.
4. Antecedentes de hechoEl Reclamante es titular en el Perú de la marca TEVA y logotipo (Certificado N° 95399), registrada el 19 de agosto de 2016 en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir servicios de consultoría en el ámbito de productos farmacéuticos.
El nombre de dominio en disputa
A fin de sustentar sus argumentos, el Reclamante presentó una serie de medios probatorios entre los que destacan:
- Registro TEVA Pharmaceuticals Ltd.
- WhoIs del nombre de dominio en disputa.
- Marcas TEVA de la reclamante Anexo 6.
- Dominios de la reclamante.
- Página Web en disputa.
- Carta de cese & desistimiento.
- Información sobre reclamante (presencia internacional e historia).
- Precedentes del Titular-Demandado.
- Comunicaciones con Titular-Demandado.
- En el presente caso, el nombre de dominio en disputa reproduce la marca TEVA de la Reclamante en su totalidad, añadiendo al mismo tiempo el acrónimo en inglés pharm, que se refiere a pharmaceuticals (traducido “farmacéutico”, en idioma español). Es importante señalar que cuando la marca correspondiente es reconocible de inmediato en el nombre de dominio en disputa, la inclusión de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos, sinsentido, u otros) no impedirían una determinación de semejanza en grado de confusión bajo el primer elemento.
- El Nombre de Dominio en Disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca TEVA, con validez en el Perú y de propiedad exclusivamente de la Reclamante.
- El Titular (y Demandado en el presente procedimiento), no puede ser considerado como el titular de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, pues no demuestra ninguna conexión con una oferta de buena fe de productos y servicios, pues lo único que hace es ofrecer una página de parking, que muestra enlaces publicitarios de pago-por-clic, esto es, links farmacéuticos relacionados con la reclamante y/o competidores.
- El Titular tampoco es titular de ninguna marca que le confiera derechos ni se tienen pruebas que acrediten haber llevado actividades de buena fe para la comercialización de productos, o sea conocido en los círculos comerciales a través del uso de sus marcas.
- El titular parece tener registrados varios nombres de dominio, indicando ser un “cyber-ocupador” de dominios.
- Adicionalmente, se ha podido descubrir que el Titular ha sido demandado en anteriores ocasiones bajo disputas de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”).
- El registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular no parece ser una coincidencia, sino una conducta llevada a cabo a sabiendas de la presencia de la marca TEVA en el mercado (e.g., así como el motivo detrás del registro de sus otros cientos de nombres de dominio registrados a su nombre, incluyendo marcas de terceros), y con una intención del Titular por generar una confusión entre los consumidores a la hora de teclear, los cuales están intentando buscar la página Web correspondiente de la Reclamante en el Perú.
- El conocimiento de una marca al momento de registrar un nombre de dominio en disputa, ha sido considerado una inferencia de registro de mala fe en anteriores ocasiones bajo la UDRP.
- El servicio “pago-por-clic” utilizado por el Titular en su sitio Web no constituye un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, pues dicho servicio representa una ganancia para el Titular, que se obtiene a costa de la marca TEVA de la Reclamante.
- El Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca TEVA de la Reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Titular.
- Una vez que se obtuvo conocimiento de la existencia de la página Web activa bajo el nombre de dominio en disputa, se intentó buscar una solución amistosa con el Titular enviando una carta de cese y desistimiento; sin embargo, una vez enviada dicha carta, el Titular contestó el requerimiento de la Reclamante, ofreciendo la venta del nombre de dominio en disputa, por lo que queda claro que el Titular era conocedor de la existencia de la marca TEVA al momento del registro del Nombre de dominio en disputa.
- Solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido al reclamante.
B. TitularEl Titular no contestó a las alegaciones del Reclamante
6. Debate y conclusionesEn aplicación de lo dispuesto por el Reglamento, el Experto procederá a analizar la posición de las Partes, teniendo en consideración lo siguiente:
a) la Política;
b) el Reglamento; y
c) el Reglamento Adicional y principios generales del derecho que considere aplicables.
Teniendo en cuenta que la Política UDRP, el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.a.1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa son las siguientes:
“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre las que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú;
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú; o
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú;
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas; y”
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiónEl Reclamante es titular de la marca TEVA y logotipo (Certificado N° 95399), para servicios de consultoría en el ámbito de productos farmacéuticos, en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.
La Política no hace referencia alguna a la fecha en que el Reclamante deba haber adquirido en el Perú derechos sobre su marca de servicios. En consecuencia, no resulta determinante si la marca del Reclamante ha sido registrada en el Perú con anterioridad o posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas del Reclamante (ver Reckitt Benckinser Plc v. Eunsook Wi,
Caso OMPI No. D2009-0239). (Ver también la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.1).
En virtud de lo anterior, debe analizarse si entre la marca del Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el punto de causar confusión.
El Experto considera que la marca registrada del Reclamante, la cual se encuentra conformada por la denominación TEVA y un logotipo en la letra V, es similar al nombre de dominio en disputa hasta el punto de causar confusión. En la medida que el sufijo “.pe” hace referencia a un tipo de dominio y código de un país (“ccTLD”, por sus siglas en inglés), el cual generalmente carece de carácter distintivo a efectos de la Política. En efecto, en la línea de numerosas decisiones previas emitidas por expertos bajo la Política, este elemento, por lo general, no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir un nombre de dominio de una marca registrada.
En ese sentido, la similitud precedente radica en la inclusión de la marca “Teva” (que conforma toda la marca de la Reclamante) en el nombre de dominio en disputa, el cual si bien se encuentra conformado además por la denominación “pharm”, este es un término en inglés que se refiere a “pharmaceuticals”, el cual no es tomado en cuenta en la evaluación de identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.
En este sentido, el Experto constata que existe similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa
Por los argumentos antes expuestos, el Experto considera que el Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosEl segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que el Reclamante debe demostrar prima facie que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y una vez establecido un caso prima facie, el Titular del nombre de dominio en disputa debe rebatir dicho caso prima facie probando su tenencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, en el presente proceso el Reclamante ha establecido un caso prima facie sobre la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa, y el Titular no ha contestado a la Solicitud del Reclamante y tampoco ha acreditado tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Respecto a los derechos o intereses legítimos que debe tener el Titular en relación al nombre de dominio en disputa, la Política establece, en el artículo I.i, una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, permiten acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos de un titular en el nombre de dominio, a saber:
“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”
De la revisión del caso, la no contestación formal del Titular respecto de las alegaciones hechas por el Reclamante no permite determinar que existan derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el Experto ha tenido acceso a la página Web del nombre de dominio en disputa
Por lo tanto, el Experto no considera esto como un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
Adicionalmente, como consecuencia de la no contestación por parte del Titular, tampoco se ha podido demostrar que el Titular sea conocida de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa.
Por las consideraciones anteriores, el Experto considera que el Reclamante ha cumplido con acreditar el segundo de los requisitos establecidos en artículo I.a.2 de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feSegún el artículo I.a.3 de la Política, el Experto deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:
a) mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa; o
b) uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.
La Política, de manera enunciativa y no taxativa, resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:
“i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.’’
Ahora bien, el apartado de “probanza de la mala fe” reseña circunstancias que el Experto puede tomar en cuenta en su valoración final, pero no es obligatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del Experto. La ratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.
En ese sentido, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio, en este caso, a la Reclamante.
El Reclamante alega que el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca TEVA de la Reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Titular. Asimismo, señaló que una vez que se obtuvo conocimiento de la existencia de la página Web activa bajo el nombre de dominio en disputa, se intentó buscar una solución amistosa con el Titular enviando una carta de cese y desistimiento; sin embargo, una vez enviada dicha carta, el Titular contestó el requerimiento de la Reclamante, ofreciendo la venta del nombre de dominio en disputa.
En opinión del Experto, no solo ha quedado demostrado que el Titular adquirió el nombre de dominio en disputa no solo con la finalidad de atraer a usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca TEVA de la Reclamante, sino que ha quedado demostrado con el solo hecho de ingresar a la Web del nombre de dominio en disputa la intención del Titular de adquirir dicho nombre de dominio con la finalidad de venderla al titular de la marca
Cabe precisar que el Titular no ha contestado formalmente a la Solicitud del Reclamante. Este tipo de conducta, si bien no puede ser calificada en principio como un acto de mala fe, contribuye a cuestionar la finalidad del registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, y con mayor razón si el mismo Titular ofrece a la venta dicho nombre de dominio.
En consecuencia, queda claro que el nombre de dominio en disputa
Por lo tanto, por las consideraciones anteriores, el Experto considera que el Reclamante ha cumplido con acreditar el tercer requisito establecido en el artículo I.a.3 de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que el nombre de dominio en disputa
Enrique Bardales Mendoza
Único miembro del GRE
Fecha: 15 de enero de 2020