La Reclamante es CLARINS, S.A, Francia, representada por Jacobacci Abril Abogados, S.L.P., España.
La Titular es Shen Lin, China.
2. El Nombre de Dominio y el AdministradorLa solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de julio de 2021. El 9 de julio de 2021 el Centro envió a NIC.PE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de julio de 2021, NIC.PE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de julio de 2021. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 18 de agosto de 2021. La Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 24 de agosto de 2021.
El Centro nombró a Cristian L. Calderón Rodríguez como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 3 de septiembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.
4. Antecedentes de hecho- La reclamante, CLARINS S.A., es una empresa del rubro cosmético con sede en Francia y activa desde 1954, es titular del nombre de dominio
Asimismo, cuenta con registro de marca nacional “CLARINS” en Perú con número de registro 10476, fecha de solicitud de 24 de junio de 1992, y renovada desde el 10 de julio de 2012.
- La Titular del nombre de dominio es Shen Lin, ciudadana china que registró el nombre de dominio en disputa el 28 de julio de 2020, hecho que fue confirmado por la Red Científica Peruana/NIC.PE.
5. Alegaciones de las Partes A. Reclamante1. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
1.1 Marcas registradas en el Perú, sobre la que la Reclamante tiene derechos:
- CLARINS es el titular en Perú de la marca nacional CLARINS número de registro 10476 renovada el 10 de julio de 2012
- La comparación deberá realizarse solo entre el nombre de dominio en disputa
- CLARINS se considera marca notoria según el artículo 61 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y el artículo 2332 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- CLARINS es un signo distintivo en el comercio conocido por la generalidad del público consumidor peruano y por tanto merecedor de una protección reforzada en tanto este renombre es fruto de una intensa promoción e inversión en publicidad y difusión.
- La Política no refiere a la fecha en que la reclamante adquirió en Perú derechos sobre su marca de productos o servicios, por tanto, es irrelevante a los efectos de determinar la identidad o similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca, pese a esto la marca CLARINS de la reclamante en Perú es anterior al registro del nombre de dominio en disputa.
1.2 La titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:
- La titular no tiene relación o autorización para usar la marca, tampoco está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la Reclamante con ánimo de lucro, ya que el nombre de dominio en disputa está a la venta en la plataforma SEDO.COM por un precio de GBP 3.500.
- Manifiesta conducta ilegítima pues el nombre de dominio en disputa únicamente es una página de parking en la que puede visualizarse tanto la oferta de venta del nombre de dominio en disputa como una serie de links a productos y empresas competidoras con CLARINS.
1.3 El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe:
- El registro de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar con una marca notoria es constitutivo de mala fe.
- La notoriedad de la marca CLARINS ha sido confirmada previamente en numerosas resoluciones de diversos panelistas.3
- El nombre de dominio en disputa dirige a una página de parking en la que se presentan links de otros productos cosméticos, la jurisprudencia considera que estos usos en que contienen marcas notorias son siempre realizados de mala fe.
- CLARINS no posee significado alguno y es plenamente distintivo en sí mismo, por lo que el titular no tenía otra intención más que aprovecharse de la fama y reputación de la marca.
- El nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta por un precio superior a los costes de registro (GBP 3.500) en la plataforma SEDO, lo que confirma que fue registrado y es usado de mala fe.
La Titular no contestó a las alegaciones de la Reclamante
6. Debate y conclusionesConforme a lo dispuesto en el acápite 1 inciso a) del artículo 1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre dominio en disputa a la Reclamante son las siguientes:
“1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.
2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”
A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el GRE se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiónLa Reclamante es titular de la marca denominativa CLARINS registrada en Perú renovada el 10 de julio de 2012
Si bien La Política no hace referencia alguna a la fecha en que la Reclamante ha adquirido derechos en el Perú sobre su marca de servicios, no resulta determinante si la marca ha sido registrada en el Perú con anterioridad o posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas de la Reclamante (Ver Reckitt Benckinser Plc v. Eunsook Wi,Caso OMPI No. D2009-0239). (Ver también el “WIPO Overview of WIPO Panels Views on Selected UDRP Questions ThirdEdition, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)”, sección 1.1.2), no obstante, el GRE considera que la adquisición de derechos argumentada por la Reclamante, otorga fecha respecto al periodo de tiempo durante el cual se fue haciendo de renombre y reconocimiento en los consumidores.
Ahora bien, debe analizarse si entre la marca de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa
El GRE considera quela marca registrada de la Reclamante CLARINSse reproduce de manera íntegra en el nombre de dominio en disputa.
En la medida que el sufijo “.pe” hace referencia a un dominio de nivel superior correspondiente al código de un país (ccTLD) constituye un requisito técnico, por lo que el GRE constata que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Reclamante. En efecto, es bien sabido que el dominio de nivel superior no tiene relevancia alguna a los efectos del análisis de identidad o similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada (véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11).
Por las consideraciones antes expuestas, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosEl segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que la Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El GRE considera que corresponde a la Reclamante demostrar al menos prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, en cuyo caso la Titular del nombre de dominio en disputa deberá demostrar que en su condición de solicitante de un nombre de dominio tenía un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio solicitado.
En la Política no se exige al solicitante de un nombre de dominio que demuestre, pruebe o exhiba algún derecho o interés legítimo al momento de solicitar el nombre de dominio. Sin embargo, ocurrida una controversia, y establecido por la Reclamante un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, quien debe demostrar que sí tiene un derecho o legítimo interés es la Titular.
En este orden de ideas, la Titular no ha respondido los argumentos realizados por la Reclamante, por lo que procederemos a analizar los argumentos vertidos por esta última.
La Reclamante alega que la Titular no tiene interés legítimo puesto que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página parking en la que se presentan links de otros productos cosméticos o empresas competidoras, sin que laTitular ofrezca o demuestre la existencia de una oferta de servicios o productos, que la Titular sea conocida por el nombre del dominio, y sin demostrar que hace uso legítimo y leal o no comercial y sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, por el contrario, su aparente finalidad es la de desviar la atención hacia otros productos de empresas competidoras.
Respecto al interés legítimo que debe tener la Titular, la Política establece en el artículo I (i) una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio, a saber:
“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:
i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”
se desprende que el Titular no ha demostrado que haya hecho en el pasado o esté haciendo actualmente un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, el GRE ha podido comprobar que el nombre de dominio en disputa conduce una página web con enlaces a productos de empresas competidoras.
Adicionalmente, la Reclamante ha podido demostrar que es conocida de manera regular y común por su marca CLARINS, que es utilizada por la Reclamante en diversos nombres de dominio.
De otro lado, de las alegaciones de la Reclamante y de las pruebas aportadas, se desprende que la Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca CLARINS o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Reclamante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa
Por el contrario, con la pretensión de la solicitud actual, la Reclamante demuestra que requiere de la Titular la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.
Además, desde su fecha de inscripción, la Titular mantiene en venta el dominio por un precio de GBP 3.500, siendo así que el ofrecimiento de venta viene siendo considerado una evidencia que apoya en las presentes circunstancias la falta de interés legítimo (Lockheed Martin Corporation v. Liqun Wang,Caso OMPI No. DPE2018-0002).
Por las consideraciones anteriores, el GRE considera que la Reclamante ha demostrado un caso prima facie de la ausencia de un derecho o interés legítimo de la Titular en el nombre de dominio en disputa, y dicho caso no ha sido rebatido por la Titular.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala feSegún el texto del acápite 3, inciso a) artículo 1 de la Política, el GRE deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:
a) Mala fe en el registro del nombre de dominio, o
b) Uso de mala fe del nombre de dominio.
Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.
a) Mala fe en el registro del nombre de dominio
La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales4 radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.
Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Reclamante una especie de probatio diabolica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito a la vista de las circunstancias del caso.
Esta figura se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico peruano, en el artículo 1362 del Código Civil, el cual es concordante con el numeral 3 acápite 1 inciso a) de la Política.
La Política de manera enunciativa y no taxativa resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:
“ i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;
ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o
iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
Ahora bien el acápite de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el GRE puede tomar en cuenta en su valoración final, no es mandatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del juzgador. Ello es así, porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos de la conducta humana que darían lugar a la mala fe. La ratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.
Siendo ello así, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio, en este caso, a la Reclamante. Es posible que en otros marcos legales algunas conductas como las descritas en la Política como actos de mala fe, no lo sean, pero la Titular al registrar su nombre de dominio bajo estas reglas, declara conocerlas y aceptarlas, teniendo que considerar la conducta de la Titular bajo la Política.
La Reclamante comprueba la mala fe de la Titular, en el entendido que su registro se hizo muchos después de la solicitud de marca de la Reclamante. En opinión del GRE, ciertamente, es difícil comprender que la Titular eligiera literalmente la denominación CLARINS, que carece de un significado propio en el español y que constituye más bien un término acuñado por los creadores de este portal y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo del signo distintivo que conforma la marca registrada.
b) Uso de mala fe del nombre de dominio.
Fluye de los actuados y ha sido comprobado por este GRE que la Titular no ha utilizado el nombre de dominio para alguna actividad o para ofrecer sus productos o servicios. Por el contrario, desde su registro, la Titular viene ofreciendo en venta a través de la plataforma SEDO el nombre de dominio en disputa.
De otro lado, el GRE ha podido comprobar que, en la fecha de registro del nombre de dominio, la Reclamante ya tenía actividad comercial en Internet. Por tanto, para el GRE existe la convicción que el actual uso del nombre de dominio en disputa perturba la actividad comercial de la Reclamante que no puede extender la utilización de su marca como nombre de dominio bajo el código de país “.pe”.
En tal sentido, aplicando mutatis mutandi el primer inciso del acápite de probanza de mala fe, podemos afirmar que en este proceso existen circunstancias que demuestran que se ha utilizado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Reclamante o a un competidor de esa Reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio; también, en aplicación mutatis mutandi del segundo acápite podemos afirmar que la titular hoy día utiliza el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, toda vez que el uso del nombre de dominio se realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular;
De este conjunto de circunstancias, el GRE concluye que ha existido mala fe en el registro así como en el uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el artículo I.a.3. de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los artículos de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que el nombre de dominio
Cristian Leonardo Calderón Rodríguez
Experto
En Lima, 13 de septiembre de 2021
1 Artículo 6bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas]
1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
2 Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.
3 Véase CLARINS v. Alexandr Wlyapik,Caso OMPI No. D2021-0005.
4 Manuel Ossorio. Trigésima Edición Edit.Heliasta. Isbn: 9789508850553