Centrul de Arbitraj şi Mediere OMPI DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG v. Viorel Dumitrescu/ Registra SRL Caz Nr. DRO2008-0019 1. Părţile
Reclamantul este Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG, Stolberg, Aachen, Germania, reprezentat de către Heuking Kühn Lüer Wojtek, Germania.
Pârâtul este Viorel Dumitrescu/ Registra SRL, Bucureşti, România, reprezentat per se. 2. Numele de Domenii şi Registrul
Numele de domenii disputate şi sunt înregistrate la RNC.ro. 3. Istoricul Procedurii
Plângerea a fost transmisă Centrului de Arbitraj şi Mediere OMPI („Centrul”) pe data de 17 septembrie 2008. Pe data de 17 septembrie 2008, Centrul a transmis prin e-mail către RNC.ro o cerere de verificare a registrului în legătură cu numele de domenii disputate. Pe 18 septembrie 2008, RNC.ro a transmis prin e-mail Centrului răspunsul cu privire la verificarea sa, confirmând că Pârâtul este listat ca deţinător al numelor de domenii şi transmiţând datele de contact. Centrul a transmis părţilor un e-mail referitor la Limba Procedurii pe 29 septembrie 2008. Răspunsuri prin e-mail referitoare la Limba Procedurii au fost primite de către Centru de la Reclamant şi de la Pârât pe 2 Octombrie 2008, respectiv 4 Octombrie 2008. Traducerea Plângerii în limba română a fost transmisă Centrului pe data de 21 Octombrie 2008. Centrul a verificat faptul că traducerea Plângerii satisface cerinţele de formă ale Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii („Politica” sau „UDRP”), Regulamentul Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii („Regulamentul”), şi Regulamentul Suplimentar OMPI al Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii („Regulamentul Suplimentar”).
În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a notificat formal Pârâtul cu privire la Plângere, şi procedurile au început pe data de 7 noiembrie 2008. În conformitate cu Regulamentul, paragraful 5(a), data limită de primire a Răspunsului a fost 27 noiembrie 2008. O comunicare prin e-mail a fost primită de la Pârât pe 9 noiembrie 2008.
O cerere de suspendare a fost primită de la Reclamant pe 17 noiembrie 2008. Procedura a fost suspendată în aceeaşi zi. O cerere de re-instituire a procedurii a fost primită de la Reclamant pe data de 11 decembrie 2008. Astfel, procedura a fost re-instituită în aceeaşi zi şi, în consecinţă, data limită de primire a Răspunsului a fost extinsă până pe 21 decembrie 2008. Răspunsul a fost transmis Centrului la data de 22 decembrie 2008.
Centrul a numit-o pe Marilena Oprea unic membru al Completului în acest caz pe data de 29 decembrie 2008. Completul constată că este corect constituit. Completul a transmis Confirmarea de Acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independenţă, aşa cum i s-a solicitat de către Centru, în vederea conformării cu prevederile Regulamentului, paragraful 7.
Înainte de a trece la analiza pe fond, Completul consideră necesar să decidă asupra unor chestiuni preliminare, după cum urmează: a. Pârâtul
Numele de domeniu este înregistrat în numele lui Viorel Dumitrescu, persoană fizică română, în timp ce este înregistrat în numele Registra SRL, o societate comercială română. Din dosar reiese clar legătura dintre deţinătorii numelor de domenii, anume Dl. Viorel Dumitrescu este asociat unic şi administrator al Registra SRL. Ca atare, în acest caz Pârâtul va fi considerat ca fiind o singură persoană, Viorel Dumitrescu/ Registra SRL. b. Limba procedurii
Plângerea a fost depusă în limba engleză, iar Centrul a transmis Reclamantului o notificare precizând că Reclamantul trebuie (a) să transmită dovezi ale unei înţelegeri între părţi ca procedura să se desfăşoare în engleză; (b) să traducă Plângerea în limba română; sau (c) să depună o cerere argumentată ca engleza să fie limba procedurii. Reclamantul a solicitat ca engleza să fie limba procedurilor, invocând, în răspunsul pe care l-a furnizat, diverse argumente neconvingătoare precum corespondenţa sa cu terţi, presupunerea sa că Pârâtul are cunoştinţe de limba engleză, corectitudine în a utiliza o limbă terţă, engleza. În continuare, la solicitarea Centrului, Reclamantul a transmis traducerea Plângerii în limba română.
Pârâtul a depus răspunsul său în limba română, corespondenţa cu Centrul şi cu Reclamantul fiind de asemenea în limba română.
În orice caz, Plângerea a fost tradusă (nu şi anexele) iar părţile au reuşit să poarte o corespondenţă utilizând motoare de traduceri disponibile pe Internet, ca atare Completul consideră că Pârâtul a înţeles fondul cererilor făcute împotriva sa în această procedură, iar Reclamantul a putut să înţeleagă comunicările adresate de către Pârât. De asemenea, Completul este familiar cu ambele limbi, română şi engleză.
Registrul numelor de domenii disputate a informat Centrul că limba contractelor de înregistrare corespunzătoare este cea română, pentru ambele nume.
Mai mult, în momentul înregistrării numelor de domenii disputate (29 decembrie 2006, respectiv 17 martie 2008) existau prevederi pe site-ul web al Registrului în sensul că un solicitant de nume de domeniu poate să aleagă între română sau engleză ca limbă ce guvernează contractul de înregistrare, iar Pârâtul a ales limba română pentru ambele nume.
Având în vedere cele mai sus menţionate şi în baza Regulamentului, paragraful 11(a), Completul decide ca limba acestei proceduri să fie cea română. 4. Descrierea succintă a faptelor
Reclamantul este o societate germană, deţinută de către familia Wirtz, desfăşurându-şi activitatea pe piaţa parfumurilor şi cosmeticelor de peste 150 de ani.
Brandul Tabac Original este legat de parfumuri şi produse de îngrijire pentru bărbaţi. Marca „TABAC” a fost utilizată pentru săpun bărbătesc înca din anul 1951, iar din 1952 ca „TABAC ORIGINAL”. În 1959, gama de produse s-a diversificat, acoperind parfumuri şi produse de îngrijire corporală pentru bărbaţi.
Marca TABAC ORIGINAL este recunoscută în Germania ca fiind notorie. Reclamantul afirmă că TABAC ORIGINAL este cunoscută în mod particular pentru after shave-ul şi apa de colonie faimoase în lume.
Reclamantul deţine mai multe mărci înregistrate pentru Tabac Original, precum:
- TABAC ORIGINAL (marcă cu element figurativ) marca internaţională nr. 379421 depusă în anul 1971 având valabilitate până în 2011, desemnând mai multe state inclusiv România, pentru bunuri în clasele 2 şi 3;
- TABAC ORIGINAL (marcă cu element figurativ) marca internaţională nr. 280859 depusă în anul 1964 având valabilitate până în 2014, desemnând mai multe state inclusiv România, pentru bunuri în clasa 3;
- TABAC ORIGINAL (marcă verbală) marca naţională Nr. 912080, depusă în Germania din anul 1968, pentru bunuri în clasa 3, având specificaţia: “marcă notorie”.
Site-ul web al Reclamantului este „ ”.
Reclamantul a luat cunoştinţă despre numele de domenii ale Pârâtului în august 2008.
Numele de domenii disputate şi au fost înregistrate pe data de 29 decembrie 2006, respectiv 17 martie 2008.
Pârâtul este o persoană fizică română, respectiv o societate comercială română deţinută de acesta, Registra S.R.L. care sunt deţinătorii actuali ai numelor de domenii disputate.
Numele de domenii nu au dus niciodată, şi nu duc nici în prezent, la vreun site web activ. 5. Susţinerile Părţilor A. Reclamantul
Reclamantul susţine că fiecare dintre cele trei elemente specificate în paragraful 4(a) al Politicii sunt întrunite în prezentul caz, anume:
(i) Numele de domenii şi sunt similare şi duc la confuzie cu mărcile TABAC ORIGINAL;
Mărcile Reclamantului nu sunt în întregime mărci verbale ci mărci cu elemente figurative, totuşi se poate deduce că elementul verbal este partea cea mai distinctivă iar elementele figurative au numai caracter descriptiv sau, cel puţin, nu sunt dominante şi ca atare, ar trebui ignorate.
(ii) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domenii disputate;
Reclamantul are drepturi cu privire la mărcile TABAC ORIGINAL.
Reclamantul susţine că Pârâtul nu este cunoscut după numele de domenii (Reclamantul nu a putut găsi vreo astfel de dovadă), nici nu foloseşte numele de domenii în scopuri legitime şi necomerciale, sau pentru o utilizare legitimă fără intenţia, în scopuri comerciale, de a distrage atenţia prin inducerea în eroare a consumatorilor, sau de a păta reputaţia mărcii TABAC ORIGINAL.
Pârâtul a înregistrat un nume de domeniu în decembrie 2006, şi după 15 luni al doilea aproape identic fără a folosi vreunul dintre acestea. Astfel, Reclamantul consideră că intenţia Pârâtului a fost de a-l împiedica pe el să-şi reflecte mărcile sale în numele de domenii corespunzătoare.
Părerea Reclamantului este că cele două nume de domenii sunt înregistrate una în numele unei persoane fizice, iar al doilea în numele societăţii sale „evident pentru a împărţi riscul de a fi urmărit personal în justiţie pentru ocupare abuzivă (cybersquatting)” şi pentru a-l împiedica pe Reclamant să-şi recupereze numele de domenii.
În continuare, Reclamantul susţine că numele Pârâtului nu este real şi îl utilizează pentru a-şi ascunde adevărata identitate, numele folosit fiind de fapt numele unui politician, precum a prezentat în Anexa 11- extras din Wikipedia. De asemenea, când a identificat Pârâtul, Reclamantul a menţionat că societatea comercială Registra este „fictivă” deoarece nu realizează niciun fel de venituri iar capitalul social al societăţii este de 200 RON (echivalentul a 55 Euro).
(iii) Numele de domenii au fost înregistrate şi sunt utilizate cu rea credinţă.
- Marca TABAC ORIGINAL este renumită, devenind atractivă pentru acaparatorii de domenii, deoarece astfel va atrage trafic important de pe Internet. Este aproape de neconceput ca Pârâtul să combine cele două cuvinte fără a avea cunoştinţă despre marca Reclamantului. Termenul „tabac-original” nu are un alt înţeles explicit decât denumirea produselor Reclamantului.
- Reclamantul are nevoie de numele de domenii disputate pentru a-şi reflecta activitatea pe plan mondial inclusiv în România şi pentru a combate diluarea mărcilor sale.
- Numele de domenii disputate, au fost înregistrate pentru a atrage, în vederea obţinerii de câştiguri comerciale, utilizatori de Internet prin crearea unei confuzii cu marca Reclamantului cu privire la sursa, sponsorizarea, afilierea ori aprobarea site-ului web şi a produselor pe care acesta le oferă.
- Suma compensatoare în valoare de 50.000 Euro solicitată în timpul negocierilor demonstrează că Pârâtul este un acaparator de nume de domenii, care a înregistrat şi utilizează numele de domenii cu rea credinţă.
La Ordinul Procedural nr. 1 prin care Completul solicită dovada utilizării mărcii TABAC ORIGINAL în România înainte de data înregistrării numelor de domenii disputate, Reclamantul a răspuns că nu poate dovedi vânzarea produsului Tabac-Original în perioada solicitată, dar depune dovada vânzării acestuia în ţările vecine, în speţă Bulgaria (depunând patru facturi care dovedesc vânzarea în Bulgaria a mai multor produse, printre care şi „tabac original”). În orice caz, Reclamantul precizează convingerea sa că produsele Tabac-Original erau notorii în România la momentul înregistrării numelor de domenii, iar prima înregistrare din decembrie 2006 are legătură cu aderarea României la Uniunea Europeană din ianuarie 2007. B. Pârâtul
Pârâtul a depus Răspunsul său în principal ca şi comentarii pe marginea Plângerii.
Pârâtul susţine în principal următoarele:
- numele de domenii disputate au fost achiziţionate pentru a dezvolta proiecte în limba română, legate de industria tutunului; site-ul web va fi optimizat astfel încât să nu facă legătură cu industria parfumurilor;
- „Tabac original” este un nume generic, compus din două cuvinte româneşti generice fără vreo legătură semantică cu parfumurile sau cosmetica. În limba română cele două cuvinte au un înţeles clar „ţigarete originale” (Engl = „original cigarettes”);
- cuvintele generice pot fi înregistrate legal ca nume de domenii pe principiul „primul venit, primul servit”;
- societatea Registra este legal constituită şi funcţionează, capitalul său social fiind cel minim stabilit de lege. Societatea are proiecte în curs fără a avea profit în prezent;
- numele său real ca persoană fizică este întradevăr cel menţionat în baza de date WhoIs;
- nu a văzut niciodată produse „Tabac-Original” în România, nici vreo reclamă a acestora. În plus, după primirea Plângerii, a efectuat o cercetare în diverse magazine în legătură cu „Tabac Original” sau „Maurer & Wirtz” (i.e. Reclamantul), şi nimeni nu părea că ştie ceva despre aceste nume. Astfel, Pârâtul consideră că Tabac Original „este probabil necunoscut în România”;
- numele de domenii nu au fost înregistrate pentru a fi folosite „în detrimentul cuiva”, în plus niciunul dintre acestea nu a fost folosit încă. Proiectul legat de aceste nume de domenii este încă în lucru;
- iniţial el a fost interesat să înregistreze domeniul dar acesta fusese deja înregistrat din 2000;
- al doilea nume de domeniu a fost înregistrat pentru acelaşi scop cu proiectul legat de primul nume de domeniu şi pentru “a evita o situaţie ca cea de acum”, accentuând în continuare “pentru a nu da posibilitatea altcuiva să intre în conflict cu mine”;
- referitor la neutilizarea numelor de domenii, în afară de proiectul în curs, Pârâtul a dat diverse răspunsuri precum că va utiliza aceste nume de domenii când va considera el, sau că neutilizarea este din motive strategice; de asemenea, înregistrarea celui de-al doilea nume a fost facută deoarece „poate că sunt colecţionar”;
- toate declaraţiile făcute de către Reclamant cu privire la societatea sa, numele său personal, etc sunt făcute cu rea credinţă şi îl jignesc. Cele două entităţi germane „folosesc minciuni şi jigniri pentru a încerca să fure dreptul de proprietate deţinut de către persoane şi firme onorabile”;
- a avut oarecare cunoştinţe despre interesul terţilor cu privire la aceste nume, astfel a răspuns unei oferte de cumpărare şi a transmis un e-mail (din propria sa iniţiativă) pentru a oferi numele de domenii, după ce a căutat pe Internet „asocierea celor două cuvinte cu extensia locală germană”;
- suma de 50.000 Euro solicitată reprezintă de fapt daune morale pentru calomniile inserate în Plângere, reprezentând astfel scuze de la Reclamant; în timp ce numele de domenii disputate erau oferite cu titlu gratuit.
Prin Ordinul Procedural nr. 1 Completul i-a solicitat Pârâtului să trasmită probe cu privire la pregătirile referitoare la utilizarea numelor de domenii disputate în legatura cu oferirea bona fide de bunuri şi servicii, pregătiri efectuate înainte de a primi orice notificare referitoare la dispută; şi prezentarea corespondenţei cu persoanele germane referitoare la oferta pentru numele de domenii. Ca răspuns, Pârâtul a transmis doar corespondenţa cu prima persoană care i-a propus cumpărarea numelui de domeniu (comunicare prin e-mail transmisă pe data de 29 august 2008) iar cu privire la pregătirile de utilizare a numelor de domenii a menţionat că proiectele “sunt în fază incipientă, (…), sunt secrete” deci nu poate transmite nici o dovadă în acest sens. C. Negocieri legate de Numele de Domenii
După ce a primit Plângerea, Pârâtul a transmis un răspuns, una dintre chestiunile ridicate fiind faptul că nu a fost contactat direct de către reprezentantul Reclamantului deşi, ar putea fi interesat să „transfere” numele de domenii disputate. Astfel, Centrul i-a sugerat Reclamantului să suspende procedura pentru o posibilă înţelegere; pe data de 17 noiembrie 2008 procedura a fost suspendată. Reclamantul i-a oferit Pârâtului suma de 500 Euro pentru ambele nume de domenii. Pârâtul i-a răspuns că numele de domenii nu au fost înregistrate pentru revânzare, Plângerea conţine acuzaţii grave iar iniţierea unei acţiuni în justiţie pentru calomnie este iminentă, dar „o ofertă decentă pentru daune morale ar putea de asemenea duce la donarea gratuită a celor două nume de domenii”. La cererea reprezentantului Reclamantului de a preciza suma dorită pentru daune, Pârâtul a răspuns că suma se ridică la 50.000 Euro.
Negocierile, astfel cum s-au derulat, au încetat la acest moment, iar Reclamantul a re-instituit procedura. 6. Discuţii şi Constatări
Paragraful 15(a) din Regulament instruieşte Completul să „decidă cu privire la o Plângere pe baza declaraţiilor şi a documentelor depuse în conformitate cu politica, acest regulament şi orice reguli şi principii de drept pe care le consideră aplicabile”.
În baza prevederilor paragrafului 4(a) al Politicii, în vederea obţinerii transferului numelui de domeniu disputat, reclamantul trebuie să demonstreze că următoarele trei circumstanţe sunt cumulativ întrunite:
(i) numele de domeniu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă asupra căreia reclamantul are drepturi;
(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu; şi
(iii) numele de domeniu a fost înregistrat şi este utilizat de către pârât cu rea credinţă.
Pe cale de consecinţă, Completul va analiza eventualul cumul al circumstanţelor mai sus menţionate în prezentul caz. A. Identitate sau similaritate care duce la confuzie
Sunt două cerinţe pe care un reclamant trebuie să le stabilească la acest paragraf, şi anume: că deţine drepturi cu privire la o marcă de bunuri sau de servicii şi că numele de domeniu este identic sau similar şi duce la confuzie cu marca.
Reclamantul deţine numeroase mărci înregistrate TABAC ORIGINAL în diverse ţări, mărcile fiind depuse din anul 1954
Numele de domenii disputate au fost înregistrate în 2006, respectiv 2008.
Astfel, Reclamantul are drepturi de marcă iar mărcile preced numele de domenii.
Chiar dacă majoritatea mărcilor Reclamantului sunt mărci verbale cu elemente figurative, este evident că elementele dominante sunt cuvintele „tabac original”, de aceea un utilizator de Internet familiar cu mărcile Reclamantului ar presupune, în mod rezonabil, că numele de domenii au legătură cu marca TABAC ORIGINAL şi cu titularul acesteia.
Adăugarea cratimei la marca înregistrată, în cazul numelui de domeniu , este o modificare neesenţială.
Astfel numele de domenii şi , după îndepărtarea extensiei naţionale “.ro”, sunt similare şi duc la confuzie cu mărcile Reclamantului „tabac original”.
Având în vedere cele de mai sus, Completul stabileşte că Reclamantul a demonstrat primul element al Politicii, anume că numele de domenii disputate sunt similare şi duc la confuzie cu mărcile asupra cărora Reclamantul are drepturi. B. Drepturi sau interese legitime
Reclamantul a demonstrat prima facie că nu are nicio legătură cu Pârâtul şi că nu i-a acordat acestuia niciun drept cu privire la utilizarea mărcii sale. Astfel, sarcina probei cu privire la acest element cade în sarcina Pârâtului, fie prin demonstrarea uneia dintre circumstanţele menţionate în paragraful 4(c) din Politică, fie prin furnizarea altor argumente acceptabile.
Numele de domenii nu au fost utilizate niciodată, deşi primul () a fost înregistrat înca din decembrie 2006 şi, al doilea () a fost înregistrat în martie 2008.
Deoarece numele de domenii disputate nu au fost niciodată utilizate, Pârâtului îi rămâne să demonsteze circumstanţele prevăzute în paragraful 4(c)(i) al Politicii, sau să aducă alte argumente.
1. Circumstanţele prevăzute în paragraful 4(c)(i) al Politicii se referă la pregătirile cu privire la utilizarea numelor de domenii disputate în legatură cu oferirea bona fide de bunuri şi servicii, pregătiri efectuate înainte de a primi orice notificare referitoare la dispută.
Referitor la acest aspect, Pârâtul menţionează că va dezvolta un site web legat de industria tutunului, proiect început dar nefinalizat iar dovada acestor pregătiri de utilizare nu poate fi făcută deoarece proiectul „este secret”.
De asemenea, Pârâtul menţionează că proiectul urma să se deruleze printr-o societate înregistrată, i.e. Registra, deţinătorul celui de-al doilea nume de domeniu aproape identic.
Chiar dacă, în ciuda lipsei oricărei dovezi, Completul ar vrea să creadă că acest proiect este în derulare, este greu de crezut că un proiect pentru sau în legătură cu industria tutunului ar fi desfăşurat de către o societate având obiect principal de activitate „Consultanţă şi furnizare de alte produse software” (Anexa 13, Plângere).
Mai mult, afirmaţiile ulterioare făcute de către Pârât în Răspuns cu privire la neutilizarea numelor de domenii (precum că va utiliza numele de domenii “când va considera el” sau nu le utilizează “poate din motive strategice”), şi cu privire la înregistrarea celui de-al doilea nume (pentru că “poate sunt colecţionar”) nu sunt convingătoare şi pot duce la ideea că nu este de fapt niciun proiect.
2. În continuare, Pârâtul susţine că are interese legitime cu privire la aceste nume de domenii deoarece, „tabac” şi „original” sunt termeni generici în limba română iar termenii generici pot fi însuşiţi legal ca nume de domenii pe principiul „primul venit, primul servit”.
Întradevăr Completul este de acord că acestea sunt cuvinte care se regăsesc în dicţionarul limbii române1. De asemenea, asocierea lor nu este imposibilă sau dificil de făcut deoarece cuvântul „original” poate urma orice produs care este garantat ca fiind autentic. De asemenea, ordinea aşezării lor este corectă conform regulilor de gramatică ale limbii române.
În cazul The Landmark Group v. Digimedia L.P., Caz NAF Nr. 285459 Completul a conchis că, atâta timp cât numele de domenii au fost înregistrate datorită atracţiei lor ca simple cuvinte din dicţionar, iar nu datorită valorii lor ca mărci, acest lucru este permis în conformitate cu Politica. Consultaţi de asemenea Asian World on Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates, Caz OMPI Nr. D2007-1415.
În continuare, în aceste cazuri opinia consensuală a Completelor OMPI la Selecţia de Întrebări UDRP, este următoarea: „Dacă Reclamantul face dovada prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, iar pârâtul nu demonstrează una dintre cele trei circumstanţe prevăzute de Paragraful 4(c) al Politicii, atunci pârâtul ar putea să nu aibă interes legitim cu privire la numele de domeniu, chiar dacă numele de domeniu este format dintr-un cuvânt (sau mai multe) generic(e). Factorii pe care Completul trebuie să-i ia în considerare când stabileşte utilizarea legitimă ar include statutul şi faima mărcii, dacă pârâtul a mai înregistrat alte nume generice, şi pentru ce este utilizat numele de domeniu.”
Precum am menţionat deja, Pârâtul nu foloseşte numele de domenii, nici nu a facut dovada pregătirilor de a le utiliza în vreun fel. Completul găseşte insuficiente şi neconcludente argumentele Pârâtului în sensul că proiectul este în curs şi/sau secret.
Pe cale de consecinţă, Pârâtul nu a reuşit să răstoarne argumentele Reclamantului în sensul că Pârâtul nu are niciun drept sau interes legitim cu privire la numele de domenii în discuţie, iar astfel Reclamantul a satisfăcut sarcina sa cu privire la al doilea element al Politicii.
Având în vedere cele de mai sus, Completul consideră că Reclamantul a făcut dovada celui de-al doilea element al Politicii, anume că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domenii disputate. C. Înregistrare şi utilizare cu rea credinţă
Ultimul aspect este acela al înregistrării şi utilizării numelor de domenii cu rea credinţă de către Pârât. Paragraful 4(b) al Politicii enumeră câteva circumstanţe neexhaustive care dovedesc înregistrarea şi utilizarea cu rea credinţă, câteva dintre acestea fiind invocate de către Reclamant.
Pentru ca paragraful 4(a)(iii) să se aplice, Reclamantul trebuie să demonstreze îndeplinirea cumulativă a celor două cerinţe, anume că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu cu rea credinţă şi continuă să-l folosească cu rea credinţă. În unele cazuri, partea dificilă este demonstrarea utilizării cu rea credinţă. În acest caz, partea dificilă constă în a demonstra că înregistrarea a fost făcută cu rea credinţă.
Factori care sugerează reaua credinţă a Pârâtului includ faptul că Pârâtul a înregistrat un al doilea nume de domeniu aproape identic dupa 15 luni, deşi niciunul nu este folosit activ, şi solicitarea atipică, a sumei de 50.000 Euro pentru „daune morale” datorită suferinţelor cauzate de afirmaţiile făcute în Plângerea UDRP. În aceste circumstanţe este posibil ca Pârâtul să fi acţionat cu rea credinţă.
În orice caz, sunt şi alţi factori care trebuie cântăriţi pentru a aprecia dacă Reclamantul a făcut dovada relei credinţe la momentul înregistrării iniţiale. În procedura de faţă avem următoarele:
1. Nu este nicio dovadă cu privire la faptul că marca Reclamantului, deşi fără îndoială este notorie în Germania, este cunoscută în România unde Pârâtul îşi are domiciliul.
2. Reclamantul nu a putut să facă dovada utilizării mărcii sale în România înainte de înregistrarea numelor de domenii disputate (Completul apreciază că dovezile prezentate nu sunt satisfăcătoare), astfel Reclamantul nu a demonstrat că Pârâtul ar fi trebuit să cunoască drepturile sale de marcă când a înregistrat numele de domenii disputate.
3. „Tabac Original” nu este o marcă fantezistă şi nici un cuvânt inventat.
4. „Tabac” şi „Original” sunt cuvinte româneşti din dicţionar, iar alegerea şi asocierea acestora nu este atât de greu de imaginat deoarece (i) numele de domeniu era întradevăr înregistrat din anul 2000, (ii) cuvântul „original” este utilizat în limbajul curent alături de produse, bunuri care pot fi certificate ca fiind autentice, (iii) ordinea aşezării lor este corectă conform gramaticii limbii române.
5. Pârâtul a menţionat că a fost contactat de o persoană de naţionalitate germană interesată să achiziţioneze numele de domeniu . Ulterior, Pârâtul spune că a căutat pe Internet asocierea celor două cuvinte cu extensia corespunzătoare Germaniei şi a trimis o ofertă dar nu a primit niciun răspuns.
Pârâtul a transmis copia comunicării prin e-mail cu persoana interesată să achiziţioneze numele de domeniu . Această comunicare este datată 29 august 2008, adică jumătate de an după înregistrarea celui de-al doilea nume de domeniu.
Astfel, pe baza documentelor prezentate şi a declaraţiilor facute de către părţi în prezenta procedură, Completul concluzionează că Pârâtul a aflat despre existenţa unei persoane (Reclamantul sau un terţ) interesate sau având drepturi cu privire la aceste nume numai după înregistrarea ambelor nume de domenii. Prin urmare, Completul găseşte că este mult mai probabil ca Pârâtul să fi ales să înregistreze aceste două nume de domenii româneşti mai degrabă pentru valoarea lor lingvistică, şi nu deoarece avea cunoştinţă despre marca Reclamantului.
În acest sens, Completul adoptă aceeaşi motivarea precum experimentatele Complete din cazurile anterioare Village Resorts Ltd v. Steven Lieberman, Caz OMPI Nr. D2001-0814, Weatherall Green & Smith v E, Caz OMPI Nr. D2000-1528, care la rândul lor au urmat raţionamentul din Teradyne, Inc. v. 4Tel Technology, Caz OMPI Nr. D2000-0026 în sensul că nu a fost intenţia Raportului care precede Politica să extindă definiţia înregistrării abuzive la includerea numelor înregistrate iniţial cu bună credinţă.
În lumina celor de mai sus, Completul decide că numele de domenii în discuţie nu au fost subiectul unei înregistrări abuzive, iar ca atare Politica nu poate fi aplicată pentru a opera remediul cerut.
Completul decide că Reclamantul nu a reuşit să stabilească faptul că Pârâtul a înregistrat şi utilizează numele de domenii disputate cu rea credinţă. Prin urmare, Reclamantul nu a reuşit în această procedură să stabilească al treilea element al Politicii şi pe cale de consecinţă, Plângerea va fi respinsă.. D. Deturnarea scopului Politicii (Reverse domain hijacking)
Deturnarea scopului Politicii este definită în paragraful 1 al Regulamentului ca fiind „utilizarea Politicii cu rea credinţă prin încercarea de a împiedica un deţinător de nume de domeniu de a se bucura de dreptul său cu privire la numele de domeniu”.
Susţinerile Pârâtului în sensul că Reclamantul încearcă „să-i fure drepturile” şi că a făcut Plângerea cu rea credinţă, utilizând minciuni, pot fi considerate ca fiind o invocare a acestei clauze. Completul respectuos observă că Reclamantul a făcut unele afirmaţii care poate nu au fost suficient documentate (i.e. faptul că Pârâtul Registra SRL este societate fictivă şi datorită faptului că are un capital social de numai 200 RON, care întradevăr este minimul prevăzut de legea română a societăţilor comerciale pentru societăţile cu răspundere limitată; sau referitor la numele Pârâtului Viorel Dumitrescu, care, din întâmplare este identic cu al unei persoane listate în dicţionarul Wikipedia). În orice caz, nu se poate considera că Plângerea a fost făcută cu rea credinţă.
Astfel, deşi Completul respinge Plângerea, o constatare a Deturnării scopului Politicii, conform Regulamentului, nu se justifică. 7. Decizie
În conformitate cu paragraful 15 din Regulament, Plângerea este respinsă.
Marilena Oprea
Unic Membru al Completului
Data: 26 Ianuarie 2009
1 Transmitem definiţia acestui cuvânt care nu este cea dată de către Reclamant TABÁC, tabacuri, s.n. Tutun măcinat, care se aspiră pe nas. ♦ (Reg.) Tutun de fumat. ♦ (Bot.) Tutun ( 1 ). – Din germ. Tabak, rus., ucr. tabak. Sursa: Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, a se vedea
Full & Egal Universal Law Academy