WIPO Domain Name Decision DRO2009-0008 for schering-plough.ro

WIPO Arbitration and Mediation Center Decizia Completului Administrativ Schering-Plough Corporation, Schering Corporation şi afiliaţii şi subsidiarele lor vs. Amaltea Impex SRL Numărul de caz DRO2009-0008 1. Părţile

Reclamanţii sunt Schering-Plough Corporation, Schering Corporation şi afiliaţii şi subsidiarele lor din Kenilworth, New Jersey, Statele Unite ale Americii, reprezentaţi de Lowenstein Sandler PC, Statele Unite ale Americii.

Pârâtul este Amaltea Impex SRL din România. 2. Numele de domeniu şi Registrul

Numele de domeniu în litigiu este înregistrat la RNC.ro. 3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI („Centrul”) la data de 28 iulie 2009. La data de 29 iulie 2009, Centrul a trimis prin email către RNC.ro o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 30 iulie 2009 RNC.ro a transmis Centrului prin email răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia. Ca răspuns la o notificare din partea Centrului în sensul că Plângerea era deficientă din punct de vedere administrativ, Reclamanţii au depus o Plângere modificată la data de 3 august 2009. Centrul a verificat ca Plângerea împreună cu Plângerea modificată să îndeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii („Politica” sau „UDRP”), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii („Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea şi procedurile au început la data de 12 august 2009. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 1 septembrie 2009. Pârâtul nu a depus un Răspuns în termenul acordat în acest sens. În consecinţă, Centrul a notificat Pârâtului în data de 2 septembrie 2009 faptul că nu a depus în termen Răspunsul.

Centrul a numit pe Mihaela Maravela ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 9 septembrie 2009. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independenţă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7. Limba procedurii

În ceea ce priveşte chestiunea limbii aplicabile litigiului, paragraful 11(a) din Reguli prevede că:

“În afară de cazul în care se convine altfel de către Părţi, sau se specifică altfel în Contractul de Înregistrare, limba procedurii administrative va fi limba Contractului de Înregistrare, sub rezerva autorităţii Completului Administrativ să determine altfel, având în vedere circumstanţele procedurii administrative”.

Registrul unde este înregistrat numele de domeniu în litigiu a informat Centrul că limba contractului de înregistrare relevant este limba română.

Întrucât Plângerea a fost depusă în limba engleză la data de 28 iulie 2009, Centrul a transmis o adresă către Reclamanţi prin care i-a informat că trebuie (a) să facă dovada unui acord între părţi în sensul că procedurile să fie desfăşurate în limba engleză, (b) să traducă Plângerea în limba română, sau (c) să depună o cerere ca limba engleză să fie limba procedurilor. La data de 5 august 2009 Reclamanţii au depus o traducere în limba română a Plângerii.

În condiţiile în care limba contractului de înregistrare este limba română iar Reclamantul nu a formulat o cerere expresă ca procedura să fie desfăşurată în limba engleză, Completul Administrativ decide că limba procedurilor va fi limba română. 4. Situaţia de fapt

Reclamanţii în prezenta procedură administrativă sunt Schering-Plough Corporation, Schering Corporation şi afiliaţii şi subsidiarele lor.

Următoarele fapte au fost invocate de către Reclamanţi şi nu au fost combătute de Pârât.

Reclamanţii au utilizat mărcile SCHERING-PLOUGH cel puţin din anul 1971, când Schering Corporation, o firmă farmaceutică globală bazată pe cercetare, a fuzionat cu Plough, Inc., un producător mondial de produse de consum.

Reclamantul Schering-Plough Corporation este una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume. Reclamanţii îşi concentrează eforturile de cercetare asupra tulburărilor alergice şi inflamatoare, bolilor infecţioase, cancerului şi bolilor cardiovasculare, investind 1,85 miliarde USD în cercetare şi dezvoltare în 2005. Mărcile SCHERING-PLOUGH au dobândit o recunoaştere semnificativă pe plan mondial.

Reclamantul Schering Corporation deţine în prezent 6 înregistrări federale de mărci în Statele Unite ale Americii (şi numeroase cereri de înregistrare a mărcilor) în ceea ce priveşte mărcile SCHERING-PLOUGH. Reclamanţii deţin peste 100 de înregistrări de mărci internaţionale care conţin mărcile SCHERING-PLOUGH. Reclamanţii deţin în prezent numeroase nume de domeniu de nivel superior şi de ţară care încorporează mărcile SCHERING-PLOUGH.

Pârâtul în cadrul prezentei proceduri administrative este Amaltea Impex SRL. Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat în data de 1 ianuarie 1996. 5. Susţinerile Părţilor A. Reclamantul

Reclamanţii susţin că numele de domeniu în litigiu este suficient de asemănător încât să producă confuzie cu mărcile SCHERING-PLOUGH ale Reclamanţilor, care sunt mărci bine cunoscute şi faimoase pentru produse farmaceutice, medicale sau cosmetice.

Reclamanţii susţin, de asemenea, că Pârâtul nu este cunoscut în general prin numele de domeniu în litigiu. De asemenea, din informaţiile pe care le deţin Reclamanţii, Pârâtul nu a desfăşurat niciodată activităţi legitime în afara Internetului sub denumirea de “Schering-Plough”. De asemenea, Pârâtului nu i-au fost acordate drepturi de licenţă sau de altă natură pentru a utiliza mărcile Reclamanţilor ca parte din numele de domeniu sau în orice alt scop. Reclamanţii nu sunt asociaţi sau afiliaţi ai Pârâtului în niciun fel. Pârâtul nu utilizează numele de domeniu în litigiu în mod necomercial legitim sau în mod loial, iar singura utilizare posibilă a numelui de domeniu în litigiu ar fi să îl utilizeze inducând în eroare clienţii pentru a-i atrage pe web-site-ul său de Internet în vederea propriului său câştig comercial.

De asemenea, Reclamanţii susţin că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi folosit cu rea-credinţă. De asemenea, Reclamanţii susţin că Pârâtul a înregistrat în mod cert numele de domeniu în litigiu cu intenţia de a devia traficul de Internet al utilizatorilor finali care încearcă să găsească web-site-ul Reclamanţilor, de a valorifica presupunerea consumatorilor conform căreia numele de domeniu în litigiu este unul dintre numele de domeniu de nivel înalt de ţară ale Reclamanţilor şi/sau de a sugera potenţialilor clienţi că Reclamanţii au o anumită legătură sau afiliere cu Pârâtul. Înregistrarea Pârâtului perturbă şi distorsionează activitatea comercială a Reclamanţilor, iar înregistrarea respectivă a fost realizată cu rea-credinţă. Pârâtul nu este autorizat de Reclamanţi să utilizeze mărcile notorii ale Reclamanţilor. De asemenea, nefolosirea actuală de către Pârât a numelui de domeniu în litigiu constituie folosinţă de rea-credinţă. B. Pârâtul

Pârâtul nu a răspuns la pretenţiile Reclamanţilor. 6. Mai mulţi Reclamanţi

Plângerea a fost formulată în numele Schering-Plough Corporation, Schering Corporation, precum şi afiliaţii şi subsidiarele lor. În conformitate cu dovezile furnizate de Reclamanţi, Schering Corporation deţine dreptul asupra mărcilor pe care se întemeiază Plângerea. Se pare că toţi Reclamanţii folosesc marca SCHERING-PLOUGH.

Astfel cum au reţinut şi alte complete administrative (a se vedea, e.g. Hunter Douglas Industries, BV, and Hunter Douglas Window Fashions, Inc. vs. Erik Little,Cazul OMPI nr. D2005-0460), nici Politica nici Regulile nu prevăd expres posibilitatea formulării plângerii de către mai mulţi reclamanţi, iar unele complete administrative au respins plângeri formulate în numele a mai mult de un reclamant, pe motivul că nu se identifică suficient drepturile lor de proprietate şi remediile solicitate. A se vedea, e.g., Ken Done, Ken Done & Associates Pty Limited, and Ken Done Down Under Pty Limited vs. Ted Gibson, Cazul eResolution nr. AF-0638. În alte cazuri complete administrative au admis plângeri depuse de mai mulţi reclamanţi pe baza unor relaţii de agent, licenţă sau afiliere. A se vedea, e.g., Staples, Inc., Staples The Office Superstore, Inc., and Staples Contract and Commercial, Inc. vs. SkyLabs Corporation and DL Enterprises,Cazul OMPI nr. D2004-0220.

O procedură UDRP trebuie să se întemeieze pe o marcă cu privire la care reclamantul are drepturi în conformitate cu paragraful 4(a)(i) al Politicii. Dovezile arată că Reclamantul Schering Corporation este deţinătorul mărcilor SCHERING-PLOUGH. Cu toate acestea, se pare că Schering-Plough Corporation este societatea mamă a Schering Corporation şi că Reclamanţii în fapt folosesc mărcile SCHERING-PLOUGH. Mai mult decât atât, permiţând entităţilor indicate în Plângere să apară ca şi Reclamanţi este puţin probabil să cauzeze un prejudiciu Pârâtului.

Există circumstanţe în care un reclamant acţionează în numele şi pe seama unor societăţi afiliate care au drepturi asupra unei mărci. Deciziile emise în temeiul Politicii au recunoscut că relaţiile complexe între societăţi şi/sau contracte de licenţă pot determina dreptul de proprietate sau de control asupra unei mărci. În mod contrar, afirmarea unor drepturi asupra mărcii au fost respinse atunci când o parte nu a reuşit să dovedească dreptul de proprietate sau controlul. În anumite cazuri, părţile acţionând ca şi reclamant au fost identificate ca şi Co-Reclamanţi în procedură. Practica în această materie nu a fost consecventă. Având în vedere circumstanţele prezentului caz, astfel cum au fost descrise mai sus, Completul Administrativ acceptă desemnarea entităţilor numite ca şi Reclamant fără a sugera o practică uniformă în materia mai multor părţi sub egida Politicii şi a Regulilor. Acest Complet Administrativ se va referi în continuare la Co-reclamanţi ca şi „Reclamantul” (a se vedea, de asemenea, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocion Exterior de Tenerife, S.A. vs. Jupiter Web Services Limited,Cazul OMPI nr. D2003-0525). 7. Discuţii şi Constatări

Este esenţial pentru procedurile administrative ca cerinţele fundamentale cu privire la un proces echitabil să fie îndeplinite. Astfel de cerinţe presupun ca pârâtul să fie notificat cu privire la desfăşurarea procedurilor care i-ar putea afecta în mod semnificativ drepturile. Politica şi Regulile stabilesc proceduri menite să asigure că pârâţilor le sunt comunicate în mod adecvat notificările cu privire la începerea procedurilor împotriva lor, precum şi o posibilitate rezonabilă de a răspunde (a se vedea, e.g. paragraful 2(a) din Reguli).

O copie a Plângerii a fost transmisă de către Centru la adresa de email, iar Plângerea în format hârtie împreună cu anexele a fost transmisă prin curier la adresa poştală cuprinsă în baza de date WhoIs a Registrului ICI-ROTLD, care a fost, de asemenea, verificată de registrul în cauză. Deşi mesajele e-mail trimise la [….]@ şi postmaster@ nu au ajuns la destinatar, şi nici un răspuns nu a fost primit la mesajul transmis la adresa […]@, exemplarele în format hârtie au fost transmise. Prin urmare, Completul Administrativ consideră că Pârâtul a primit Plângerea dar a ales să nu răspundă. A se vedea, de asemenea, S.p.A. Egidio Galbani vs. Ms. Jenny Saputo,Cazul OMPI nr. D2003-0953; Littleford Day Inc. vs. NRM Equipment Company,Cazul OMPI nr. D2004-0201; Virgin Enterprises Limited vs. Steve Peter H S Kok and James Tan,Cazul OMPI nr. DCC2002-0001.

Având în vedere măsurile luate pentru a furniza Pârâtului notificarea Plângerii, obligaţiile Pârâtului în temeiul contractului de înregistrare de a menţine informaţii de contact corecte şi actuale, Completul Administrativ consideră că Centrul a luat toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a notifica Pârâtul cu privire la depunerea Plângerii şi iniţierea acestor proceduri, şi că lipsa furnizării unui răspuns de către Pârât nu este rezultatul unei omisiuni din partea Centrului. Vezi, de asemenea, Hoffmann-La Roche Inc. vs. Samuel Teodorek,Cazul OMPI nr. D2007-1814.

“Un Complet Administrativ va decide asupra unei plângeri în baza declaraţiilor şi documentelor depuse în conformitate cu Politica, aceste Reguli şi orice reguli şi principii de drept pe care le consideră aplicabile.”, Paragraful 15(a) din Reguli.

Aplicat la acest caz, paragraful 4(a) al Politicii stabileşte că Reclamantul trebuie să dovedească fiecare din următoarele elemente:

(i) că numele de domeniu înregistrat de Pârât este identic sau similar până la confuzie cu marca cu privire la care Reclamantul are drepturi; şi

(ii) că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu; şi

(iii) că numele de domeniu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă. A. Identic sau suficient de asemănător încât să producă confuzie

Completul Administrativ trebuie să stabilească faptul că: (a) Reclamantul are drepturi cu privire la o marcă; şi (b) că numele de domeniu contestat este identic sau similar încât să producă confuzie cu acea marcă.

În cazul de faţă Reclamantul a dovedit că are drepturi asupra mărcilor nr. 1783176, nr. 1775694, nr. 1780856, nr. 1788895, nr. 1783177 şi nr. 1769079, înregistrate în Statele Unite ale Americii, care au fost înregistrate toate anterior înregistrării numelui de domeniu în litigiu. De asemenea, Reclamantul a dovedit că are drepturi asupra mărcii SCHERING-PLOUGH înregistrate în România sub nr. 028281 din 1992.

Chestiunea asemănării în scopul Politicii presupune efectuarea unei comparaţii între numele de domeniu şi marca asupra căreia s-a dovedit a exista drepturi.

În acest caz numele de domeniu încorporează în totalitate marca anterioară a Reclamantului SCHERING-PLOUGH. Este unanim acceptat că un domeniu de nivel înalt, în acest caz „.ro” trebuie ignorat la momentul la care se analizează identitatea sau similaritatea de natură a produce confuzie între o marcă şi un nume de domeniu (A se vedea, e.g. VAT Holding AG vs. V,Cazul OMPI nr. D2000-0607; Billa Aktiengesellschaft vs. Ganea Nicolae,Cazul OMPI nr. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. vs. SC Agis International Sport S.R.L.,Cazul OMPI nr. DRO2006-0001; Auchan vs. Web4comm Srl Romania,Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).

Prin urmare, Completul Administrativ consideră că cerinţele paragrafului 4(a)(i) al Politicii sunt întrunite. B. Drepturi şi interese legitime

Opinia unanimă a completelor administrative din cadrul Centrului cu privire la sarcina stabilirii faptului că nu există drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu este următoarea:

“În timp ce, în general, sarcina probei incumbă reclamantului, completele administrative au recunoscut că aceasta ar putea conduce uneori la imposibilitatea dovedirii unui fapt negativ, fiind necesare informaţii care sunt cunoscute de pârât. Prin urmare, reclamantul trebuie să dovedească prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime. Odată făcută această dovadă prima facie, pârâtul dobândeşte sarcina dovedirii drepturilor sau intereselor legitime cu privire la numele de domeniu. În cazul în care pârâtul nu reuşeşte să facă această dovadă, se consideră că reclamantul a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al UDRP”. (A se vedea WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, secţiunea 2.1)

În cazul de faţă Reclamantul a stabilit prima facie că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu iar Pârâtul nu a reuşit să susţină sau să dovedească asemenea drepturi. (A se vedea, e.g., Barbara Brennan Inc. vs. Texas International Property Associates,Cazul OMPI nr. D2008-0351, Sanford Winery Company vs. Matt Geiser,Cazul OMPI nr. D2008-0210).

Datorită faptului că nu a depus un Răspuns, Pârâtul nu a reuşit să invoce orice circumstanţă care ar fi putut să dovedească orice drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu. Mai mult decât atât, având în vedere că Pârâtul nu a contestat faptul că în prezent nu foloseşte numele de domeniu (nu conduce la un website creat de către Pârât sau orice altă prezenţă on-line a Pârâtului), nu există nici un fel de indicii în sensul că Pârâtul ar putea demonstra orice drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu. (A se vedea, spre exemplu Pizza Hut International, LLC v. Kim Beom Sung,Cazul OMPI nr. DRO2002-0003).

În consecinţă, Completul Administrativ stabileşte că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu în cauză. C. Înregistrat şi utilizat cu rea-credinţă

În vederea îndeplinirii celei de-a treia cerinţe, Reclamantul trebuie să dovedească faptul că numele de domeniu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă. Paragraful 4(b) al Politicii stabileşte un număr de circumstanţe care, în mod special, dar fără a fi stabilite limitativ, vor dovedi înregistrarea şi folosirea cu rea-credinţă:

(i) Circumstanţe care indică faptul că Pârâtul a înregistrat sau a dobândit numele de domeniu în principal în scopul de a vinde, închiria sau transfera în orice alt mod numele de domeniu către Reclamant care este titularul dreptului de proprietate asupra mărcii, sau unui competitor al Reclamantului, în schimbul unei valori considerabile, mai mare decât costul dovedit aflat în legătură directă cu numele de domeniu.

(ii) Circumstanţe care indică faptul că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în vederea prevenirii titularului dreptului de proprietate asupra mărcii să îşi reflecte marca în numele de domeniu corespunzător, cu condiţia ca Pârâtul să se fi angajat într-un model comportamental în acest sens.

(iii) Circumstanţe care indică faptul că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în principal pentru scopul întreruperii activităţii unui competitor.

(iv) Prin folosirea numelui de domeniu, Pârâtul a intenţionat să atragă, în vederea obţinerii de câştiguri comerciale, utilizatorii de Internet pe website-ul său sau altă locaţie on-line, prin crearea unei posibilităţi de confuzie cu marca Reclamantului în ceea ce priveşte sursa, sponsorul, afilierea, aprobarea numitului website/locaţie sau cu privire la un produs sau serviciu aflat pe acel website/locaţie.

Cu toate acestea, cerinţa Politicii ca un nume de domeniu „să fie folosit cu rea-credinţă” nu este limitată la o acţiune pozitivă (a se vedea, e.g., Beiersdorf AG vs. Web4comm SRL Romania,Cazul OMPI nr. DRO2005-0002). În acest caz, următoarele acţiuni sunt considerate ca folosire cu rea-credinţă:

- Pârâtul nu a furnizat nici o dovadă de orice fel cu privire la orice folosire de către el cu bună-credinţa actuală sau avută în vedere cu privire la numele de domeniu în litigiu, în pofida notificării de încetare a folosirii transmise de către Reclamant,

- Pârâtul nu a contestat nici una din afirmaţiile făcute de către Reclamant,

- Marca Reclamantului SCHERING-PLOUGH este larg cunoscută (a se vedea Schering-Plough Corporation vs. Texas International Property Associates,Cazul OMPI nr. D2008-1557),

- Pârâtul a fost implicat în mai multe litigii având ca obiect nume de domeniu (a se vedea SAirgroup vs. Amaltea Impex SRL and Evergreen SRL, supra; Bayer Aktiengesellschaft v. Amaltea Impex SRL, supra),

- Orice utilizare a numelui de domeniu ar conduce consumatorii la concluzia că acesta şi web-site-urile aferente sunt asociate cu Reclamantul.

În lumina acestor circumstanţe, Completul Administrativ concluzionează că deţinerea pasivă a numelui de domeniu de către Pârât întruneşte în cazul de faţă cerinţele paragrafului 4(a)(iii) ca numele de domeniu să „fie folosit cu rea-credinţă” de către Pârât.

De asemenea, având în vedere în mod deosebit notorietatea Reclamantului şi valoarea de piaţă a mărcilor sale, Completul Administrativ este de acord cu opinia exprimată în AT&T Corp. vs. Linux Security Systems,Cazul OMPI nr. DRO2002-0002, conform căreia:

“De cele mai multe ori este destul de dificil, dacă nu imposibil, să dovedeşti reaua-credinţă cu dovezi concrete, mai ales având în vedere scopul limitat al investigaţiilor din cadrul acestor proceduri; nu te poţi aştepta să găseşti uşor „arma fumegând”. În timp ce reaua-credinţă nu poate fi prezumată, odată ce Reclamantul a prezentat anumite dovezi indicând în acea direcţie, este în sarcina Pârâtului fie să răspundă fie să explice de ce comportamentul său nu ar trebui asimilat relei-credinţe. Înţelegerea Completului cu privire la Politică este că, deşi sarcina iniţială a probei relei-credinţe a Pârâtului cu privire la înregistrarea sau folosirea numelui de domeniu în litigiu incumbă numai Reclamantului, această obligaţie este numai de prima facie, iar din acel moment, astfel cum Completul consideră că este cazul de faţă, este sarcina Pârâtului să justifice sau să explice comportamentul său (daca nu să demonstreze contrariul). Eşecul de a demonstra va da posibilitatea Completului, în anumite circumstanţe, să atragă anumite implicaţii negative. În cazul de faţă Pârâtul nu a depus un răspuns prin care să justifice înregistrarea şi folosirea numelui de domeniu şi, în aceste circumstanţe, Completul Administrativ va antrena implicaţiile negative aferente lipsei răspunsului în termen. A se vedea Société Des Bains De Mer Et Du Cercle Des Étrangers à Monaco vs. Iggi Networks Media Group,Cazul OMPI nr. D2000-1324 (December 18, 2000), Hebdomag Inc. v. Illuminaty Marketing,Cazul OMPI nr. D2001-0206 şi InterTrade Systems Corporation v. Donna Lawhorn, FA0204000112488 Nat. Arb. Forum (15 iulie 2002).”

Având în vedere circumstanţele de mai sus, Completul Administrativ concluzionează că numele de domeniu a fost înregistrat şi folosit cu rea-credinţă.

Completul Administrativ decide că Reclamantul a reuşit să dovedească cele trei elemente prevăzute de paragraful 4(a) al Politicii. 8. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) al Politicii şi 15 al Regulilor, Completul Administrativ Unic ordonă transferul numelui de domeniu către Reclamantul Schering Corporation.

Mihaela Maravela
Complet Administrativ Unic

Dated: September 16, 2009

Full & Egal Universal Law Academy