Reclamantul este De’ Longhi Appliances S.r.l. din Treviso, Italia, reprezentat de către
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, România.
Pârâtul este SC Instarom Instalatii Romania SRL din Bucuresti, Romania, reprezentat de către SCA Ciuraru, Lohan, Manole si Asociații, România. 2. Nume de domeniu şi Registratorul
Numele de domeniu în litigiu este înregistrat la ROTLD. 3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (“Centrul”) la data de 27 Noiembrie 2012. La data la care plângerea a primit număr de caz, 28 Noiembrie 2012, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 29 Noiembrie 2012 ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia.
Centrul a verificat ca plângerea să îndeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Politica”), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile Suplimentare”).
În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului plângerea şi procedurile au început la data de 7 Decembrie 2012. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea răspunsului a fost 27 Decembrie 2012. Pârâtul a depus Răspuns în data de 17 Decembrie 2012.
Centrul a numit pe Mihaela Maravela ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 21 Decembrie 2012. Completul Administrativ a stabilit că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7. Limba procedurii
În conformitate cu paragraful 11 din Reguli, în lipsa unui acord între părţi sau a unei clauze în contractul de înregistrare a numelui de domeniu, limba procedurii administrative va fi limba în care este încheiat contractul de înregistrare, Completul Administrativ având competența de a decide altfel. Plângerea a fost depusă în limba română. Conform informaţiilor primite de la Registratorul în cauză, limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu este limba română. La Plângerea formulată de Reclamant, Pârâtul a depus un Răspuns la data de 17 Decembrie 2012, redactat în limba română.
Având în vedere că limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română iar amândouă părțile au formulat Plângere, respectiv Răspuns în limba română, înțelegând astfel să opteze implicit pentru limba română ca limbă de desfăşurare a procedurilor, Pârâtul fiind societate de drept român iar ambele părți fiind reprezentate de societăți de avocatură din România, Completul Administrativ decide ca limba de desfăşurare a prezentelor proceduri administrative să fie română (A se vedea, spre exemplu tot în acest sens Recall Technology Pty Limited impotriva Monyson Grup S.A.,Cazul OMPI nr. DRO2008-0022). 4. Situaţia de fapt
Reclamantul este societatea De’Longhi care a fost fondată de familia De’Longhi în anul 1974 ca un atelier de fabricare a pieselor industriale mici. Un producător istoric de aparate portabile de încălzire și de aer condiționat, societatea reclamantă s-a extins și include aproape fiecare categorie de aparate mici de uz casnic pentru prepararea produselor alimentare și de gătit, precum și segmentele de uz casnic de curățenie și călcat. În prezent, De’Longhi este unul dintre cei mai mari producători mondiali de aparate mici de bucătărie și confort, fiind renumit pentru produsele de înaltă calitate și de lungă durată cu design italian, cum ar fi aparate de aer condiționat portabile, aparate de făcut cafea, prăjitoare de pâine și cuptoare.
Pârâtul este societatea SC Instarom Instalații Romania SRL din București. Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat în data de 24 Noiembrie 2003. 5. Susţinerile Părţilor A. Reclamantul
Reclamantul susține că este titularul mărcii combinate DELONGHI înregistrată pe cale internațională cu nr. 498944 și numărul 818630, cu țară desemnată România, și că Reclamantul și alte societăți din cadrul grupului De’Longhi sunt titularii a numeroase nume de domeniu delonghi (atât gTLD cât și ccTLD) înregistrate din 1998. Reclamantul consideră că numele de domeniu în litigiu este identic sau cel puțin similar producând un risc de confuzie cu mărcile înregistrate DELONGHI ale Reclamantului întrucât numele de domeniu în litigiu include mărcile sale DELONGHI în integralitatea lor, iar apostroful nu are nici un impact asupra pronunțării și/sau recunoașterii vizuale a mărcilor DELONGHI.
De asemenea, Reclamantul susține că Pârâtul nu are nici un drept sau interes legitim cu privire la numele de domeniu în litigiu întrucât Pârâtul nu este un partener oficial al Reclamantului și website-ul la care conduce numele de domeniu în litigiu nu dezvăluie că nu există nicio legătură sau relație între solicitantul înregistrării (Pârâtul) și titularul de marcă (Reclamantul) și de asemenea, afișează pe prima pagină marca înregistrată DELONGHI fără nici un drept, sugerând în mod fals utilizatorilor de Internet că există o legătură economică între Pârât și Reclamant. Reclamantul susține că Pârâtul afișează pe website-ul la care numele de domeniu în litigiu conduce radiatoare purtând marca De’Longhi, dar Reclamantul nu produce și nici nu vinde astfel de produse.
În plus, Reclamantul susține că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu rea-credință întrucât o simplă căutare în bazele de date disponibile publicului ar fi dezvăluit marca DELONGHI a Reclamantului înregistrată în 1985, cu aproape 20 de ani anterior înregistrării numelui de domeniu în litigiu. De asemenea, Reclamantul susține că Pârâtul folosește numele de domeniu în litigiu cu rea-credință având în vedere că nu există nici un fel de relație de afaceri sau afiliere între Reclamant și Pârât. Astfel, Pârâtul afișează pe prima pagină a website-ului la care conduce numele de domeniu în litigiu marca înregistrată DELONGHI fără a avea vreun drept, sugerând în mod fals utilizatorilor de Internet că există o legătură economică între Pârât și Reclamant. Prin aceasta, în opinia Reclamantului, Pârâtul a încercat în mod intenționat să atragă, pentru câștigul său comercial, utilizatorii de Internet către website-ul său, prin crearea unui risc de confuzie cu marca Reclamantului pentru a induce în eroare consumatorii cu privire la sursa, sponsorizarea, afilierea cu Reclamantul. B. Pârâtul
În Răspunsul depus, Pârâtul susține că sunt înregistrate și alte domenii care conțin cuvântul delonghi, cum ar fi website-ul “” și că în aceste condiții Reclamantul nu ar considera că orice domeniu care cuprinde marca sa DELONGHI induce în eroare utilizatorii de Internet.
Mai susține Pârâtul că este revânzător de produse marcate Delonghi către utilizatorii finali din România și că nu încalcă dreptul Reclamantului asupra mărcii deoarece comercializează în mod legal produsele și implicit trebuie să informeze consumatorii asupra mărcii și specificațiilor acestora. Produsele marcate Delonghi sunt achiziționate de către Pârât prin intermediul furnizorilor săi, în relații comerciale directe cu producătorul, DL Radiators SpA, care are sediul la aceeași adresă de Reclamantul, în Treviso, Italia. Pârâtul a achiziționat numele de domeniu în litigiu în 24 Noiembrie 2003 pentru a promova și crește vânzările de radiatoare Delonghi achiziționate de la furnizorii săi. Website-ul la care conduce numele de domeniu în litigiu a fost și este folosit exclusiv pentru a promova și comercializa radiatoare marca Delonghi. În partea de sus a website-ului unde este prezentată sigla Delonghi se specifică în mod expres “prin Instarom Instalații SRL”, pentru o separare clară a Pârâtului față de producător.
Pârâtul susține că a înregistrat numele de domeniu în litigiu în anul 2003 cu bună-credință pentru a promova și comercializa produse Delonghi, iar pe parcursul celor 9 ani de folosință Reclamantul avea cunoștință de utilizarea lui. 6. Discuţii şi Constatări
“Un Complet Administrativ va decide asupra unei plângeri în baza declaraţiilor şi documentelor depuse în conformitate cu Politica, aceste Reguli şi orice reguli şi principii de drept pe care le consideră aplicabile.”, paragraful 15(a) din Reguli.
Aplicat la acest caz, paragraful 4(a) al Politicii stabileşte că Reclamantul trebuie să dovedească fiecare din următoarele elemente:
(i) că numele de domeniu înregistrat de Pârât este identic sau similar până la confuzie cu marca cu privire la care Reclamantul are drepturi; şi
(ii) că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu; şi
(iii) că numele de domeniu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă. A. Identică sau suficient de similară astfel încât să producă confuzie
Completul Administrativ trebuie să stabilească faptul că: (a) Reclamantul are drepturi cu privire la o marcă; şi (b) că numele de domeniu in litigiu este identic sau similar încât să producă confuzie cu acea marcă.
Reclamantul a dovedit că deține mărci înregistrate în întreaga lume, depunând dovezi ale înregistrării mărcii DELONGHI, înregistrată în sistemul Protocolului de la Madrid sub nr. 498944, pentru clasele de produse sau servicii 7, 9, 11 și 21, cu data de înregistrare 2 August 1985, precum și a mărcii DELONGHI, înregistrată în sistemul Protocolului de la Madrid sub nr. 818630, pentru clasele de servicii 35 și 37, cu data de înregistrare 28 Noiembrie 2003, ambele indicând România ca ţară desemnată.
Chestiunea identității sau a similarității care poate să producă confuzie în scopul Politicii presupune o comparare a numelui de domeniu în litigiu cu marca asupra căreia au fost dovedite drepturi.
În acest caz, numele de domeniu în litigiu are două diferențe față de marca Reclamantului DELONGHI – adăugarea sufixului “.ro” și lipsa apostrofului din cadrul mărcii.
În ceea ce privește adăugarea codului de țară pentru domeniile de nivel superior (“.ro”), Completul Administrativ consideră, în spiritul jurisprudenței anterioare a Completelor Administrative UDRP sub egida OMPI, că nu asigura distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului – DELONGHI (a se vedea, spre exemplu VAT Holding AG v. ,Cazul OMPI nr. D2000-0607; Billa Aktiengesellschaft c. Ganea Nicolae,Cazul OMPI nr. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. c. SC Agis International Sport S.R.L.,Cazul OMPI nr. DRO2006-0001; Auchan v. Web4comm SRL Romania,Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).
Referitor la lipsa apostrofului, Completul Administrativ stabilește, în conformitate cu deciziile anterioare ale completelor administrative, că elementele grafice din cadrul mărcii care nu pot fi adăugate în numele de domeniu nu trebuie să fie luate în considerare atunci când se analizează identitatea sau similaritatea care poate produce confuzie. În aceste condiții numele de domeniu în litigiu este identic cu marca al cărei text a fost preluat integral și doar elementul grafic care nu poate fi reprodus în cadrul numelui de domeniu a fost omis. A se vedea în acest sens spre exemplu EFG Bank European Financial Group SA c. Jacob Foundation,Cazul OMPI nr. D2000-0036; Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. c. Nett Corp.,Cazul OMPI nr. D2001-0031.
Având in vedere cele arătate mai sus, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu in litigiu este identic cu marca DELONGHI și că Reclamantul a făcut dovada îndeplinirii primei cerințe a Politicii. B. Drepturi şi interese legitime
Reclamantul susține în plângerea sa că Pârâtul nu a fost niciodată distribuitorul autorizat în România al acestuia și că nu și-a dat niciodată consimțământul pentru ca Pârâtul să folosească mărcile sale DELONGHI. Mai mult, Reclamantul susține în Plângerea sa că Pârâtul vinde pe website-ul la care numele de domeniu în litigiu conduce radiatoare purtând marca DELONGHI, dar se pare că Reclamantul nu produce și nici nu vinde astfel de produse.
Pe de altă parte, Pârâtul susține că produsele marcate „Delonghi” sunt achiziționate de către Pârât prin intermediul furnizorilor săi, aflați în relații comerciale directe cu producătorul, DL Radiators SpA, care are sediul la aceeași adresă de Reclamantul, în Treviso, Italia, motiv pentru care Pârâtul consideră că între Reclamant și societatea producătoare a produselor pe care le distribuie Pârâtul există o anumită legătură.
Completul Administrativ remarcă faptul că Reclamantul susține că nu produce și nici nu comercializează astfel de produse, sau cel puțin produsele Reclamantului sunt diferite față de cele oferite pe website-ul Pârâtului. În Răspunsul său, Pârâtul nu susține că ar achiziționa de la Reclamant aceste produse, ci confirmă că producătorul lor este DL Radiators SpA, o altă societate decât Reclamantul, și menționează că a presupus că ar exista o anumită legătură între Reclamant și societatea producătoare a radiatoarelor marcate DELONGHI pe care le comercializează pe website-ul său datorită adresei la care cele două societăți își au sediul.
În scopul prezentelor proceduri nu prezintă relevanță natura relației dintre Reclamant și societatea DL Radiators SpA. Ceea ce este important este ca Pârâtul să facă dovada existenței unor drepturi sau interese legitime asupra numelui de domeniu în litigiu. Completul Administrativ consideră că Pârâtul nu a reușit să facă dovada contrară celor afirmate de către Reclamant care menționează în Plângere că Pârâtul nu este și nu a fost niciodată distribuitorul autorizat al Reclamantului în România și că Reclamantul nu și-a dat niciodată consimțământul pentru ca Pârâtul să folosească mărcile sale DELONGHI.
Astfel, Pârâtul nu a dovedit că ar fi un distribuitor sau că ar face o revânzare a produselor reclamantului purtând marca DELONGHI. Mai mult, se pare că Reclamantul nu produce și nici nu comercializează astfel de produse. De asemenea, Pârâtul nu a dovedit că ar fi fost autorizat de către Reclamant să folosească mărcile sale sau pentru a înregistra un nume de domeniu care să includă marca sa.
Chiar și în ipoteza în care Pârâtul ar fi fost un distribuitor al produselor Reclamantului, astfel cum Pârâtul pretinde, în conformitate cu opinia Completelor Administrative “”în mod normal un revânzător sau un distribuitor poate realiza o ofertă cu bună-credință de bunuri sau servicii, și ar putea avea prin urmare un interes legitim asupra numelui de domeniu dacă folosința îndeplinește anumite cerințe. Aceste cerințe includ în mod normal oferirea reală a bunurilor și serviciilor în cauză, folosirea website-ului pentru a comercializa numai bunurile purtând marca, iar website-ul să dezvăluie în mod vizibil și corect relația celui care a înregistrat domeniul cu titularul de marcă. […] Multe complete administrative care au achiesat la acest punct de vedere au considerat că nu numai revânzătorii autorizați, dar și cei neautorizați pot să intre sub incidența principiilor Oki Data.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 2.3).
În cazul de față Pârâtul nu a dovedit existența acestor condiții. Dimpotrivă, se pare că Pârâtul nu comercializează produse ale Reclamantului, deci nu este distribuitor sau revânzător al produselor Reclamantului și nici nu există o mențiune care să dezvăluie relația dintre Pârât și Reclamant. Și dacă Pârâtul ar fi fost distribuitor autorizat al Reclamantului, Pârâtul nu a menționat pe website-ul său această calitate pentru a îndeplini condițiile mai sus menționate, deși a folosit marca Reclamantului astfel cum aceasta este înregistrată. Mai mult, în prezent website-ul la care conduce numele de domeniu în litigiu nu pare a fi folosit, ci mesajul care apare atunci când se încearcă accesarea website-ului este că “acest cont a fost suspendat. Fie numele de domeniu a fost folosit în exces, fie revânzătorul a epuizat resursele”.
În aceste condiții, Completul Administrativ este de acord cu concluziile din alt caz în care s-a arătat că “Având în vedere acestea, Completul Administrativ decide că, în cadrul acestor proceduri, Reclamantul a dovedit prima facie că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime asupra numelui de domeniu. Cu referire la Pârât, Completul Administrativ nu are nici un indiciu că acesta a făcut pregătiri care să poată fi demonstrate în vederea folosirii numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă cu bună-credință de bunuri sau servicii”. (a se vedea Yannidis Brothers SA, and SC Vitex Hermes SRL c. SC IOANNINA PRODUCT SRL,Cazul OMPI nr. DRO2009-0009).
În consecință, a doua condiție a Politicii este îndeplinită. C. Înregistrat și utilizat cu rea-credinţă
Astfel cum au decis alte Complete Administrative UDRP în cazuri similare, “având în vedere concluziile Completului Administrativ în legătură cu chestiunea drepturilor și intereselor legitime, Reclamantul a dovedit și pretențiile sale în ceea ce privește reaua-credință la înregistrare și folosire. Completul Administrativ acceptă că Pârâtul a înregistrat și folosește numele de domeniu pentru a sugera o legătură cu Reclamantul care nu există. A făcut acest lucru în scopul atragerii utilizatorilor de Internet către website-ul său în propriul avantaj comercial. Această activitate intră sub scopul paragrafului 4(b)(iv) al Politicii, care menționează următoarele ca exemplu al unei circumstanțe care indică reaua-credință la înregistrare sau folosire:
“(iv) Prin folosirea Numelui de Domeniu, Pârâtul a intenționat să atragă, în vederea obținerii de câștiguri comerciale, utilizatorii de Internet pe website-ul său sau altă locație on-line, prin crearea unei posibilități de confuzie cu marca Reclamantului în ceea ce privește sursa, sponsorul, afilierea, aprobarea numitului website/locație sau cu privire la un produs sau serviciu aflat pe acel website/locație.”
(High Tech Computer Corporation c. LCD Electronic Systems SRL,Cazul OMPI nr. DRO2008-0011).
Completul Administrativ a luat în considerare și faptul că:
- Pârâtul nu a contestat în Răspunsul său că ar fi cunoscut marca Reclamantului la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu,
- faptul că în urma declanșării acestor proceduri website-ul la care conduce numele de domeniu în litigiu pare a fi fost suspendat,
- precum și oferta pe care pare să o fi făcut Pârâtul în răspunsul la o notificare primită de la Reclamant anterior declanșării acestor proceduri, ofertă ca Reclamantul să achiziționeze website-ul dezvoltat de către Pârât, cu utilizarea numelui de domeniu în litigiu și eventual să discute posibilitatea ca Pârâtul să acorde Reclamantului asistență profesionistă în dezvoltarea și mentenanța website-ului.
Având în vedere toate acestea, Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și folosit cu rea-credință. 7. Decizie
Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Reguli, Completul Administrativ decide ca nume de domeniu în litigiu să fie transferat Reclamantului.
Mihaela Maravela
Unic Membru
Data: 4 Ianuarie 2013
Full & Egal Universal Law Academy