Reclamantul este MyT GmbH din Berlin, Germania, reprezentat de către Rominvent S.A., Romania.
Pârâtul este SC Erfi Kids Srl, Tiberiu Mitu din București, România. 2. Nume de domeniu şi Paratul
Nume de domeniu în litigiu este înregistrat cu ROTLD. 3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (“Centrul”) la data de 4 octombrie 2013. La data la care plângerea a primit număr de caz 4 octombrie 2013, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la nume de domeniu în litigiu. La data 9 octombrie 2013, ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al nume de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia.
Centrul a verificat ca plângerea indeplineaste cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Politica”), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile Suplimentare”).
În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului plângerea şi procedurile au fost începute la data de 10 octombrie 2013.
Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea unui Raspuns a fost 30 octombrie 2013. Răspunsul a fost depus pe 29 octombrie 2013. Deși Răspunsul nu este conform cu cerințele de procedura Conform normelor, Centrul consideră că el poate fi luat în considerare.
Centrul a numit Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 8 noiembrie 2013. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi de Imparţialitate şi Independentă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7. 4. Situaţia de fapt
Reclamantul este o companie infiintata in anul 1999, cu sediul în Berlin, Germania, și face parte din grupului Otto, una dintre cele mai cunoscute de firme ce furnizeaza jucarii de copii din Europa. Reclamantul comercializeasa și vinde produse pentru copiilor și jucării in Europa, în primul rând on-line. Reclamantul a vandut astfel de produse cliențiilordin România din anul 2005.
Reclamantul detine un număr de marci comunitare pentru MYTOYS no. 001517671 in clasele 25, 28, 38 si no. 001938737 in clasele 9, 16, 25, 28, 39 si 39. Grupul de companii al Reclamantului detine de asemenea un număr de nume de domenii care încorporează marca MYTOYS, inclusiv , , și .
Pârâtul este o companie implicată în importul și distribuția de jucârii si de articole pentru copii. Pârâtul a inregistrat numele de domeniu disputat pe 05 iulie 2006.
Reclamantul (prin reprezentanții săi legali) a trimis o scrisoare Pârâtului pe 09 aprilie 2012. In scrisoarea din aprilie Reclamantul a dat detalii privind drepturile sale in marca MYTOYS, și a declarat că utilizarea de catre Pârât a numelui de domeniu in litigiuîncalca drepturile Reclamantului, mai ales deoarece numele de domeniu in litigiu redirecționeaza automat toti utilizatorii la site-ul Pârâtului, care ofera produse în concurență cu Reclamantul. In scrisoarea din aprilie Reclamantul a cerut ca Pârâtul să înceteze imediat, folosirea numele de domeniu in litigiu. La data de 07 mai 2012, Pârâtul a răspuns la scrisoarea din aprilie afirmând că a suspendat numele de domeniu in litigiu.
Între septembrie 2012 si iulie 2013, părțile au făcut schimb de corespondență prin e-mail în legătură cu transferul numelui de domeniu in litigiu. Pârâtul a sugerat că, în loc de a transfera numele de domeniu disputat Reclamantului, Reclamantul ar putea să ia în considerare numirea Pârâtul ca distribuitor în România. Reclamantul a declarat că o conversatie despre o astfel de cooperare ar putea fi sustinuta in 2014, dar acest lucru ese separat de problema încălcării de catre Pârât a drepturilor Reclamantului și de transferul cerut al de numele de domeniu in litigiu.
La data deciziei, numele de domeniu litigiueste directionat la un blog despre la echipamente electrice. 5. Susţinerile Părţilor A. Reclamantul
Susținerile Reclamantului pot fi rezumate după cum urmează:
(a) Numele de domeniu in litigiu este identic sau similar până la confuzie cu marca MYTOYS înregistrată de Reclamant.
(b) Pârâtul a inregistrat alte nume de domeniu care conțin alte marci bine cunoscute, cum ar fi și , și pretinde a fi distribuitorul oficial al acestor marci în România, dar nu a furnizat nici o dovadă în sprijinul acestui fapt.
(c) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu disputat. Marca MYTOYS a Reclamantului este bine-cunoscuta in Europa, iar Paratul operează în același domeniu ca și Reclamantul. Paratul a inregistrat numele de domeniu disputat pe 05 iulie 2006, după ce rRclamantul a înregistrat marca sa comunitară MYTOYS, în scopul de a induce în eroare consumatorii să creadă că Pârâtul este asociat cu marca MYTOYS a Reclamantului.
(d) Pârâtul nu este și nu a fost niciodată cunoscut prin numele de domeniu in litigiu.
(e) Reclamantul nu a autorizat utilizarea de catre Pârât a mărcii MYTOYS.
(f) Marca MYTOYS a Reclamantul este renumita în Europa, și a fost folositade Reclamant in ultimii 10 ani. Reclamantul a vândut produse sub marca MYTOYS în România din anul 2005 iar Paratul, prin urmare, trebuie să fi știut de marca MYTOYS a Reclamantului la data de înregistrare a numelui de domeniu in litigiu, mai ales că Paratul este în aceeași industrie ca și rRclamantul.
(g) Pârâtul a inregistrat numele de domeniu in litigiu cu rea-credință, în scopul de a atrage utilizatori, pentru câștig comercial, pentru site-ul propriu, cu scopul de a crea an signal de ci cre prin confuzie pentru consumatori și să profite în mod neloial de marca Reclamantului. Riscul de confuzie este sporit de faptul că Reclamantul deține multe alte nume de domeniu care includ cuvântul “mytoys”.
(h) Pârâtul a înregistrat, de asemenea, în mod intenționat numele de domeniu in litigiu pentru a încerca să obtina de la Reclamant a dreptul de a-i servi ca distribuitor oficial în România, pe baza faptului că deține numele de domeniu in litigiu. B. Pârâtul
Sustinerile Pârâtului pot fi rezumate după cum urmează:
(a) Numele de domeniu in litigiu a fost înregistrată în anul 2006, înainte de accesiunea României la Uniuna Europeană, și a ales numele de domeniu in litigiu din cauza cuvântului “jucării”.
(b) Site-ul la care numele de domeniu in litigiu rezolvă este complet diferit de site-ul Reclamantului găsit la “www.myt”.
(c) Reclamantul a exagerat numărul de utilizatori din România potențial interesați si cunoscatori ai marcii Reclamantului, deoarece site-urile Reclamantului sunt doar în limba germană, engleză și franceză.
(d) Activitatea principală a Pârâtului este importul și distribuția de produse pentru copiilor și a jucăriilor, iar acesta este unicul distribuitor în România pentru mărcile Graco, Motorola copii, Angelcare, beable și Quercetti. Aceste marcii nu sunt vândute de către Reclamant, iar activitățiler Reclamantului sunt în principal în piețele vorbitoare de limba germană.
(e) Este incorect ca Reclamantul sa susțină că Pârâtul a vrut să devină distribuitorul autorizat al acestuia în România, deoarece Reclamantul este doar o companie de retail și nu de fabricarea a produselor proprii de distribuție.
(f) Reclamantul a adus date inselatorare deoarece individul cu care Pârâtul a fost anterior în corespondență prin e-mail nu s-a identificat ca un reprezentant al Reclamantului, ci ca un reprezentant al unei companii care lucrează în domeniul de nume de domenii de Internet.
(g) Anexa 8 din plângerea nu este completă, deoarece nu s-a inclus emailul prin care Reclamantul cere Pârâtului să declare un preț pentru numele de domeniu in litigiu, si la care Pârâtul nu a răspuns.
(h) Pârâtul foloseste numele de domeniu in litigiu pentru a opera un blog despre echipamente electrice, deoarece intenționează să se extindă în acest domeniu în cursul acestui an. Reclamantul nu este implicat în domeniul de echipamente electrice, precum și înregistrările sale pentru marca MYTOYS dovedesc. 6. Discuţii şi Constatări
In conformitate cu prevederile paragrafului 4(a) al Politicii, Reclamantul trebuie să demostreze urmatoarele trei elemente:
(i) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă cu privire la care Reclamantul are drepturi;
(ii) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele numele de domeniu în litigiu; și
(iii) Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință. A. Identic sau suficient de similar astfel încât să producă confuzie
Completul Administrativ acceptă ca Reclamantul are drepturi în marca MYTOYS, bazat pe marcile comunitarenumărul 001517671 si 001938737.
Numele de domeniu disputat încorporează marca Reclamantului în întregime. Numele de domeniu in litigiu prezinta o singura diferenta fata de marca inregistrata de Reclamant, anume adaugarea codului de tară “.ro”, Completul Administrativ considera ca aceasta nu asigura disinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului.
Prin urmare, Completul Administrativ considera că numele de domeniu in litigiu este identic cu marca MYTOYS a Reclamantului putand sa produca confuzie.
Completul Administrativ considera ca Reclamantul a indeplinit conditiile prevazute in paragraful 4(a)(i) al Politicii. B. Drepturi şi interese legitime
În conformitate cu paragraful (4)(c) al Politicii, Pârâtul poate stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu in litigiu prin demonstrarea oricaruia dintre următoarele elemente:
(i) înainte de orice notificare a litigiului, Pârâtul a utilizat sau a facut pregatiri pentru utilizarea numelui de domeniu in litigiu sau a unui nume corespunzător numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii; sau
(ii) Pârâtul a fost cunoscut sub numele de numele de domeniu in litigiu, chiar dacă aceasta nu a dobândit o marcă comercială sau drepturi de mărci de serviciu; sau
(iii) Pârâtul face uz necomercial sau legitim de numele de domeniu in litigiu, fără intenția de câștig comercial sau fara intenţia de a înșela consumatorii.
Sectiunea 2.1 al WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”) prevede că odată ce un Reclamant dovedeste prima facie ca paratul nu are drepturi sau interese legitime in numele de domeniu in litigiu,un pârâtul trebuie sa demonstraeze că are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu in litigiu. Dace pârâtul nu reușește să facă acesta dovada se consideră ca Reclamantul a indeplinit conditiile prevazute in paragraful 4(a)(ii) al Politicii.
Completul Administrativ acceptă că Reclamantul nu a autorizat Pârâtul să utilizeze mărcile sale MYTOYS, și că Pârâtul nu a devenit cunoscut prin numele de domeniu in litigiu. În consecință, Completul Administrativ este de părere că Reclamantul a dovedit un caz prima facie și că Pârâtul trebuie să demonstreze că are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu in litigiu.
Completul Administrativ observa că Reclamantul susține că Pârâtul a înregistrat alte nume de domeniu care conțin alte marci bine cunoscute, cum ar fi . Completul Administrativ considera că acest lucru este mai relevant pentru al treilea element, și anume dacă sau nu Paratul a inregistrat si folosit numele de domeniu disputat cu rea-credință, și, prin urmare, va lua in considerare aceste fapte in legatura cu el treilea element.
Pârâtul sustine ca numele de domeniu in litigiu este folosit ca un blog despre echipamente electrice, deoarece intenționează să isi diversifice activitatile în acest domeniu, care nu are legătură cu afacerile si activitatile Reclamantului. În schimb, Reclamantul pe de alta parte susține că numele de domeniu in litigiu redirecționează utilizatorii către site-ul Pârâtului la “”, unde el ofera de vanzare produse în directe concurență cu cele ale Reclamantului.
Completul Administrativ considera că este necesar să își exercite dreptul de a întreprinde propria sa investigatie de fapt, deoarece ambele părți au furnizat informații insuficiente, Aceasta investigatie ii va permite Completul Administrativ sa ia o decizie (a se vedea punctul 4.5 al WIPO Overview 2.0). Completul Administrativ constata că numele de domeniu in litigiu rezolvă în prezent la un blog despre scule electrice (“blog”), potrivit site-ului de Internet Archive găsit la „”. Numele de domeniu in litigiu este folosit pentru a redirecționa utilizatorii de Internet în mod automat la site-ul “” (ultima screenshot istorice care pot fi accesate pe Internet Archive este datat 14 martie 2012).
Completul Administrativ constată că blog-ul nu pare să fie activ deoarece, nu oferă nici un fel de bunuri sau servicii, ci doar ofera detalii pentru anumite scule electrice. Prin urmare, Completul Administrativ constată că Pârâtul nu a reușit să demonstreze că a făcut uz sau pregatiri pentru utilizarea numelui de domeniu in litigui, pentru oferirea de bună credință de bunuri sau servicii. Completul Administrativ notează deasemeneacă blog-ul are în prezent doar 2 postari, ambele din data de 2 octombrie 2013 - două zile înainte de depunerea prezentei i Plangeri, si mai mult de un an de la data scrisoarea din aprilie. Conform paragrafului 4(c)(i) al Politicii, cuvintele “înainte de orice notificare catre [pârât] a litigiului”, inseamna atunci cand Pârâtul a fost notificat prima data de către Reclamant ca is se contestă drepturile Pârâtului in numele de domeniu, de exemplu, printr-o scrisoare ca cea din aprilie, și nu neapărat atunci când pârâtul a primit prima notificare a plângerii (a se vedea Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises, and J. D. Sallen Enterprises,WIPO Case No. D2000-0461). Prin urmare, chiar în cazul în care Pârâtul ar putea demonstra ca face uz de (sau ca face pregatiri pentru utilizare) numele de domeniu în litigiu pentru oferirea de bună credință de bunuri și servicii prin intermediul blog-ul (ceea ce Completul Administrativ nu crede a fi cazul), el nu a reușit să demonstreze că astfel de uz a fost făcut înainte de primirea notificării plangerii.
În consecință, Completul Administrativ consideră că Paratul nu are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu disputat și că Reclamantul a îndeplinit cerintele paragrafului 4(a)(ii) al Politicii. C. Înregistrat si utilizat cu rea-credinţă
Reclamantul susține că Pârâtul a înregistrat alte nume de domeniu care conțin alte marci bine cunoscute, cum ar fi , și . Reclamantul nu a adus nici o dovadă în sprijinul acestei afirmații, și investigațiile proprii ale Completul Administrativ dovedesc, ca la data prezentei decizii Pârâtul, nu este consemnat ca detinator al acestor nume de domenii. Cu toate acestea, Completul Administrativ ia in considerare faptul ca adresa de contact de email pentru , este, este “[ ]@”, care este aceeași adresă de e-mail ca pentru Parat. Cu toate acestea, Paratul în răspunsul său a oferit unele link-uri către site-urile web ale acestor marci diferite, dintre care unele par a lista Pârâtul ca un distribuitor în România. Prin urmare, Completul Administrativ considera că Reclamantul nu a furnizat suficiente dovezi pentru a demonstra că Pârâtul este implicat în mod regulat la activități de cybersquatting.
Dovadă de rea-credință include cunostinta de fapt sau reală sau a unei mărci bine-cunoscute la momentul de înregistrare a unui nume de domeniu de domeniu de catre un Pârât (a se vedea Samsonite Corporation. v. Colony Holding, NAF Claim No. 0094313). Completul Administrativ acceptă că este probabil ca Pârâtul a fost cunoscator de mărcile MYTOYS, la momentul în care a inregistrat numele de domeniu in litigiu. Pârâtul este în aceeași industrie ca si Reclamantul, și ambii operează în Europa. Pârâtul ar fii putut cu usurinta sa stie Reclamantul deține drepturile de marcă în MYTOYS, și înregistrări numeroase nume de domeniu care includ cuvântul “mytoys”, inclusiv și , facind o investigate minima pe Internet.
Mai mult, așa cum s-a menționat mai sus, numele de domeniu in litigiu a fost folosit pentru a redirecționa automat utilizatorii, la siteul Pârâtului aflat la “”, care site se află în concurență directă cu Reclamantul.
Completul Administrativ nu este convins de faptul că utilizarea actuală a numele de domeniu in litigiu(de exemplu, blog), este o utilizare serioasă de către Pârât și/sau că o astfel de utilizare se face cu bună-credință. După cum s-a menționat, blog-ul are doar 2 postari, care pur și simplu conțin specificații ale unor scule electrice, și care au fost postate chiar înainte de plângere fiind facute după ce Pârâtul a fost avertizat cu privire la disputa privind numele de domeniu in litigiu. În plus, Pârâtul nu a furnizat nici o dovadă în sprijinul afirmației sale, că isi va extinde ofera de activitate în industria de instrumente electrice în cursul acestui an. Ca atare, Completul Administrativ este de părere că blog-ul este pur și simplu o încercare de ultim minut de catre Pârât pentru a contracara recuperare Reclamantului a numelui de domeniu in litigiu.
Completul Administrativ constată că Reclamantul susține că în timpul negocierilor sale cu Pârâtul, Pârâtul a sugerat ca Reclamantului să il angajeze ca reprezentant al său oficial în România. Completul Administrativ e de parere că acest lucru nu este neapărat o dovadă de rea-credință în sine dar, împreună cu faptele de main inainte ajuta la obtinerea concluziei că Pârâtul era cunescator de sfera de activitate si de marcile Reclamantului când a înregistrat numele de domeniu in litigiu și a dorit să beneficieze de faima marcii MYTOYS.
Faptul că Pârâtul a suspendat redirecționarea numele de domeniu in litigiu la site-ul Reclamantului, după ce Reclamantul a emis scrisoarea din aprilie, și că prin scrisoarea sa din 7 mai 2012, Pârâtul a confirmat suspendarea lui (“pentru a nu mai incalca dreptul exclusiv de folosire a marcii “mytoys” in clasele pentru care clientul dvs a inregistrat respective marca”), demonstrează că Pârâtul a fost conștient de faptul că ar fi încălcat drepturile Reclamantului și a acționat cu rea-credință când a înregistrat și utilizat numele de domeniu in litigiu.
Completul Administrativ constată că Pârâtul a folosit numele de domeniu in litigiu pentru a atrage utilizatorii de Internet la site-ul său, în scopuri comerciale, prin crearea unui risc de confuzie cu marca Reclamantului, MYTOYS.
În aceste condiții, Completul Administrativ decide că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu in litigiu cu rea-credință, și ca cerintele paragrafului 4(a)(iii) al Politicii au fost indeplinite. 7. Decizie
Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Reguli, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu trebuie să fie transferat Reclamantului.
Gabriela Kennedy
Unic Membru
Data: 4 decembrie 2013
Full & Egal Universal Law Academy