Reclamanta este Michael Kors International GmbH din Bioggio, Elveția, reprezentată de TURCU & TURCU, România.
Pârâta este SC Starshiners SRL din Bihor, România, reprezentată pe plan intern. 2. Numele de domeniu și Registratorul
Numele de domeniu în litigiu este înregistrat la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatica -ICI RoTLD ("ROTLD). 3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere de La OMPI ("Centrul"), la data de 28 mai, 2015. In aceeași zi, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. Pe 29 mai 2015, ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâta este înregistrată ca titulară a numelui de domeniu în litigiu și a furnizat datele de contact ale acesteia.
Centrul a verificat că Plangerea îndeplinește toate cerințele de formă ale : i) Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domeniu ("Politica"), ii) Regulilor de Rezolvare Uniforma a Disputelor privind Numele de Domeniu ("Regulile"), și ale iii) Regulilor Suplimentare OMPI pentru Rezolvarea Disputelor privind Numele de Domeniu ("Regulile Suplimentare").
În conformitate cu Regulile, paragrafele 2 (a) și 4 (a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtei plângerea, iar procedurile au fost începute la data de 12 iunie, 2015. Conform Regulilor, paragraful 5 (a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost fixată pentru 2 iulie 2015. Pârâta a depus Răspunsul pe data de 30 iunie 2015.
Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în aceast caz pe data de 17 iulie 2015 Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de imparțialitate și independență, după cum e cerut de Centru și pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7. 4. Situația de fapt
Reclamanta face parte din grupul de companii Michael Kors ( "Grupul Michael Kors"), compania principală fiind Michael Kors Holdings Limited. Grupul Michael Kors a fost înființat în 1981 și produce o gamă de articole vestimentare de modă de lux pentru femei și bărbați, inclusiv accesorii, încălțăminte, ceasuri și bijuterii. Grupul Michael Kors are mai mult de 550 de magazine și peste 1500 de buticuri/ raioane in-store peste tot în lume, inclusiv în București, New York, Beverly Hills, Chicago, Londra, Milano, Paris, Munchen, Istanbul, Dubai, Seul, Tokyo, Hong Kong , Shanghai și Rio de Janeiro.
Reclamanta a obținut două înregistrări de marcă comunitară pentru marca MICHAEL KORS nr. 003130456 (în clasele 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25 și 35) în 2004 și nr. 006712442 (în clasa 35) în 2007 ("împreună Marca MICHAEL KORS"). Grupul Michael Kors deasemenea deține un număr de nume de domenii care conțin brandul MICHAEL KORS, ca de exemplu , și .
Pârâta este o companie care operează un site situat la numele de domeniu ("Site-ul Paratei") care oferă de vânzare produse de moda pentru femei, inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de branduri diferite. Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu pe data de 11 ianuarie 2013.
Reclamanta (prin intermediul reprezentanților săi legali) a trimis o notificare Pârâtei la data de 16 ianuarie 2015 ("Notificare") prin care Pârâta a fost înștiințată că folosirea numelui de domeniu în litigiu fără autorizație reprezintă o încălcare a prevederilor legale naționale și comunitare și prin care era somată să înceteze imediat astfel de activități. Prin Notificare, Reclamanta a cerut ca Pârâta: i) să inceteze imediat și permanent folosirea numelui de domeniu în litigiu, a Marcii MICHAEL KORS sau a altor drepturi de proprietate intelectuala deținute de Grupul Michael Kors, a numelui "Michael Kors", a oricărei mărci, sigle or logo a căror similaritate poate crea confuzie cu o marca deținută de Reclamantă; ii) să înceteze imediat și permanent publicarea paginii de web sub numele de domeniu în litigiu; iii) să transfere numele de domeniu în litigiu Reclamantei; iv) să nu dea de înțeles, în activitate sa de afaceri sau comercială, că Pârâta are vreo legatură, afiliație, relație de sponsorizare ori asociere cu Grupul Michael Kors or cu serviciile acesteia, întrucât o astfel de legatură nu există în realitate. 5. Susținerile Părților A. Reclamanta
Susținerile Reclamantei pot fi rezumate după cum urmează:
(a) Numele de domeniu în litigiu este în întregime identic cu Marca MICHAEL KORS iar în plus sufixul ".ro" creeaza riscul ca utilizatorii să considere în mod eronat că numele de domeniu în litigiu reprezintă o filiala locală ori un distributor autorizat al Reclamantei, ceea ce nu este adevărat.
(b) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu. Nu există nici un fel de convenție ori înțelegere între Reclamantă și Pârâtă care să ateste ori cel puțin să sugereze existența vreunui contract în legătură cu autorizarea vreunei folosiri a numeului de domeniu în litigiu de către Reclamantă pentru Pârâtă.
(c) In ciuda faptului ca Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu de mai bine de 2 ani, nu există indicații că Pârâta ar folosi or s-ar pregăti în mod credibil să foloseasca numele de domeniu în litigiu pentru a oferi, cu bună credință, bunuri or servicii publicului.
(d) Pârâta nu are cum șă foloseasca numele de domeniu în litigiu în mod legitim fără a încălca drepturile Reclamantei. Pârâta nu a fost și nu are cum să fie cunoscută public sub numele de domeniu în litigiu și nu a dobîndit drepturi asupra vreunei mărci comerciale ori de serviciu în legatură cu aceasta. De fapt, chiar dacă Pârâta ar vrea să întregistreze o astfel de marcă, acest lucru ar fi interzis de legislația română care nu permite înregistrarea unei mărci susceptibile de a cauza confuzie pe piață data fiind existența unei mărci deja înregistrate fie în Romania ori ca marcă comunitară, ceea ce este cazul aici.
(e) Faptul că numele de domeniu în litigiu a rămas și este înca inactiv de la data înregistrarii sale în 2013 este dovadă a faptului că nu a fost înregistrat cu bună credință. Deținerea pasiva a numelui de domeniu în litigiu are scopul clar de a obstrucționa dreptul Reclamantei de a activa in mod normal și liber pe piața din România.
(f) Reclamanta și Pârâta activeaza în aceleași sectoare de piață, anume articole de îmbracăminte, încalțăminte și accesorii (genți, poșete etc). Dat fiind renumele mondial al Reclamantei și faptul că Pârâta acționează în același sector de piață ca și Reclamanta, este imposibil ca Pârâta să nu fii cunoscut existența și faima Grupului Michael Kors și a marcilor deținute de acest grup, inclusiv Marca MICHAEL KORS. Scopul cu care a fost înregistrat numele de domeniu în litigiu este în mod clar unul comercial, și, în particular unul care vizeaza oferirea de bunuri similare cu cele comercializate de Reclamantă.
(g) Dat fiind faptul că Marca MICHAEL KORS are o distinctivitate intrinsecă, e imposibil ca un competitor al Reclamantei precum Pârâta, să o folosească în mod accidental într-un nume de domeniu și în același timp cu bună credință.
(h) Reaua credintă a Pârâtei e deasemene manifestată prin faptul că deși a primit Notificarea nu a adoptat nici una din măsurile cerute de Reclamantă în ciuda faptului că avea la cunostință că faptele sale reprezintă contrafacere de marca atît la nivel național cît și la nivel comunitar.
(i) Existența și posibilitatea folosirii de către Pârâtă a unui nume de domeniu identic cu o marcă de renume sugerează o înregistrare a numelui de domeniu cu scopul de a obține avantaje necuvenite de pe urma drepturilor de proprietate intelectuală ale Reclamantei, dovadă incontestabila că Pârâta a acționat cu rea credință . B. Pârâta
Susținerile Pârâtei pot fi rezumate după cum urmează:
(a) Pârâta își desfășoară activitatea principala de comerț online prin intermediul Site-ului Pârâtei, comercializînd în special rochii sub brandul propriu. Pârâta nu vinde nici un produs sub Marca MICHAEL KORS, sau sub un brand similar creat în mod intenționat pentru a sugera vreo legătura cu Grupul Michael Kors.
(b) Pârâta nu folosește numele de domeniu în litigiu, nu publică o pagină web sub acest nume și nu dă de inteles în activitatea sa comercială că are vreo legătura, afiliație sau relație cu Grupul Michael Kors. Acesta nu este un caz de contrafacere de marcă deoarece Pârâta nu folosește nici marca, nici pagina de Web "www. ".
(c) Pârâta a achiziționat numele de domeniu în litigiu de la societatea GlobeHosting Inc. și nu a făcut deci contract cu ROLtd. Pârâtei nu i-a fost atrasa atenția asupra existenței vreunui impediment la înregistrarea numelui de domeniu în litigiu, precum invocă Reclamanta.
(d) Pârâta are statut de terț de bună credință care a achiziționat un produs disponibil în mod liber pe piață fără a i se aduce la cunoștință de către vînzător de existența vreunor restricții.
(e) În conformitate cu cerințele paragrafului 4(a)(i) al Politicii, Reclamanta trebuie să demonstreze că numele de domeniu în litigiu e identic sau similar într-un mod de natură a produce confuzie cu o marcă înregistrată. Pentru a dovedi confuzie numele de domeniu trebuie a fii folosit și nu doar deținut în mod pasiv, ori cum Pârâta nu folosește numele de domeniu în litigiu paragraful 4(a)(i) nu poate fii îndeplinit.
(f) Reclamanta trebuie de asemenea să dovedeasca înregistrarea și folosirea numelui de domeniu în litigiu cu rea-credință. Acestea nu se prezumă ci trebuie probate în concret.
(g) Singurul prejudiciu pe care Reclamanta il poate invoca în mod plauzibil în acest momet este acela de a nu putea să-și înregistreze un astfel de nume de domeniu precum numele de domeniu în litigiu- deși acest fapt nu poate susține în mod valabil o atingere adusă dreptului de proprietate intelectuala al Reclamantei deoarece Pârâta nu comercializeaza produse identice sau similare. Reclamanta este liberă să își achizitioneze orice alt nume de domeniu existent pe piață, cu o denumire similara cu numele brandului sau, la care să adauge un element distinctiv. 6. Discuții și Constatări
În conformitate cu paragraful 4(a) al Politicii, Reclamanta trebuie să dovedească fiecare din următoarele 3 elemente:
(i) Reclamanta deține drepturi asupra unei mărci iar numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încît să producă confuzie cu respectiva marcă.
(ii) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu; și
(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit de către Parata cu rea-credință. A. Identică sau suficient de similară încît să producă confuzie
Completul Administrativ acceptă că Reclamanta a dovedit că deține drepturi la Marca MICHAEL KORS înregistrata că marcă comunitară nr. 003140456 (înregistrată la data de 11 noiembrie 2004) și 003712442 (înregistrată la data de 29 ianuarie 2009).
Numele de domeniu în litigiu conține în întregime Marca Michael Kors. În plus, este un principiu bine știut că pentru a stabili dacă un nume de domeniu este sau identic sau similar cu o marcă, extensiunea de domeniu în acest caz, ".ro", nu trebuie să fie luata în considerare (vezi, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG v. Pertshire Marketing, Ltd, OMPI Caz nr. D2006-0762).
Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu este identic cu Marca MICHAEL KORS și că prin urmare Reclamanta a îndeplinit condițiile prevazute in paragrafului 4(a)(i) al Politicii. B. Drepturi sau interese legitime
Opinia unanimă a completelor administrative din cadrul Centrului cu privire la faptul că reclamanta trebuie să dovedeasca lipsa de drepturi și interese legitime ale pârâtei, este că deși sarcina probei incumbă reclamantei, aceasta ar putea conduce uneori la imposibilitatea dovedirii unui fapt negativ. S-a stabilit deci că reclamanta trebuie să dovedească prima facie ca pârâta nu are drepturi sau interese legitime in numele de domeniu în litigiu. Odată făcută aceasta dovada prima facie pârâta trebuie să dovedeasca drepturile sau interesele sale legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu. Dacă pârâta nu reușește să facă această dovada, se consideră că reclamanta a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4 (a) (ii) al Politicii (vezi, WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, "WIPO Overview 2.0").
Completul Administrativ acceptă că Reclamanta nu a autorizat-o pe Pârâtă să foloseasca Marca MICHAEL KORS și că Pârâta nu a devenit cunoscută prin numele de domeniu în litigiu. În consecință, Completul Administrativ este de părere că Reclamanta a stabilit prima facie că Pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu.
În conformitate cu paragraful 4(c) al Politicii, Parata poate stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu daca dovedește una dintre următoarele situații:
(i) înainte de orice notificare a prezentei proceduri, Pârâta a folosit sau a făcut pregatiri să folosească numele de domeniu în litigiu sau un nume corespunzător numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii;
(ii) Pârâta a fost cunoscută/este cunoscută prin numele de domeniu în litigiu chiar dacă nu a dobândit o marcă comercială sau o marcă de servicii identică sau similară cu numele de domeniu în litigiu; sau
(iii) Pârâta folosește numele de domeniu în litigiu în mod legitim fără intenția de câștig comercial profitind de renumele marcii Reclamantei.
Completul Administrativ noteaza că, așa cum dealtfel și Pârâta a admis în Răspuns, ea nu oferă în prezent bunuri sau servicii sub numele de domeniu în litigiu și că de fapt numele de domeniu în litigiu este deținut în mod pasiv. Completul Administrativ consideră că Pârâta nu a reușit să demonstreze că a folosit numele de domeniu în litigiu sau că a făcut pregatiri sa foloseasca acest nume pentru oferte bona fide de bunuri sau servicii sau pentru o utilizare non-comercială legitimă.
Susținerea Pârâtei că nu i s-a adus la cunoștință la vremea înregistrării numelui de domeniu în litigiu nici o restricție în privinta numelui de domeniu în litigiu, nu demonstrează că are un interes legitim în numele de domeniu în litigiu în special dat fiind că Pârâta acționează în aceeași sferă ca și Reclamanta ( Pârâta va fii știut cu siguranță de Grupul Michael Kors înainte de înregistrarea numele de domeniu în litigiu și ar fi fost în fapt avertizată și conștientă că un nume de domeniu care conține o marcă bine cunoscută nu are cum sa fie achiziționat ca terț de buna credință).
În consecință, Completul Administrativ consideră că Pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu și că Reclamanta a îndeplinit conditiile prevazute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii. C. Înregistrat și folosit cu rea credință
Paragraful 4(a)(iii) al Politicii stabiliește că Reclamanta trebuie să facă dovadă că numele de domeniu în litigiu "a fost inregistrat și este folosit cu rea-credință", cele doua elemente trebuind fi indeplinite cumulativ.
Dovezi ale circumstanțelor de rea-credință la înregistrarea numelui de domeniu în litigiu includ faptul că pârâta ar fi avut cunoștință de faima și existența mărcii reclamantei la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu.
Completul Administrativ consideră că este foarte probabil că Pârâta a avut cunoștință de Marca MICHAEL KORS în momentul în care a înregistrat numele de domeniu în litigiu. Pârâta își desfășoară activitatea în aceeași sferă comercială ca și Reclamanta iar Reclamanta deține o faima mondială asupra mărcilor și numelui sau care i-ar fi fost cunoscute Pârâtei. Dat fiind că Reclamanta deține multe înregistrari a Mărcii MICHAEL KORS pe plan mondial precum și numeroase înregistrări de nume de domeniu care încorporează "michaelkors", inclusiv și , o simplă investigație din partea Pârâtei constând dintr-on căutare pe Internet ar fii produs multe pagini de Internet ale Reclamantei demonstrând utilizarea și faima numelui Michael Kors . În plus, trebuie subliniat articolul 2 din contractul de înregistrare al numelui de domeniu în litigiu cu ROLTD (care se aplică indiferent de unde a fost achiziționat numele de domeniu în litigiu) care prevede : "Este responsabilitatea dumneavoastră de a determina dacă înregistrarea numelui de domeniu încalcă sau încalcă drepturile altcuiva."
Deținerea pasivă a unui nume de domeniu în litigiu nu poate bloca o concluzie de utilizare cu rea-credință (a se vedea, de exemplu, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, OMPI Caz nr. D2000-0003, , Jupiters Limited v. Aaron Hall, OMPI Caz nr. D2000-0574, , Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, OMPI Caz nr. D2002-0131, , Westdev Limited v. Private Data, OMPI Caz nr. D2007-1903, , Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success& Truth International, OMPI Caz nr. D2008-1393, , Intel Corporation v. The Pentium Group, OMPI Caz nr. D2009-0273, )). In cazuri anterioare alte complete administrative au decis că in situații în care reclamanta are o marcă de faimă, deținerea pasivă de către pârâtă a unui nume de domeniu în litigiu care conține acea marcă, poate fii considerată un indicator de rea-credință. In acest caz, Reclamanta are o marcă de renume mondial.
Reaua credință a Pârâtei e deasemene manifestată prin faptul că Pârâta nu a adoptat nici una din măsurile cerute de Reclamantă după ce a primit Notificarerea în ciuda faptului că avea la cunoștință că faptele sale reprezintă contrafacere de marcă atît la nivel național cit și la nivel comunitar.
În aceste circumstanțe, Completul Administrativ consideră că Pârâta a înregistrat și a folosit numele de domeniu în litigiu cu rea-credință, și că Reclamanta a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4(a)(iii) al Politicii. 7. Decizia
Pentru motivele de mai sus, în conformitate cu paragraful 4(i) al Politicii și paragraful 15 al Regulilor, Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu să fie transferat Reclamantei.
Gabriela Kennedy
Complet Administrativ
Data: 27 iulie 2015
Full & Egal Universal Law Academy