Reclamanții sunt Rolex S.A., Montres Tudor S.A. din Geneva, Elveția reprezentaţi, de Milcev Burbea, Romania.
Pârâtul este Gaulică Radu din Năsăud, Romania. 2. Numele de domeniu și oficiul de înregistrare
Numele de domeniu în litigiu este înregistrat la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatica -ICI RoTLD (“ROTLD”). 3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere de La OMPI (“Centrul”), la data de 6 Mai 2016. In aceeași zi, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 9 Mai 2016, oficiul de înregistrare, ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu în litigiu și a furnizat datele de contact ale acestuia. Ca răspuns la o notificatre a Centrului referitoare la deficiențele administrative ale cererii, Reclamanții au depus Plângerea într-o formă modificată pe data de 31 Mai 2016.
Centrul a verificat că Plangerea împreună cu Plângerea modificată îndeplinesc toate cerințele de formă ale : i) Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domeniu (“Politica”), ii) Regulilor de Rezolvare Uniforma a Disputelor privind Numele de Domeniu (“Regulile”), și ale iii) Regulilor Suplimentare OMPI pentru Rezolvarea Disputelor privind Numele de Domeniu (“Regulile Suplimentare”).
În conformitate cu Regulile, paragrafele 2 (a) și 4 (a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului plângerea, iar procedurile au fost începute la data de 1 iunie 2016. Conform Regulilor, paragraful 5 (a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost fixată pentru 21 iunie 2016. Răspunsul a fost depusa la Centru la data de 20 iunie 2016.
Reclamanții au depus dovezi suplimentare la data de 10 iunie 2016. Dovezile suplimentare depuse de către Reclamanți sunt identice cu dovezile anexate la Răspuns. Având in vedere acest aspect, în conformitate cu paragraful 10 si 12 din Reguli, Completul Administrativ a admis Depunerile Suplimentare ale Reclamanților.
Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în aceast caz pe data de 1 iulie 2016. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de imparțialitate și independență, după cum e cerut de Centru și pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7. 4. Situația de fapt
Reclamanții sunt Rolex S.A. și Montres Tudor S.A. Reclamanții fac parte din același grup de companii.
Rolex S.A. este o companie elvețiană constituită în anul 1920, și este deținătoarea mărcii ROLEX înregistrată la nivel mondial inclusiv în Elveția și Uniunea Europeană. Rolex S.A. produce și comercializează în întreaga lume ceasuri sub marca ROLEX prin companiile sale afiliate, stabilite în 26 de țări și printr-o rețea de distribuitori oficiali, inclusiv în România.
Montres Tudor S.A. este o companie elvețiană constituită în anul 1946, și este deținătoarea mărcii TUDOR înregistrată la nivel mondial inclusiv în Elveția și Uniunea Europeană. Montres Tudor S.A. produce și comercializează în întreaga lume ceasuri sub marca TUDOR prin companiile sale afiliate, stabilite în 26 de țări și printr-o rețea de distribuitori oficiali.
Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu pe data de 14 marte 2011. 5. Susținerile Părților A. Reclamanții
Susținerile Reclamanților pot fi rezumate după cum urmează:
(a) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar până la confuzie cu marcile ROLEX și TUDOR înregistrate de Reclamanți.
(b) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu disputat. Nu a utilizat și nu utilizează acest numele de domeniu în legătură cu acte de comercializare de bunuri și servicii desfășurate cu bună credinţă și nu utilizează numele de domeniu în afara circuitului comercial și nici nu desfășoară acte de utilizare ce sunt permise fără consimţămăntul titularului unui drept exclusiv asupra numelui de domeniu în litigiu.
(c) Reclamanții nu au autorizat utilizarea de către Pârât a marcii ROLEX sau a marcii TUDOR.
(d) Pârâtul nu este și nu a fost niciodată cunoscut prin numele de domeniu în litigiu.
(e) Reclamanții sunt bine-cunoscuți în întreaga lume și sint în existenţă de multi ani. Pârâtul, prin urmare, trebuie să fi știut de marca ROLEX și marca TUDOR a Reclamanților la data de înregistrare a numelui de domeniu în litigiu.
(f) Pârâtul a oferit numele de domeniu in litigiu Reclamanților pentru o suma care depăşeşte costul înregistrării acestuia. Prin urmare, Pârâtul a înregistrat numele de domeniu cu rea-credință, în scopul de a-l vinde Reclamanților sau concurenților săi pentru profit. B. Pârâtul
Susţinerile Pârâtului pot fi rezumate după cum urmează:
(a) Montres Tudor S.A. nu a stabilit nici un drept asupra mărcii ROLEX, iar Rolex S.A. nu a stabilit nici un drept asupra mărcii TUDOR. Reclamanții nu pot pretinde să aibă drepturi asupra numelui de domeniu în litigiu.
(b) Marca TUDOR nu poate fi confundată cu “rolex”, iar marca ROLEX nu poate fi confundat cu “tudor”, deoarece acestea sunt distincte. Deci, nu poate exista nici o confuzie cu numele de domeniu.
(c) Reclamanții nu au nici un drept on-line și nu au furnizat nici o dovadă că furnizează bunuri sau servicii online.
(d) La 7 iunie 2016, Pârâtul a oferit Reclamanților numele de domeniu, fără a solicita vreo plată în legătură cu transferul, cerănd doar caReclamanții să-l compenseze pe Pârât pentru timpul său petrecut pentru dezvoltarea unui site care urma să fie legat de numele de domeniu. 6. Probleme de Procedură
Reclamanții au solicitat transferul numele de domeniu în litigiu, dar nu au specificat cărui Reclamant să îi fie transferat numele de domeniu în litigiu.
Dacă există mai mulți Reclamanți și mai mult de unul dintre ei au un drept asupra mărcilor pe care se bazează plângerea, iar reclamanții nu au specificat în plângere la care dintre ei să fie transferat numele de domeniu în litigiu odată ce o decize este dată de complet pentru transferul numelui de domeniu in litigiu reclamanții pot să informeze oficiul de inregistrare asupra dorinţelor lor în privința transferului (“Dr. Martens” International Trading GmbH, “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Posers/Philip Cox,WIPO Case No. D2011-1142; and Zee Telefilms Ltd. and Wimpole Holdings Ltd. (presently known as Zee Multimedia Worldwide Ltd.) v. Rahul Dholakia and O,WIPO Case No. D2001-0624; and Asprey & Garrard Limited and Garrard Holdings Limited v. /domainnames.html,WIPO Case No. D2001-1501).
În acest caz, Reclamanții au drepturi asupra mărcii ROLEX și a mărcii TUDOR. Plângerea nu a specificat la care dintre Reclamanți să fie transferat numele de domeniu în litigiu. Prin urmare, în cazul în care o decizie este data in favoarea a Reclamanților, decizia va specifica faptul că numele de domeniu in litigiu va fi transferat unuia dintre Reclamanți, dar Reclamanții vor trebui să specifice oficiului de inregistrare, căruia dintre ei îi va fi transferat numele de domeniu in litigiu (“Dr. Martens” International Trading GmbH, “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Posers/Philip Cox,WIPO Case No. D2011-1142). 7. Discuții și Constatări
În conformitate cu prevederile paragrafului 4(a) ale Politicii, Reclamanții trebuie să demostreze următoarele trei elemente:
(i) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă la care Reclamanții au drepturi;
(ii) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele numele de domenu în litigiu; și
(iii) Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință. A. Identică sau suficient de similară încît să producă confuzie
Completul Administrativ acceptă că Reclamanții au drepturi în marca ROLEX și în marca TUDOR în mod respectiv, pe baza mărciilor comunitare numerele 002703510 și 001454776 din 2002.
Numele de domeniu în litigiu încorporează mărcile Reclamanților în întregime. Numele de domeniu în litigiu prezintă o singura diferenţă faţă de mărcile înregistrate de Reclamanți, anume adăugarea codului de ţară “.ro”, Completul Administrativ consideră că aceasta nu asigură disinctivitatea numelui de domeniu prin raport cu marca Reclamanților (Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG v. Pertshire Marketing, Ltd,WIPO Case No. D2006-0762).
Prin urmare, Completul Administrativ consideră că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca ROLEX și marca TUDOR a Reclamanților, putând să producă confuzie.
Completul Administrativ consideră că Reclamanții au îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(i) al Politicii. B. Drepturi sau interese legitime
Sectiunea 2.1 al WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview”) prevede că odată ce o reclamantă dovedeşte prima facie că pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu, pârâta trēbuie să demonstraeze că are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu în litigiu. Dacā pârâta nu reușește să facă acesta dovada se consideră că reclamanta a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.
Completul Administrativ acceptă că Reclamanții nu au autorizat Pârâtul să utilizeze mărcile sale ROLEX sau TUDOR, și că Pârâtul nu a devenit cunoscut prin numele de domeniu în litigiu. În consecință, Completul Administrativ este de părere că Reclamanții au dovedit un caz prima facie și că Pârâtul trebuie să demonstreze că are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu în litigiu.
În conformitate cu paragraful 4(c) al Politicii, Pârâtul poate stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu prin demonstrarea oricăruia dintre următoarele elemente:
(i) înainte de orice notificare a litigiului, Pârâtul a utilizat sau a făcut pregatiri pentru utilizarea numelui de domeniu în litigiu sau a unui nume corespunzător numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii; sau
(ii) Pârâtul a fost cunoscut sub numele de numele de domeniu în litigiu, chiar dacă acesta nu a dobândit o marcă comercială sau drepturi de mărci de serviciu; sau
(iii) Pârâtul face uz necomercial sau legitim de numele de domeniu în litigiu, fără intenția de câștig comercial sau fără intenţia de a înșela consumatorii.
Completul Administrativ consemnează că, așa cum dealtfel și Pârâtul a admis în Răspuns, numele de domeniu in litigiu nu au fost încă activat. Prin urmare nici un site nu a fost creat folosind numele de domeniu în litigiu unde sā se ofere în prezent bunuri sau servicii. Numele de domeniu în litigiu este deci deținut în mod pasiv.
Completul Administrativ consideră că Pârâtul nu a reușit să demonstreze că a folosit numele de domeniu în litigiu sau că a făcut pregatiri de folosire al acestui nume pentru oferte bona fide de bunuri sau servicii sau pentru o utilizare non-comercială legitimă.
În consecință, Completul Administrativ consideră că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu și că Reclamanții au îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii. C. Înregistrat și folosit cu rea credință
Deținerea pasivă a unui nume de domeniu poate fi dovadă de înregistrare cu rea-credință și în special când este dificil a se imagina orice utilizare viitoare a numelui de domeniu care ar fi legitimă și nu ar încălca drepturile legitime ale unei mărci bine cunoscute ale reclamantei și care nu ar duce la o concurență neloială (a se vedea Inter-IKEA v Polanski,WIPO Case No. D2000-1614; Inter-IKEA Systems B.V. v. Hoon Huh,WIPO Case No. D2000-0438; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,WIPO Case No. D2000-0003).
Alte circumstanțe care ar duce la concluzia unei înregistrări cu rea-credință includ faptul că mărcile respective ale reclamantei au o reputaţie solidă și o faima mondială și au fost folosite pe o perioada lungă de timp, precum şi lipsa de dovezi de orice utilizare efectivă de bună-credință de cātra pârâtă (a se vedea Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Supra; Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.,WIPO Case No. D2000-0163).
Completul Administrativ recunoaște că este probabil că Pârâtul a avut bună cunoştinţă de mărcile ROLEX și TUDOR ale Reclamanților, la momentul înregistrării numelui de domeniu in litigiu, deoarece Reclamanții sunt bine-cunoscuţi în întreaga lume și sînt în existenţa de mai mulți ani. De asemenea, nu poate fi doar conincidenţă că Pârâtul a folosit cuvântul “rolex” și cuvântul “tudor” în numele de domeniu in litigiu, care sunt identice cu mărcile deținute de Reclamanți. Cuvântul “rolex” nu are nici o semnificație specifică în limba engleză sau română, cu excepţia asocierii cu marca ROLEX a unuia dintre Reclamanți. Pârâtul, de asemenea, nu a făcut observații convingătoare nici nu a furnizat dovezi convingătoare pentru a demonstra o utilizare de bună credință a numele de domeniu in litigiu.
Mai mult, Pârâtul a oferit numele de domeniu in litigiu Reclamanților în vanzare pentru o suma în excesul costului de înregistrare al acestuia.
Pe baza faptelor de mai sus, Completul Administrativ consideră că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu intenția de a-l vinde Reclamanților sau competitorilor lor în schimbul unei sume în excesul sumelor cheltuite pentru înregistrarea lui.
În aceste condiții, Completul Administrativ decide că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea-credință, și că cerintele paragrafului 4(a)(iii) ale Politicii au fost îndeplinite. 8. Decizia
Pentru motivele de mai sus, în conformitate cu paragraful 4(i) al Politicii și paragraful 15 al Regulilor, Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu să fie transferat Reclamanților (rămânînd ca Reclamanții să specifice oficiului de înregistrare căruia dintre lor să le fie transferat numele de domeniu in litigiu).
Gabriela Kennedy
Complet Administrativ
Data: 22 iulie 2016
Full & Egal Universal Law Academy