Reclamantul este Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft din München, Germania reprezentat de către Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, România.
Pârâții sunt Dominic's Mobile Service SRL și Efficient Mobile Services SRL, ambii din București, România. 2. Numele de domenii și Registrul
Numele de domenii în litigiu sunt și înregistrate la ROTLD ("Registrul"). 3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI ("Centrul") pe data de 9 septembrie 2016. La data de 9 septembrie 2016 Centrul a trimis Registrului prin e-mail o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domenii în litigiu. Pe data de 12 septembrie 2016 Registrul a transmis Centrului prin e-mail răspunsul său de verificare confirmând faptul că Pârâții sunt înregistrați ca deținători ai numelor de domenii în litigiu și furnizând datele de contact ale acestora.
Centrul a verificat că Plângerea îndeplinește cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii ("Politica" sau "UDRP"), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii ("Regulamentul") și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii ("Regulile Suplimentare").
În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâților Plângerea și procedurile au început la data de 19 septembrie 2016. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 9 octombrie 2016. Pârâții nu au formulat niciun răspuns. Drept consecință, Centrul a notificat Părțile cu privire la neîndeplinirea acestei proceduri de către Pârâți la data de 14 octombrie 2016.
Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 9 noiembrie 2016. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.
Limba de desfășurare a procedurilor este cea română. 4. Situația de fapt
Reclamantul este o companie germană, unul dintre liderii mondiali în producția de autoturisme și motociclete, cu vânzări de 2.200.000 autoturisme în lume în anul 2015.
Reclamantul este titularul multor înregistrări în numeroase țări din lume, inclusiv în România, pentru marca BMW precum marca verbală a Uniunii Europene nr. de înregistrare 000091835 pentru denumirea BMW înregistrată din 25 februarie 2000 pentru bunuri și servicii enumerate în clasele de la 1 la 42. Marca BMW a Reclamantului este utilizată în comerț din anul 1917 și a devenit notorie la nivel mondial, fiind evaluată la 28,8 miliarde de dolari americani și listată la poziția 14 în topul Forbes 2016 al Celor Mai Valoroase Mărci din Lume.
Reclamantul își promovează bunurile și serviciile pe numeroase website-uri care încorporează marca BMW, inclusiv pe "" și "".
Numele de domeniu în litigiu a fost creat la data de 24 ianuarie 2011; numele de domeniu în litigiu a fost creat la data de 27 august 2012.
Reclamantul susține că, înainte de a iniția prezenta procedură, pe website-ul aferent numelui de domeniu în litigiu , Pârâții afișau marca și logo-ul BMW; ca urmare a notificărilor Reclamantului către Pârâți de a îndepărta aceste semne și de a-i transfera numele de domeniu în litigiu, marca BMW a fost îndepărtată dar numele de domeniu în litigiu nu a fost transferat Reclamantului și Pârâții au continuat utilizarea website-ul pentru a-și oferi serviciile în domeniul auto și pentru comercializarea a ceea ce aceștia pretind a fi piesele originale purtând marca BMW.
Numele de domeniu în litigiu este ținut inactiv. 5. Susținerile părților A. Reclamantul
Numele de domenii în litigiu sunt similare și duc la confuzie cu marca BMW deoarece acestea o încorporează în întregime ca prefix împreună cu termenii generici nedistinctivi "teille" care înseamnă în limba germană "piesa de schimb" în numele de domeniu în litigiu și "etk" în numele de domeniu în litigiu care poate fi perceput ca fiind varianta prescurtată provenind din limba germană "ETK" pentru "Elektronische Teilekatalog", anume catalogul pentru piese de schimb electronice pentru autoturisme BMW sau ca forma scurtă a varianției în limba română a expresiei latine "et cetera" care înseamnă "și celelalte".
Pârâții nu au drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domenii în litigiu, Reclamantul nu i-a autorizat pe Pârâți să înregistreze sau să utilizeze marca sa sau să o încorporeze într-un nume de domeniu.
Numele de domenii în litigiu au fost înregistrate și sunt utilizate cu rea credință. La momentul depunerii Plângerii, numele de domeniu în litigiu era utilizat pentru a promova servicii auto și pentru comercializarea a ceea ce Pârâții pretind a fi piese de schimb originale marca BMW și numele de domeniu în litigiu era inactiv. După primirea notificărilor Reclamantului prin care acesta le solicita îndepărtarea mărcilor și semnelor grafice BMW de pe website-ul aferent numelui de domeniu în litigiu , aceste semne au fost îndepărtate însa numele de domenii în litigiu nu au fost transferate Reclamantului și Pârâții nu au transmis niciun răspuns la notificări sau la prezenta Plângere cu argumente care să justifice alegerea și înregistrarea numelor de domenii în litigiu. B. Pârâții
Pârâții nu au răspuns la susținerile Reclamantului. 6. Discuții și constatări A. Conexare
Plângerea a fost depusă cu privire la două nume de domenii în litigiu și doi Pârâți. În conformitate cu paragraful 3(c) din Regulament, "plângerea poate fi în legătură cu mai mult decât un nume de domeniu, cu condiția ca numele de domenii să fie înregistrate de același deținător". Conform Selecției OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a doua ("Selecția OMPI 2.0") paragraful 4.16, o conexare cu privire la mai mult decât un pârât poate fi permisă în situația în care (i) numele de domenii în litigiu sau website-urile aferente acestora sunt supuse unui control comun și (ii) conexarea ar fi justă și echitabilă pentru toate părțile.
În prezenta cauză, adresa de e-mail și numărul de telefon asociate cu înregistrările disponibile în baza WhoIs pentru ambele nume de domenii în litigiu sunt aceleași și website-ul aferent numelui de domeniu în litigiu afișează la datele de contact aceeași adresă poștală disponibilă în informațiile WhoIs aferente numelui de domeniu în litigiu .
Având în vedere cele menționate mai sus, Completul decide că numele de domenii în litigiu sunt supuse unui control comun și că, având în vedere circumstanțele prezentei cauze, conexarea ar fi justă și echitabilă pentru toate părțile și eficientă din punct de vedere procedural.
Având în vedere lipsa Răspunsului din partea Pârâților, discuțiile și constatările se vor întemeia pe susținerile din Plângere și orice poziție rezonabilă, care poate fi atribuită Pârâților. În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:
(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care reclamantul are drepturi;
(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi
(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.
Completul va analiza în continuare aceste elemente. B. Identice sau similare astfel încât să producă confuzie
Reclamantul deține înregistrări pentru marca BMW la nivel internațional. Numele de domenii în litigiu cuprind marca BMW a Reclamantului urmată de termenii nedistinctivi "teille" în numele de domeniu în litigiu care înseamnă în limba germană "piese de schimb" şi termenul " etk" în numele de domeniu în litigiu care poate fi perceput ca fiind prescurtarea în limba germană a " ETK" pentru " Elektronische Teilekatalog", catalogul pieselor de schimb electronice pentru maşinile BMW sau ca variația în limba română a prescurtării expresiei latine "et cetera" care înseamnă "şi celelalte".
Numeroase complete administrative de soluționare a disputelor privind numele de domenii au considerat că adăugarea unor cuvinte generice sau descriptive unor mărci intr-un nume de domeniu nu sunt suficiente pentru a evita stabilirea unei similarități și nu schimbă impresia generală că numele de domeniu in cauza este similar și duce la confuzie cu marca reclamantului. A se vedea paragraful 1.9 din Selecția OMPI 2.0.
În continuare, este bine-stabilit în deciziile anterioare ale completelor administrative de soluționare a disputelor privind numele de domenii faptul că prezența sau absența spațiilor, semnelor de punctuație (e.g., linii, puncte) într-un nume de domeniu și indicatori pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior ("ccTLDs") sau indicatori pentru coduri generice pentru domeniile de nivel superior ("gTLDs") (e.g., ".com", ".info", ".net", ".ro", ".it") sunt de obicei irelevanți când evaluăm similitudinea până la confuzie între o marcă și un nume de domeniu.
Pe cale de consecință, Completul constată că numele de domenii în litigiu sunt similare și duc la confuzie cu marca Reclamantului BMW, în conformitate cu Politica, paragraful 4(a)(i). C. Drepturi sau interese legitime
Reclamantul susține că nu le-a acordat Pârâților vreo autorizație sau alt drept să înregistreze sau să utilizeze marca sa într-un nume de domeniu şi că Pârâții nu au drepturi sau interese legitime să înregistreze şi să utilizeze numele de domenii în litigiu. În conformitate cu deciziile administrative anterioare legate de disputele privind numele de domenii, Completul consideră că Reclamantul a facut dovada prima facie că Pârâții nu au drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domenii în litigiu şi sarcina probei cu privire la acest element revine Pârâților.
Pârâții au ales să nu conteste susținerile Reclamantului. Nu este nicio dovadă în fața Completului care să susțină contrariul, iar astfel Completul consideră aceste susțineri ca fiind veridice.
În continuare, conform dovezilor transmise în Plângere, numele de domeniu în litigiu este inactiv de la înregistrarea sa din anul 2012. Pârâții nu au depus niciun răspuns şi nu este nicio dovadă în fața Completului care ar duce la concluzia că Pârâții ar avea drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu .
Numele de domeniu în litigiu este utilizat pentru a promova serviciile Pârâtilor în legătură cu piese de schimb pretins originale ale Reclamantului şi servicii de reparații auto. În acest caz, prezumând că toate produsele oferite spre vânzare sunt produse originale BMW, întrebarea cheie la acest element este dacă utilizarea numelui de domeniu în litigiu de către Pârâți pentru această revânzare echivalează cu oferta de vânzare de bunuri şi servicii cu bună-credință prevazută în paragraful 4(c)(i) din Politică. Opinia majoritară a deciziile completelor administrative UDRP cu privire la acest aspect este rezumată în paragraful 2.3 a Selecției OMPI 2.0 după cum urmează:
"În mod normal, un vânzător la mâna a doua sau un distribuitor poate oferi spre vânzare bunuri și servicii cu bună-credință iar astfel să aibă interese legitime cu privire la un nume de domeniu dacă utilizarea sa întrunește anumite criterii. Aceste criterii includ în mod normal oferirea spre vânzare a bunurilor și serviciilor originale, utilizarea website-ului spre a vinde numai bunuri sub marca respectivă și ca pe website să se dezvăluie corect și vizibil relația deținătorului website-ului cu titularul mărcii."
Acest sumar este axat pe decizii ale completelor precum Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caz OMPI Nr. D2001-0903 și Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., Caz OMPI Nr. D2002-0095. Cel puțin o condiție enumerată nu este satisfăcută în prezentul caz: pe website-ul corespunzător numelui de domeniu în litigiu erau afişate marca şi logo-ul BMW fără acordul Reclamantului şi fără a dezvălui fără echivoc relația reală (sau lipsa acesteia) dintre Reclamant şi Pârâți.
Având în vedere aceste aspecte, Completul decide că Pârâții nu au drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domenii în litigiu, în conformitate cu Politica, paragraful 4(a)(ii). D. Înregistrate și utilizate cu rea-credință
Reclamantul deține mărci înregistrate pentru denumirea BMW la nivel internațional din anul 1917, inclusiv în România, unde Pârâții au sediul. De asemenea, acest Complet apreciază pe baza probelor transmise de către Reclamant că marca sa BMW este notorie la nivel internațional în particular în industria automobilelor.
Numele de domenii în litigiu au fost create în 2011 şi 2012 şi încorporează marca BMW împreună cu termenii nedistinctivi: "teille", cuvântul german pentru "piese de schimb"; şi "etk" care poate fi perceput ca versiunea prescurtată provenind din limba germană "ETK" / "Elektronische Teilekatalog", catalogul pieselor de schimb electronice sau o variațiune a abrevierii expresiei latine "etc".
Având în vedere originile germanice ale Reclamantului, domeniul său de activitate şi de faptul că denumirile adăugate mărcii Reclamantului în numele de domenii în litigiu sunt din limba germană şi sunt legate de industia auto, aceste adăugări în fapt adâncesc confuzia între marca Reclamantului şi numele de domenii în litigiu.
Din aceste motive, Completul constată că numele de domenii în litigiu au fost înregistrate cu rea credință, cu deplină cunoştință cu privire la afacerea Reclamantului şi vizând marca BMW.
La momentul depunerii Plângerii, numele de domeniu în litigiu era inactiv. Aşa cum este stabilit de şirul lung de decizii începând cu Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Cazul OMPI nr. D2000-0003, cerința Politicii ca numele de domeniu "să fie utilizat cu rea credință" nu este limitat la acțiuni pozitive.
La momentul depunerii Plângerii, numele de domeniu în litigiu ducea la un website care furniza serviciile Pârâților în domeniul auto cu piese pretins originale sub marca Reclamantului fără nicio indicație privind lipsa vreunei relații între Părți. Pârâții utilizează fără acord marca distinctivă a Reclamantului în vederea redirecționării utilizatorilor de Internet care caută afacerea Reclamantului pentru a genera trafic pe portalul lor și pentru a obține profit comercial din impresia falsă creată utilizatorilor de Internet cu privire la posibila afiliere sau legătură a lor cu Reclamantul. În acelaşi timp această utilizare este de natură să prejudicieze afacerea şi reputația Reclamantului. Aceste fapte constituie rea credință conform paragrafului 4(b)(iv) din Politică.
Pârâții nu au răspuns la notificările Reclamantului transmise înainte de a începe aceste proceduri şi nici la prezenta Plângere. Având în vedere și celelalte circumstanțe ale cazului de față, atitudinea Pârâților poate fi considerată o dovadă suplimentară de înregistrare şi utilizare cu rea credință a numelor de domenii în litigiu.
Pe cale de consecință, Completul decide că numele de domenii în litigiu au fost înregistrate și sunt utilizate de către Pârâți cu rea-credință, în conformitate cu Politica, paragraful 4(a)(iii). 7. Decizie
Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică și paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domenii în litigiu și să fie transferate Reclamantului.
Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 11 noiembrie 2016
Full & Egal Universal Law Academy