Reclamanta este GoPro, Inc. din San Mateo, California, Statele Unite ale Americii („SUA”) reprezentată de către SCA Turcu & Turcu, România.
Pârâta este IV S.R.L. din Otopeni, România reprezentată de către Cabinet de avocat Nicoleta-Mădălina Ionescu, România. 2. Numele de domeniu şi Registrul
Numele de domeniu în litigiu este înregistrat la ROTLD („Registratorul”). 3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI („Centrul”) pe data de 10 noiembrie 2017. La data de 10 noiembrie 2017, Centrul a trimis prin e-mail Registratorului o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. Pe data de 13 noiembrie 2017 Registratorul a transmis prin email răspunsul său confirmând faptul că Pârâta este inregistrată ca deținător al numelui de domeniu în litigiu şi furnizând datele de contact ale acesteia.
Centrul a verificat că Plângerea îndeplineşte cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Politica” sau „UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii („Regulamentul”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii („Regulile Suplimentare”).
În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 şi 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtei Plângerea şi procedurile au început pe data de 15 noiembrie 2017. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 5 decembrie 2017. Pârâta a trimis un Răspuns pe 5 decembrie 2017.
Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 26 decembrie 2017. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de Acceptare şi Declaratia de Imparțialitate şi Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7. 4. Situația de fapt
Reclamanta Gopro, Inc. este o societate din SUA care produce aparatură electronică destinată sporturilor de acțiune şi activităților în aer liber. Reclamanta susține că este renumită în domeniul sporturilor extreme, camerele comercializate sub marca gopro fiind primele camere din lume destinate capturilor efectuate, în mod profesional, în mişcare.
Reclamanta deține mărci înregistrate pentru denumirea „GOPRO”, precum ar fi următoarele:
- Marca Uniunii Europene verbală „GOPRO” nr. înregistrare 006750368 depusă pe 13.03.2008 pentru bunuri şi servicii în clasele 9, 40, 41, în prezent această înregistrare de marcă este contestată; şi
- Marca Uniunii Europene verbală „GOPRO” nr. înregistrare 012621901 depusă pe 21.02.2014 pentru bunuri şi servicii în clasele 9, 35, 38, 41, 42 cu protecție până pe data de 21.02.2024.
Anterior prezentei proceduri, Părțile au purtat negocieri pentru transferul numelui de domeniu în litigiu către Reclamantă pe cale amiabilă, astfel precum rezultă şi din Anexele 4 – 9 la Plângere:
- pe data de 09.12.2016 Reclamanta a transmis o notificare Pârâtei să înceteze utilizarea numelui de domeniu în litigiu şi să îl transfere către ea;
- pe data de 12.01.2017 Pârâta a răspuns că încetează utilizarea numelui de domeniu în litigiu şi este dispusă să-l transfere Reclamantei în schimbul sumei de 100.000 Euro;
- în urma unor negocieri succesive, la data de 27.03.2017 Reclamanta transmite o ofertă Pârâtei în sensul că este de acord să achiziționeze numele de domeniu în litigiu pentru suma de 5.000 Euro;
- la data de 04.07.2017 Pârâta scrie că nu mai doreşte transferul pentru suma de 5.000 Euro „deoarece nu reflectă prejudiciul suportat de societatea IV SRL cu cedarea domeniului, pe care îl utilizăm în mod legal de 7 ani”, dar este dispusă să-l transfere în schimbul sumei inițiale de 100.000 Euro.
Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat de către Pârâtă pe data de 19 mai 2010. La momentul prezentei dispute acesta este ținut inactiv. Conform susținerilor Reclamantei numele de domeniu în litigiu a fost utilizat pentru a redirecționa utilizatorii de Internet pe websiteul Pârâtei disponibil pe „” unde se comercializau produse ale Reclamantei alături de bunuri ale unor terți, concurenți ai Reclamantei. 5. Susținerile Părților A. Reclamanta
Reclamanta solicită transferul numelui de domeniu în litigiu către ea si susține următoarele:
- numele de domeniu în litigiu este identic cu mărcile sale înregistrate deoarece acesta le încorporează în întregime, indicatorul de cod de domeniu național ccTLD nefiind luat în considerare când se analizează primul element al Politicii;
- Pârâta nu are drepturi şi interese legitime în legătură cu numele de domeniu în litigiu deoarece cu un an anterior contactării ei de către Reclamantă, aceasta utiliza numele de domeniu în litigiu pentru a redirecționa utilizatorii de Internet pe o altă pagină de Internet deținută de către Pârâtă, disponibil la „”, unde Pârâta promova bunuri şi servicii identice cu cele oferite de Reclamantă sub marca GOPRO, bunuri provenind de la Reclamantă cât şi bunuri ale concurenților acesteia. Astfel, chiar dacă erau oferite bunuri originale GOPRO pe websiteul corespunzător numelui de domeniu în litigiu, tot nu ar fi o utilizare de bună credință deoarece, inter alia, pe acel website mai erau distribuite şi bunuri ale terților concurenți ai Reclamantei şi nu se menționează clar relația dintre Părți;
- Pârâta nu este licențiată sau partener autorizat, partener cu amănuntul sau distribuitor autorizat al produselor Reclamantei;
- Pârâta a înregistrat şi utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, la încercările Reclamantei de a soluționa amiabil disputa, Pârâta a pretins o sumă care depăşeşte cu mult costurile implicate cu înregistrarea numelui de domeniu în litigiu; când Părțile au convenit transferul numelui de domeniu în litigiu pentru suma de 5.000 Euro dupa şapte luni de negocieri, Pârâta s-a răzgândit în ultima clipă şi a revenit la solicitarea de a transfera numele de domeniu în litigiu pentru suma inițial solicitată de 100.000 Euro. Ca atare, Reclamanta consideră că Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu pentru a o obstrucționa pe Reclamantă să activeze în mod normal şi liber pe piața din România, cât şi pe acela, de a revinde numele de domeniu în litigiu către titularul de drept al mărcii cuprinse în acesta pentru o sumă care excede costurile directe implicate cu înregistrarea şi utilizarea numelui de domeniu în litigiu;
- în cursul negocierilor purtate, Pârâta a menționat că a fost primul promotor al produselor Reclamantei în România, ca atare Reclamanta concluzionează faptul că Pârâta a avut cunoştință de existența produselor GoPro şi renumele mărcilor GOPRO; de asemenea, Pârâta este un profesionist în acelaşi domeniu de activitate în care activează Reclamanta, din aceste fapte rezultând şi reaua credință la înregistrarea şi utilizarea numelui de domeniu în litigiu. B. Pârâta
Pârâta a solicitat respingerea solicitării Reclamantei făcând următoarele afirmații:
- la data înregistrării numelui de domeniu în litigiu, Pârâta avea calitatea de importator oficial al produselor sub marca GoPro în România, promovând marca Reclamantei prin eforturi proprii şi pe o perioadă îndelungată;
- ulterior înregistrării numelui de domeniu în litigiu de către Pârâtă, Reclamanta a devenit titulara mărcilor Uniunii Europene nr. 006750368/13.03.2008, nr. 015179799/03.03.2019, nr. 012621901/21.02.2014 şi mărcii naționale nr. 1310621/18.05.2016;
- deținerea numelui de domeniu în litigiu de către Pârâtă „nu îndeplineşte funcția de a distinge produsele comercializate de societatea subscrisă de ale companiei GoPro Inc. Subliniem faptul că nu utilizăm marca companiei GoPro Inc.”; şi
- de la Notificarea primită de la Reclamantă în 2016, numele de domeniu în litigiu este ținut inactiv şi deci nu există nicio încălcare a drepturilor Reclamantei iar solicitarea de transfer a acestuia către Reclamantă cu titlu gratuit este lipsită de suport legal. 6. Discuții şi Constatări
Paragraul 15(a) din Regulament prevede faptul că un Complet va „decide o plângere pe baza declarațiilor şi documentelor depuse şi în conformitate cu Politica, acest Regulament şi orice reguli şi principii de drept pe care acesta le consideră aplicabile.”
În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:
(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care reclamantul are drepturi;
(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi
(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.
Completul va analiza în continuare aceste circumstanţe. A. Proceduri prealabile. Limba procedurilor
Contractul de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu a fost încheiat în limba română, Părțile sunt persoane juridice române, nu este nicio solicitare ca limba procedurilor să fie alta decât cea română, pe cale de consecință, limba prezentei proceduri va fi cea română. B. Identică sau similară astfel încat să producă confuzie
Reclamanta deține mărci înregistrate pentru denumirea GOPRO.
Numele de domeniu în litigiu încorporează marca Reclamantei GOPRO în întregime şi fără nicio modificare sau adăugire.
De asemenea, este bine stabilit în decizii UDRP că indicatorii pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior („ccTLDs”) sau indicatorii pentru coduri generice pentru domeniile de nivel superior („gTLDs”), (e.g., „.ro”, „.com”, „.biz”, „.net”, „.it”) sunt în mod obișnuit irelevanți când evaluăm similaritatea dintre o marcă și un nume de domeniu.
Având în vedere cele de mai sus, Completul decide că numele de domeniu în litigiu este virtual identic cu marca Reclamantei GOPRO, conform Politicii, paragraful 4(a)(i). C. Drepturi sau interese legitime
Reclamanta susține că nu a acordat Pârâtei nicio licență sau alt drept de a utiliza sau înregistra marca sa, că Pârâta nu este cunoscută în mod obişnuit după numele de domeniu în litigiu şi că Pârâta nu a folosit numele de domeniu în litigiu în legătură cu o utilizare legitimă necomercială sau de bună credință sau nu a oferit bunuri şi servicii bona fide.
Conform prevederilor Politicii, unui reclamant i se cere să facă o dovada prima facie în sensul că pârâtul nu are drepturi şi interese legitime. Odată ce această dovadă este făcută prima facie, sarcina probei incumbă pârâtului care trebuie sa facă susținerile necesare sau să aducă dovezi care să demonstreze că are drepturi sau interese legitime în legatură cu numele de domeniu. Dacă pârâtul nu reuşeşte să aducă astfel de dovezi, în general se consideră că reclamantul a reuşit să satisfacă cerințele prevăzute de paragraful 4(a)(ii) din UDRP. A se vedea secțiunea 2.1 din Prezentarea Generală privind Opiniile Completelor OMPI în legatură cu Întrebări UDRP Selecționate, Ediția a treia („Prezentarea Generală OMPI 3.0”).
Pârâta susține că a fost un revânzător autorizat al bunurilor Reclamantei în România, fără a transmite însă nicio dovadă în acest sens.
În acest caz, prezumând că bunurile sau măcar o parte din bunurile oferite spre vânzare pe websiteul corespunzător numelui de domeniu în litigiu ar fi fost produse originale GOPRO, întrebarea cheie la acest element este dacă utilizarea numelui de domeniu în litigiu de către Pârâtă pentru această revânzare poate fi considerată ca fiind o oferire de bunuri bona fide conform paragrafului 4(c)(i) din Politică. Opinia curentă a deciziilor completelor UDRP în legatură cu această chestiune este util rezumată în secțiunea 2.8 din Prezentarea Generală OMPI 3.0, având la bază decizii ale completelor precum Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Cauza OMPI nr.D2001-0903 şi Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., Cauza OMPI nr.D2002-0095.
„Aşa cum este subliniat în „testul Oki Data”, următoarele circumstanțe cumulative specifice se vor aplica în cauza UDRP:
(i) pârâta trebuie să ofere în realitate bunurile şi serviciile în cauză;
(ii) pârâta trebuie să utilizeze siteul pentru a vinde numai bunuri şi servicii sub respectiva marcă;
(iii) siteul trebuie să prezinte în mod real şi proeminent relația dintre deținatorul său şi titularul mărcii; şi
(iv) pârâta nu trebuie să încerce să „blocheze piața” de nume de domenii care reflectă marca.”
În această cauză, cel puțin două condiții nu au fost satisfacute de către Pârâtă: pe websiteul corespunzător numelui de domeniu în litigiu sunt oferite spre vânzare bunuri ale competitorilor şi nu doar bunuri sub marca GOPRO şi relația dintre Părți nu este corect menționată.
În continuare, după primirea notificării transmise de către Reclamantă, Pârâta a încetat utilizarea numelui de domeniu în litigiu în mod activ. Deținerea pasivă va fi analizată în capitolul D de mai jos.
Pe cale de consecință, Completul constată că Pârâta nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, conform Politicii, paragraful 4(a)(ii). D. Înregistrat şi utilizat cu rea-credință
Reclamanta deține înregistrări pentru marca GOPRO pe teritoriul Uniunii Europene încă din anul 2008. Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu în anul 2010.
Mai mult, însăşi Pârâta susține că a fost promotorul produselor Reclamantei în România la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu, ca atare întăreşte ideea că, la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu, a avut cunoştință de mărcile şi produsele Reclamantei şi că a înregistrat numele de domeniu în litigiu având în minte marca Reclamantei.
Din aceste motive, Completul concluzionează că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat cu rea credință, având cunoştință de Reclamantă şi vizând marca sa.
La momentul depunerii Plângerii, numele de domeniu în litigiu duce la un website inactiv. Deținerea pasivă a unui nume de domeniu în litigiu nu impiedică emiterea unei decizii în sensul că numele de domeniu în litigiu este înregistrat şi utilizat cu rea credință. A se vedea secțiunea3.3 din Prezentarea Generală OMPI 3.0.
Conform susținerilor din Plângere necontestate de Pârâtă, înainte de a fi contactată de către Reclamantă, Pârâta utiliza numele de domeniu în litigiu în scopul redirecționării utilizatorilor de Internet pe propriul său website pe care Pârâta comercializa produse ale Reclamantei alături de produse ale unor firme concurente.
Paragraful 4(b)(iv) din Politică prevede că utilizarea unui nume de domeniu pentru a încerca în mod intenționat „să atragi, pentru câştig comercial, utilizatori de Internet pe un website [al pârâtei] sau pe altă locație on-line, prin crearea unui risc de confuzie cu marca reclamantei cu privire la originea, sponsorizarea, afilierea, sau aprobarea websiteului [pârâtei] sau a locației sau a unui produs sau serviciu de pe websiteul sau locația [pârâtei]” este dovadă de înregistrare şi utilizare cu rea credință.”
Pârâta utilizează fără aprobare marca înregistrată a Reclamantei în vederea obținerii de trafic pe portalul său web şi pentru a obține câştig comercial din falsa impresie creată pentru utilizatorii de Internet în legatură cu o posibilă afiliere sau legătură cu Reclamanta. Această impresie falsă este adâncită de includerea în totalitate a mărcii Reclamantei în numele de domeniu în litigiu şi a conținutului postat pe websiteul corespunzător numelui de domeniu în litigiu, care este legat de domeniul de activitate al Reclamantei.
Mai mult, în timpul negocierilor dintre Părți în vederea transferării pe cale amiabilă a numelui de domeniu în litigiu către Reclamantă, Pârâta a solicitat suma de 100.000 Euro, care reprezintă evident o sumă care excede considerabil costurile direct legate de înregistrarea unui domeniu de Internet în ccTLD „.ro”. Activitatea de revânzare a numelor de domenii este în general o afacere licită, atâta timp cât îndeplineşte anumite criterii precum ar fi: numele de domeniu este ales pentru sensul lui ca şi cuvânt din dicționar şi nu încorporează sau reproduce cu bună ştiință şi fără aprobare marca unui terț; şi deținătorul numelui de domeniu nu urmăreşte revânzarea acestui domeniu către titularul mărcii sau către un concurent al acestuia pentru o sumă considerabil mai mare decât cea de achiziționare şi întreținere curentă.
Astfel, paragraful 4(b)(i) din Politică stipulează altă dovadă de comportament cu rea credință „circumstanțe[le] care indică faptul că pârâtul a înregistrat sau a achiziționat numele de domeniu în principal în scopul de a-l vinde, inchiria, sau transmite în orice alt mod către titularul mărcii sau unui concurent al reclamantei, pentru o sumă care excede considerabil costurile documentate pentru cheltuielile efectuate de către pârâtă în legătură directă cu numele de domeniu”.
Pentru cele enumerate mai sus, Completul consideră că Pârâta a înregistrat şi utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, conform Politicii, paragraful 4(a)(iii). 7. Decizie
Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu în litigiu să fie transferat Reclamantei.
Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 9 ianuarie 2018
Full & Egal Universal Law Academy