Reclamantul este ROLEX S.A. din Geneva, Elvetia, reprezentat de catre Milcev Burbea, Romania.
Paratul este Future Time S.R.L din Bucuresti, Romania. 2. Numele de domeniu si Registrul
Numele de domeniu in litigiu este inregistrat la ROTLD. 3. Procedura
Plangerea a fost depusa la Centrul de Arbitraj si Mediere al OMPI (Centrul) in data de 20 aprilie 2018. In data de 20 aprilie 2018, Centrul a trimis prin e-mail catre Registru o cerere prin care i se solicita o verificare cu privire la numele de domeniu in disputa. In data de 23 aprilie 2018 Registrul a transmis Centrului prin e-mail răspunsul său de verificare confirmand faptul ca Paratul este inregistrat ca detinator al numelui de domeniu si furnizand datele de contact ale acestuia.
Centrul a verificat ca Plangerea indeplineste cerintele de forma ale Politicii de Solutionare Uniforma a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii ("Politica" sau "UDRP"), ale Regulamentului Politicii de Solutionare Uniforma a Disputelor privind Numele de Domenii ("Regulamentul"), si ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Solutionare Uniforma a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii ("Regulile Suplimentare").
In conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 si 4, Centrul a comunicat in mod formal Paratului Plangerea si procedurile au inceput la data de 4 mai 2018. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limita pentru depunerea Raspunsului a fost 24 mai 2018. Paratul nu a formulat niciun raspuns. Drept consecinta, Centrul a notificat cu privire la neindeplinirea acestei proceduri de catre Parat la data de 25 mai 2018.
Centrul a numit pe Mihaela Maravela ca unic Membru al Completului Administrativ in acest caz la data de 8 iunie 2018. Completul Administrativ constata ca a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaratia de acceptare si Declaratia de Impartialitate si Independenta, dupa cum este cerut de catre Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.
In urma analizei documentelor din dosarul furnizat de Centru, Completul Administrativ considera ca Centrul a indeplinit obligatiile stabilite conform Regulilor, paragraful 2(a), de a "folosi mijloacele avute la dispozitie in mod rezonabil pentru a aduce la cunostinta Paratului procedurile". Prin urmare, Completul Administrativ va emite decizia pe baza Plangerii, Politicii, Regulilor si Regulilor Suplimentare, fara a avea la dispozitie un raspuns din partea Paratului.
Limba procedurii este limba romana, care este limba Contractului de Inregistrare, conform paragrafului 11(a) din Reguli. 4. Situatia de fapt
Reclamantul este o companie elvetiana inregistrata din anul 1920. Reclamantul produce si comercializeaza in intreaga lume ceasuri Rolex prin companiile sale afiliate, stabilite in 26 de tari si printr-o retea de distribuitori oficiali ai Rolex in mai multe tari, incluzand Romania. Marca ROLEX a fost prima oara inregistrata in Elvetia in anul 1908 de dl. Hans Wilsdorf, fondatorul Rolex SA.
Reclamantul este detinatorul mai multor marci ROLEX, inclusiv Marca ROLEX inregistrata la nivel international, cu nr. 976721 din data de 21 mai 2008.
Numele de domeniu in disputa a fost inregistrat in data de 26 martie 2012 si in prezent conduce la un website inactiv. Paratul nu a raspuns la solicitarea Reclamantului de incetare a folosirii numelui de domeniu in disputa, transmisa anterior depunerii Plangerii. 5. Sustinerile Partilor A. Reclamantul
Reclamantul sustine ca numele de domeniu in disputa incorporeaza in totalitate marca ROLEX a Reclamantului, iar incorporarea unei marci in intregime este suficienta pentru a stabili ca un nume de domeniu este identic sau similar pana la confuzie cu marca inregistrata a Reclamantului. Elementul verbal "ceasuri" este complet descriptiv prin raportare la produse, singurul element distincitiv din componenţa numelui de domeniu fiind elementul ROLEX.
De asemenea, Reclamantul sustine ca nu a existat niciun acord și nici nu a fost acordată vreo licență Paratului pentru a folosi marca Reclamantului în legătură cu numele de domeniu in disputa. Mai mult decât atât, în prezent website-ul "www." nu este destinat unei folosiri active sau unei alte prezenţe online și nu există nicio dovadă cu privire la faptul că Paratul ar fi în curs de stabilire sau furnizare a unor produse sau servicii către public prin intermediul acestuia. Paratul nu este în consecință cunoscut după numele de domeniu in disputa. Reclamantul sustine ca Paratul nu deține niciun drept sau interes legitim în legătură cu numele de domeniu în disputa.
Reclamantul sustine ca in conditiile in care marca ROLEX a fost reînnoită atât în România, cât și la nivel internațional de mai bine de 100 de ani, Paratul cunoștea cu siguranță sau cel puțin trebuia să cunoască folosirea mărcii ROLEX înainte de înregistrarea numelui de domeniu in disputa. Simplul fapt că a înregistrat numele de domeniu în ciuda acestei cunoștințe constituie rea-credință. Acesta în mod deliberat a înregistrat numele de domeniu in disputa conținând marca ROLEX, pentru a atrage atenția utilizatorilor de Internet interesați în ceasurile ROLEX, în scopul unui câștig comercial. În consecință, a achiziționat și a folosit numele de domeniu in disputa cu rea-credință. Mai sustine Reclamantul ca numele de domeniu in disputa nu este folosit si ca Paratul a inregistrat numele de domeniu in disputa cu scopul de a preveni titularul marcii de la a o folosi. B. Paratul
Paratul nu a raspuns la sustinerile Reclamantului. 6. Discutii si Constatari
"Un Complet Administrativ va decide asupra unei plângeri în baza declaraţiilor şi documentelor depuse în conformitate cu Politica, aceste Reguli şi orice reguli şi principii de drept pe care le consideră aplicabile.", Paragraful 15(a) din Reguli.
Aplicat la acest caz, paragraful 4(a) al Politicii stabileşte că Reclamantul trebuie să dovedească fiecare din următoarele elemente:
(i) că numele de domeniu înregistrat de Pârât este identic sau similar până la confuzie cu marca cu privire la care Reclamantul are drepturi; şi
(ii) că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu; şi
(iii) că numele de domeniu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă.
Nedovedirea oricărui element din cele de mai sus conduce la respingerea cererii Reclamantului.
Paragraful 14 al Regulilor stabilește că în situația în care Pârâtul nu depune Raspuns, Completul Administrativ poate să tragă concluziile pe care le consideră potrivite din această împrejurare. A. Identica sau similara astfel incat sa produca confuzie
Completul Administrativ trebuie să stabilească faptul că: (a) Reclamantul are drepturi cu privire la o marcă; şi (b) că numele de domeniu în disputa este identic sau similar încât să producă confuzie cu acea marcă.
În cazul de faţă, Reclamantul a dovedit că deține, la data depunerii Plângerii, drepturi asupra mărcii ROLEX.
Chestiunea asemănării în scopul Politicii presupune efectuarea unei comparaţii între numele de domeniu în disputa şi marca asupra căreia s-a dovedit că există drepturi.
În acest caz numele de domeniu în disputa încorporează în totalitate marca anterioară a Reclamantului ROLEX. In plus, numele de domeniu in disputa include si termenul generic "ceasuri", care in limba romana descrie produsele asupra carora este aplicata marca Reclamantului. Alaturarea termenului descriptiv "ceasuri" marcii ROLEX a Reclamantului nu este in masura sa distinga numele de domeniu in disputa de marcile Reclamantului.
Faptul ca un nume de domeniu incorporeaza in intregime marca reclamantului poate fi suficient pentru a se stabili identitatea sau similaritatea de natura a crea confuzie pentru scopurile Politicii, in pofida adaugarii altor cuvinte langa marca. A se vedea Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Cazul OMPI nr. D2001-0903. Adaugarea unor termeni descriptivi nu este de natura a evita similaritatea de natura a produce confuzie intre numele de domeniu in disputa si marca. A se vedea sectiunea 1.8 din WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0").
Este unanim acceptat că un domeniu de nivel înalt, în acest caz ".ro" trebuie ignorat la momentul la care se analizează identitatea sau similaritatea de natură a produce confuzie între o marcă şi un nume de domeniu (a se vedea, e.g. VAT Holding AG v. V,Cazul OMPI nr. D2000-0607; Billa Aktiengesellschaft v. Ganea Nicolae,Cazul OMPI nr. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L.,Cazul OMPI nr. DRO2006-0001; Auchan v. Web4comm Srl Romania,Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).
Prin urmare, Completul Administrativ consideră că cerinţele paragrafului 4(a)(i) al Politicii sunt întrunite. B. Drepturi sau interese legitime
Opinia unanimă a completelor administrative UDRP cu privire la sarcina stabilirii existenței de drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu conform paragrafului 4(a)(ii) al Politicii este sumarizata in sectiunea 2.1 din WIPO Overview 3.0 conform careia:
"[..] ... in cazul in care reclamantul dovedeste prima facie ca paratul nu are drepturi sau interese legitime, sarcina probei cu privire la acest element este răsturnată astfel încât pârâtul trebuie să furnizeze dovezile necesare pentru a demonstra că are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu. În cazul în care pârâtul nu reușește să furnizeze asemenea dovezi, se consideră că reclamantul a îndeplinit condițiile celui de-al doilea element".
În cazul de față Reclamantul a stabilit prima facie că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în disputa. Reclamantul a dovedit ca detine drepturi asupra marcii ROLEX si pretinde ca Paratul nu este un licentiat, distribuitor sau agent autorizat al Reclamantului. In pofida inexistentei unei asemenea autorizari, Paratul a inregistrat numele de domeniu in disputa incorporand in intregime marca ROLEX a Reclamantului si potrivit dovezilor de la dosar nu il foloseste in mod activ de la data inregistrarii.
Avand in vedere ca Paratul nu a depus un raspuns, nu a reușit să susțină sau să dovedească circumstante care sa conduca la existenta unor asemenea drepturi sau interese legitime. A se vedea Cash Converters Pty Ltd v. Mirriam Musonda-salati,Cazul OMPI nr. D2014-1839.
Completul Administrativ considera ca Paratul a avut cunostinta de marca ROLEX a Reclamantului atunci cand a inregistrat numele de domeniu in disputa, marca Reclamantului fiind distinctiva si renumita. Paratul a inregistrat fara aprobarea Reclamantului numele de domeniu in disputa folosind marca renumita a Reclamantului, iar de la inregistrare detine in mod pasiv numele de domeniu. Detinerea in mod pasiv a numelui de domeniu in disputa nu este de natura a sustine existenta unor drepturi sau interese legitime. A se vedea pentru o solutie similara Rolex S.A. v. Andrea Mariotti,Cazul OMPI nr. DRO2017-0003.
Completul Administrativ a analizat dovezile aflate la dosar si nu a identificat elemente care sa conduca la existenta vreunei situatii prevazute de paragraful 4(c) al Politicii. Nu exista nicio dovada ca Paratul a folosit sau a facut demersuri ce pot fi dovedite in sensul folosirii numelui de domeniu in vederea oferirii cu buna-credinta de bunuri sau servicii. Nu exista nicio dovada ca Paratul a folosit de o maniera legitima in scop necomercial numele de domeniu in disputa in sensul paragrafului 4(c)(iii) al Politicii. Nu exista nicio dovada in dosar care sa indice ca Paratul este cunoscut prin numele de domeniu in disputa sau numele "rolex". A se vedea pentru o solutie similara ALDI GmbH & Co. KG v. zhou xiaolei,Cazul OMPI nr. D2014-0957.
În consecință, Completul Administrativ stabilește că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu în disputa. C. Inregistrat si utilizat cu rea-credinta
In conformitate cu paragraful 4(a)(iii) al Politicii, Reclamantul trebuie sa dovedeasca faptul ca numele de domeniu in disputa a fost inregistrat si este folosit cu rea-credinta. Politica mentioneaza ca anumite circumstante indicate in paragraful 4(b) al Politicii pot "in special, dar fara limitare" sa constituie dovada a faptului ca numele de domeniu a fost inregistrat si este folosit cu rea-credinta.
Faptul ca numele de domeniu in disputa este detinut in mod pasiv nu impiedica sa se concluzioneze ca exista rea-credinta la inregistrare si folosire in circumstantele acestui caz (a se vedea Rolex S.A. v. Andrea Mariotti, supra).
Faptul ca numele de domeniu in disputa este similar de natura sa produca confuzie cu marcile Reclamantului si ca respectivele marci sunt folosite de o perioada indelungata de timp indica nu numai ca Paratul a avut cunostinta de activitatea Reclamantului si marcile sale la data inregistrarii, dar si faptul ca acesta a inregistrat numele de domeniu in disputa cu scopul de a induce in eroare utilizatorii de Internet cu privire la faptul ca Paratul ar avea in vreun fel aprobarea Reclamantului sau ar fi in vreun fel in legatura cu, afliat, sau asociat cu produsele sau serviciile Reclamantului. Mai mult decat atat, termenul "ceasuri" este descriptiv pentru produsele comercializate sub marca Reclamantului, iar din punctul de vedere al Completului Administrativ aceasta este de natura a intari posibilitatea de confuzie cu marca ROLEX a Reclamantului.
Marca ROLEX a Reclamantului este distinctiva si renumita, nefiind susceptibila de folosire in sens generic, si este folosita de Reclamant de peste 100 de ani. (a se vedea Rolex S.A. v. Andrea Mariotti, supra)
Paratul nu a furnizat nicio explicatie pentru care a inregistrat numele de domeniu in disputa si nu a depus nicio dovada pentru a demonstra o utilizare cu buna-credinta a numelui de domeniu in disputa. Absenta unei utilizari cu buna-credinta a numelui de domeniu in disputa conduce cel putin la necontrazicerea concluziilor de mai sus. A se vedea pentru o solutie similara Guinness World Records Limited v. Solution Studio,Cazul OMPI nr. D2016-0186.
Alte aspecte retinute de Completul Administrativ ca indicand reaua-credinta la inregistrare si folosire a numelui de domeniu in disputa sunt:
- Paratul nu a furnizat nicio dovada de inregistrare si folosire cu buna-credinta (a se vedea Awesome Kids LLC and/or Awesome Kids L.L.C. v. Selavy Communications,Cazul OMPI nr. D2001-0210);
- De asemenea, astfel cum s-a precizat mai sus, Completul Administrativ a concluzionat ca Paratul a avut cunostinta de marcile Reclamantului la data inregistrarii numelui de domeniu in disputa. Paratul nu a furnizat nicio explicatie cu privire la motivele pentru care a inregistrat numele de domeniu in disputa.
In opinia Completului Administrativ, aceste circumstante reprezenta dovada a inregistrarii si folosirii cu rea-credinta a numelui de domeniu in disputa. Paratul nu a depus dovezi in sens contrar. In consecinta, Completul Administrativ stabileste ca sunt indeplinite conditiile paragrafului 4(a)(iii) al Politicii. 7. Decizie
Pentru toate motivele enumerate, in conformitate cu paragraful 4(i) din Politica si paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu sa fie transferat Reclamantului.
Mihaela Maravela
Unic Membru
Data: 22 Iunie 2018
Full & Egal Universal Law Academy