Reclamantul este Vodafone România S.A. din Bucuresti, România, reprezentat de catre Leroy şi Asociații SCA, România.
Pârâtul este SC Edydan Company S.R.L. din Iaşi, România, reprezentat de către Spulber Mălina Carina, România. 2. Numele de domeniu şi Registrul
Numele de domeniu în litigiu este înregistrat la Claus Web SRL (“Registratorul”). 3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) pe data de 29 martie 2019. La data de 29 martie 2019, Centrul a trimis prin e-mail către Registru o cerere prin care i se solicită o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. Pe 1 aprilie 2019 Registratorul a transmit prin e-mail răspuns confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca deținator al numelui de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia.
Centrul a verificat că Plângerea îndeplineşte cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).
În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 şi 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea şi procedurile au început la data de 8 aprilie 2019. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 28 aprilie 2019. Răspunsul a fost transmis Centrului pe 27 aprilie 2019.
Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 2 mai 2019. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de Acceptare şi Declarația de Imparțialitate şi Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.
Limba de desfăşurare a procedurii este cea română. 4. Situația de fapt
Reclamantul este licențiatul exclusiv în România al grupului Vodafone Group Plc din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, acesta fiind unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicații la nivel mondial având subsidiare în 25 de țări, 44 de rețele mobile partenere şi o valoare estimată la 28,86 miliarde USD în 2018.
Reclamantul activează în România din anul 1997.
Vodafone Group Plc are un portofoliu numeros de înregistrări pentru sau care includ marca VODAFONE în România şi în Uniunea Europeană incluzând şi următoarele:
- marca națională VODAFONE (verbală), număr de înregistrare 023987, depusă pe 8 iunie 1995 şi înregistrată pe 28 ianuarie 1999 pentru servicii în clasele internaționale 35, 38; şi
- marca Uniunii Europene VODAFONE (verbală), număr de înregistrare 0134890, depusă pe 1 aprilie 1996 şi înregistrată pe 16 aprilie 1998 pentru bunuri şi servicii în clasele internaționale 9, 36, 37 şi 38.
Complete anterioare UDRP au concluzionat că marca VODAFONE este notorie. A se vedea de exemplu Vodafone Group Plc v. Adem Celik,Cazul OMPI nr. D2017-1174; Vodafone Group Plc v. Whoisguard Protected, Whoisguard Inc./Engin Laleli, Cazul OMPI nr. D2016-2483; Vodafone Group Plc v. Maxim I Fedoseev, Cazul OMPI nr. D2016-0479; Airtel Móvil, S.A. and Vodafone Group Public Ltd. Co. v. Manuel Hortas Doncel,Cazul OMPI nr. D2002-0749; Vodafone Group, PLC v. S. Ruston,Cazul OMPI nr. D2001-0403; Vodafone Group, PIc v. Domain Privacy,Cazul OMPI nr. D2007-1684.
Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat pe 21 august 2012 şi nu există nicio dovadă că a fost direcționat vreodată către un web-site activ.
Pârâtul este o societatea comercială română care are obiect principal de activitate: baruri şi alte activități de servire a băuturilor.
Înainte de a iniția prezenta procedură, pe 12 noiembrie 2018, Reclamantul a transmis o scrisoare Pârâtului notificându-l să-i transfere de bună voie numele de domeniu în litigiu. În data de 28 noiembrie 2018 Pârâtul a răspuns prin e-mail că numele de domeniu în litigiu nu a fost achiziționat pentru vânzare dar că Reclamantul îl poate contacta telefonic dacă doreşte o colaborare. Nu s-a ajuns la vreun acord între părți. 5. Susținerile Părților A. Reclamantul
Reclamantul susţine că numele de domeniu în litigiu este similar şi duce la confuzie cu marca sa notorie VODAFONE cu adăugarea cuvântului generic “tv”, Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul a înregistrat şi foloseşte numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă. B. Pârâtul
Părâtul susţine în principal următoarele:
- că a înregistrat numele de domeniu în litigiu pentru a promova afacerea sa cu produse de cofetărie prin utilizarea de video blog însă nu a dispus de resursele financiare necesare ca să dezvolte acest web-site până în prezent;
- în 2012 când Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu, Reclamantul nu furniza servicii de televiziune;
- nu există nicio marcă înregistrată în România pentru denumirea VODAFONETV;
- intenționează să utilizeze numele de domeniu în litigiu într-un sector de activitate diferit de activitatea Reclamantului;
- numele de domeniu în litigiu este diferit față de marca VODAFONE;
- când Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu marca Reclamantului nu era cunoscută în România;
- a înregistrat numele de domeniu în litigiu deoarece era liber pe piață;
- nu doreşte să intre în conflict cu Reclamantul şi îi solicită acestuia să-l sfătuiască cum să utilizeze numele de domeniu în litigiu pentru a respecta acest lucru;
- Pârâtul nu a mai fost implicat în alte dispute UDRP. 6. Discuții şi Constatări
Paragraful 15(a) din Regulament sfătuiește Completul să “decidă o plângere pe baza declarațiilor și a documentelor depuse și în conformitate cu Politica, aceste reguli și orice alte reguli și principii de drept pe care Ie consideră aplicabile.”
În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:
(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care reclamantul are drepturi;
(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi
(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.
Completul va analiza în continuare aceste circumstanţe. A. Identică sau similară astfel încât să producă confuzie
Reclamantul deține marcă înregistrată pentru VODAFONE.
Numele de domeniu în litigiu include marca Reclamantului VODAFONE în întregime, cu adăugarea cuvântului de dicționar “tv”. Totuşi, această adăugare nu împiedică constatarea unei similarități care duce la confuzie deoarece marca Reclamantului este clar recognoscibilă în numele de domeniu în litigiu.
Numeroase complete UDRP au considerat că adăugarea de cuvinte (fie descriptive, peiorative, fără sens sau alte feluri) unor mărci într-un nume de domeniu nu este suficient pentru a eluda o concluzie de similaritate care duce la confuzie. A se vedea secțiunea 1.8 din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a treia (“Selecția OMPI 3.0”).
De asemenea, este bine stabilit în deciziile UDRP că denumirea “.ro” sau alți indicatori pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior (“ccTLDs”) este în mod obişnuit irelevantă când evaluăm similaritatea dintre o marcă şi un nume de domeniu. A se vedea secțiunea 1.11.1 din Selecția OMPI 3.0.
Astfel, Completul constată că numele de domeniu în litigiu este similar şi duce la confuzie cu marca Reclamantului, conform Politicii, paragraful 4(a)(i). B. Drepturi sau interese legitime
Reclamantul susține că Pârâtul nu deține nicio marcă înregistrată, licență sau autorizație de orice fel pentru a utiliza marca VODAFONE, că Pârâtul nu este cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu în litigiu şi că Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu în litigiu în legatură cu o activitate legitimă necomercială sau echitabilă sau pentru a oferi bunuri și servicii cu bună credință.
Conform Politicii “când reclamantul demonstrează prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, dovada probei la acest element cade în sarcina pârâtului care trebuie să aducă dovezi relevante prin care să demonstreze drepturile şi interesele legitime cu privire la numele de domeniu. Daca pârâtul nu reuşeşte să aducă aceste dovezi concludente, se va considera că reclamantul a dovedit acest al doilea element.” A se vedea secțiunea 2.1 din Selecția OMPI 3.0.
Paragraful 4(c) din UDRP enumeră câteva circumstanțe prin care Pârâtul îşi poate demonstra drepturile sau interesele legitime în legatură cu numele de domeniu în litigiu, anume:
“(i) înainte de orice notificare a disputei, deținatorul numelui de domeniu a utilizat numele de domeniu sau un nume care corespunde numelui de domeniu în legatură cu oferirea de bunuri sau servicii cu buna credință; sau
(ii) deținătorul numelui de domeniu (ca persoană fizică, societate, sau alta organizație) a fost cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu, chiar dacă deținătorul nu a obținut niciun drept de marcă;
(iii) deținatorul numelui de domeniu desfăşoară o activitate legitimă necomercială sau de bună credință a numelui de domeniu, fără intenția de a obține venit comercial prin redirecționarea greşită a consumatorilor sau pentru a leza marca în cauză.”
Numele de domeniu în litigiu nu a fost utilizat de peste şase ani de la înregistrarea sa şi Pârâtul nu a furnizat nicio dovadă concludentă care să rastoarne proba prima facie a Reclamantului şi astfel să demonstreze drepturile sau interesele sale legitime. Ca atare, nicio circumstanță enumerată mai sus nu este aplicabilă în prezenta cauză.
Pârâtul pretinde că a înregistrat numele de domeniu în litigiu pentru a-şi promova afacerea cu produse de cofetărie dar că nu a avut resursele financiare să o pună în practică, că activează în sectoare de activitate diferite față de Reclamant şi că nu a încercat să vândă numele de domeniu în litigiu Reclamantului sau vreunui terț. Totuşi, nicio dovadă relevantă nu a fost depusă pentru a susține aceste afirmații. Având în vedere celelalte circumstanțe în această cauză, în particular faptul că marca Reclamantului distinctivă şi notorie este încorporată în numele de domeniu în litigiu, nu poate fi gasită vreo utilizare bona fide avută în vedere în legatură cu numele de domeniu în litigiu.
Astfel, Completul consideră că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, conform Politicii, paragraful 4(a)(ii). C. Înregistrat şi utilizat cu rea-credință
Reclamantul deține drepturi de marca pentru VODAFONE din 1995 şi marca sa este notorie cel puțin din 2001, aşa cum este confirmat în decizii anterioare UDRP.
Numele de domeniu în litigiu a fost creat în 2012 şi încorporeaza marca Reclamantului împreuna cu termenul sau grupul de litere “tv”.
În Răspunsul transmis, Pârâtul nu a furnizat nicio explicație pentru alegerea numelui de domeniu în litigiu ci s-a rezumat în principal să susțină că numele de domeniu în litigiu era disponibil la înregistrare şi că Reclamantul nu ar fi fost cunoscut în România la acel moment.
Simpla disponibilitate a unui nume de domeniu în registrul relevant nu conferă unui terț dreptul de a şi-l însuşi el, mai ales având în vedere prevederile contractului de înregistrare încheiat cu Registratorul care sfătuieşte solicitantul unui nou nume de domeniu să verifice dacă numele de domeniu dorit încalcă drepturile vreunui terț (articolul 3 din Contractul cadru de Înregistrare „.ro” al Registratorului). De asemenea, numele de domeniu în litigiu este diferit de numele comercial la Pârâtului, nu este un cuvânt comun din dicționar şi nici nu este format din mai multe cuvinte din dicționar, nu are niciun sens în limba română altul decât să desemneze marca Reclamantului VODAFONE urmată de sufixul “tv”.
Mai mult, susținerile Pârâtei că nu ar fi avut cunoştință de marca Reclamantului nu pot fi acceptate de acest Complet având în vedere dovezile necontestate care demonstrează înregistrarea şi utilizarea mărcilor VODAFONE în România din anul 1997 şi statutul lor notoriu în lume confirmat de mai multe decizii UDRP.
De la înregistrarea acestuia în 2012, Pârâtul nu a utilizat numele de domeniu în litigiu în legatura cu un web-site activ sau o activitate legitimă, pretinzând că nu a dispus de mijloacele financiare necesare. Deținerea pasivă sau neutilizarea unui nume de domeniu nu împiedică Completul să constate reaua credință. În timp ce completele vor analiza totalitatea circumstanțelor pentru fiecare caz în parte, factori considerați relevanți în aplicarea doctrinei deținerii pasive includ, inter alia, (i) gradul de distinctivitate sau reputația mărcii reclamantului; (ii) eşecul Pârâtului de a dovedi orice utilizare de bună credință actuală sau avută în vedere pentru viitor; şi (iii) neverosimilitatea vreunei utilizări de bună credință în legatură cu numele de domeniu în litigiu. A se vedea secțiunea 3.3 din Selecția OMPI 3.0.
În această speță marca Reclamantului este notorie mult înainte ca Pârâtul să înregistreze numele de domeniu în litigiu, Pârâtul nu a furnizat nicio explicație privind alegerea denumirii numelui de domeniu în litigiu care nu are niciun sens în limba română iar acest Complet nu poate găsi nicio explicație pentru a înregistra sau utiliza numele de domeniu în litigiu cu bună credință.
La solicitarea Reclamantului de a-i transfera numele de domeniu în litigiu, Pârâtul a răspuns că nu doreşte să vândă acest nume de domeniu dar că acceptă o ofertă de colaborare din partea Reclamantului. Având în vedere şi celelalte circumstanțe ale acestui caz, această solicitare de ofertă poate fi considerată o dovadă în plus de comportament cu rea credință din partea Pârâtului.
Pentru aceste motive, Completul consideră că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea credință, conform Politicii, paragraful 4(a)(iii). 7. Decizie
Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică si paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu în litigiu să fie transferat Reclamantului.
Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 15 mai 2019
Full & Egal Universal Law Academy