Reclamantul este Head Technology GMBH, Austria, reprezentat de către Cabinet Enpora Intellectual Property, România.
Pârâtul este S.C. Head Computer SRL, România /Explosiv Group SRL, România, reprezentat de către Milcev Burbea Intellectual Property & Law Office, România. 2. Numele de domeniu și Registrul
Numele de domeniu în dispută este înregistrat la ROTLD. 3. Procedura
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (Centrul) în data de 21 mai 2019. În data de 21 mai 2019, Centrul a trimis prin e-mail către Registru o cerere prin care i se solicita o verificare cu privire la numele de domeniu în dispută. În data de 22 mai 2019, Registrul a transmis prin e-mail Centrului răspunsul său la verificare confirmând faptul ca Pârâtul este înregistrat ca deținător al numelui de domeniu și furnizând datele de contact ale acestuia.
Centrul a verificat că Plângerea îndeplinește cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”), și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).
În data de 28 mai 2019, Centrul a transmis o comunicare atât în limba română cât și în limba engleză către Părți, cu privire la limba procedurilor. În data de 31 mai 2019, Reclamantul a depus Plângerea tradusă în limba română. Pârâtul a depus o cerere ca limba română să fie limba procedurilor în data de 31 mai 2019.
În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au început la data de 6 iunie 2019. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 26 iunie 2019. Răspunsul a fost depus la Centru în data de 26 iunie 2019.
Centrul a numit pe Mihaela Maravela ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 12 iulie 2019. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.
Pârâtul a depus o adresă suplimentară în data de 26 iulie 2019, care era data stabilită pentru transmiterea deciziei de către Completul Administrativ. Pentru condiții excepționale, data limită pentru transmiterea deciziei către Centru a fost stabilită pentru data de 29 iulie 2019.
Limba procedurii este limba română, care este limba Contractului de Înregistrare, conform paragrafului 11(a) din Reguli. 4. Situația de fapt
Reclamantul este Head Technology GmbH, un producător de îmbrăcăminte sportivă și articole adiționale care sunt vândute prin distribuitori în întreaga lume.
Reclamantul este titularul a mai multe mărci înregistrate la nivel internațional, european sau național, printre care:
- Marca internațională figurativă HEAD având numărul 584785 înregistrată din data de 13 aprilie 1992 pentru clasele 12, 18, 25, 28.
- Marca internațională verbală HEAD având numărul 1156590 înregistrată din data de 7 februarie 2013 pentru clasa 25.
- Marca europeană verbală HEAD având numărul 001420744 înregistrată din data de 5 octombrie 2001 pentru clasele 9, 14, 18.
- Marca europeană verbală HEAD având numărul 016399826 înregistrată din data de 8 septembrie 2017 pentru clasele 20, 22, 24.
Numele de domeniu în dispută a fost înregistrat înainte de anul 2001 și a fost dobândit de Pârâtul Explosiv Group SRL în anul 2017, de când a fost folosit de către acesta pentru a vinde produse sub marca HEAD. 5. Susținerile Părților A. Reclamantul
Reclamantul susține că numele de domeniu în dispută este identic cu mărcile HEAD înregistrate la nivel internațional și european de Reclamant.
De asemenea, Reclamantul mai susține că Pârâtul a înregistrat și folosește numele de domeniu în dispută fără consimțământul său și că nu a fost niciodată o legătură sau acord comercial între Reclamant și Pârât, Reclamantul având un contract de distribuție cu firma Wintersport Ltd, în timp de societatea Explosiv Group SRL a avut un contract de sub-distribuție cu Wintersport Ltd. Reclamantul explică faptul că în data de 1 ianuarie 2017 a semnat un contract de distribuție cu societatea ungară Wintersport Ltd în scopul comercializării produselor sub marca HEAD în România, iar acest distribuitor a semnat un contract de sub-distribuție cu societatea românească Explosiv Group SRL și că ambele contracte stipulează că distribuitorii și sub-distribuitorii nu au dreptul să înregistreze și să folosească marca HEAD. În data de 24 octombrie 2017 Reclamantul a aflat de înregistrarea și folosirea de către Pârât a numelui de domeniu în dispută și l-a contactat pe Pârât prin intermediul distribuitorului oficial Wintersport Ltd solicitând Pârâtului să înceteze folosirea numelui de domeniu în dispută. Într-un prim răspuns Pârâtul a invocat neînțelegeri cu distribuitorul Wintersport Ltd., iar într-un al doilea răspuns la o notificare ulterioară a Reclamantului, Pârâtul a susținut că este îndreptățit să folosească numele de domeniu în dispută în virtutea calității de sub-distribuitor.
În plus, Reclamantul susține că numele de domeniu în dispută a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință, Pârâtul neavând dreptul să folosească numele HEAD care este identic cu mărcile anterior înregistrate de Reclamant. B. Pârâtul
Pârâtul a precizat că depune Răspuns în numele societății Explosiv Group SRL care este titularul numelui de domeniu în dispută, după ce l-a achiziționat de la fostul deținător, Head Computer SRL în 2017, de când s-a ocupat de administrarea sa, inclusiv de plata tarifelor de reînnoire și mentenanță; în baza de date a Registrului nu s-a efectuat schimbarea titularului domeniului în dispută întrucât fostul titular, nu a efectuat procedurile de schimbare a titularului.
Pârâtul nu contestă că numele de domeniu în dispută este identic cu mărcile HEAD ale Reclamantului. În ce privește drepturile sau interesele legitime, Pârâtul susține că în luna ianuarie 2017 a semnat cu societatea Wintersport Ltd. din Ungaria un contract de sub-distribuție cu privire la produsele purtând marca HEAD, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2019. Susține Pârâtul că în cadrul discuțiilor cu distribuitorul Wintersport Ltd. acesta l-a informat că Pârâtul poate proceda la crearea unei pagini web care să încorporeze marca HEAD în numele de domeniu și că distribuitorul avea la acel moment mai multe nume de domeniu/pagini web similare, cum ar fi , , , acestea fiind active și în prezent. Distribuitorul înregistrase și alt nume de domeniu, , care nu mai este activ în prezent, fiind închis în urma unei solicitări a Reclamantului. Pârâtul susține că recomandarea distribuitorului și propriul exemplu al acestuia l-au îndreptățit să creadă că există un consens între distribuitor și Reclamant cu privire la încorporarea mărcilor HEAD în numele de domeniu în scop comercial, potrivit derogărilor din contractul de distribuție, conform căruia ”distribuitorul nu va folosi mărcile (în tot sau în parte) sau alte cuvinte similare până la confuzie, ca parte din nume de domenii (...), cu excepția cazului în care s-a agreat diferit”. Pârâtul susține că a făcut investiții importante, inclusiv achiziționarea numelui de domeniu în dispută pentru un termen de 10 ani și a făcut investiții substanțiale de peste 100.000 euro pentru operarea website-ului aferent numelui de domeniu în dispută.
Pârâtul susține că nu a avut intenția frauduloasă de a beneficia nelegitim de mărcile Reclamantului, și nu a fost de rea-credință la înregistrarea numelui de domeniu în dispută, ci doar a intenționat să promoveze mărcile, având dreptul exclusiv de a distribui și comercializa produse purtând marca HEAD pe teritoriul României. Pârâtul susține că nu a încercat la niciun moment să ascundă calitatea de distribuitor și nu a pretins ca deține un website oficial al Reclamantului. Mai arată Pârâtul că a oferit numai produse purtând marca HEAD pe care le-a achiziționat în mod legitim de la un distribuitor oficial al Reclamantului, fără a induce publicul în eroare și fără a bloca concurența și nu a înregistrat nume de domenii similare. Pârâtul invocă anumite neînțelegeri în relația cu distribuitorul, inclusiv o încălcare a clauzei de exclusivitate, care l-au determinat să scrie direct Reclamantului pentru a semnala aceste neînțelegeri și pentru a propune o colaborare directă, scrisoare la care nu a primit răspuns. Mai susține Pârâtul că în data de 11 ianuarie 2019 distribuitorul a reziliat contractul de sub-distribuție. 6. Discuții și Constatări
De la început, Completul Administrativ ia notă de faptul că acesta este un caz atipic de UDRP. Spre deosebire de majoritatea cazurilor care presupun pretenții tradiționale de cybersquatting, i.e. înregistrare abuzivă a domeniilor de internet, acest caz privește o dispută decurgând din anumite contracte de distribuție respectiv sub-distribuție și încălcarea termenilor acestora. Completul Administrativ nu are competența să stabilească dacă Pârâtul a încălcat sau nu contractul de sub-distribuție în ce privește înregistrarea numelui de domeniu în dispută, aceasta fiind o chestiune care este de competența instanțelor competente. Cu toate acestea, Completul Administrativ are responsabilitatea să stabilească chestiunea mai restrânsă ce privește faptul dacă Pârâtul a comis o faptă de cybersquatting în înțelesul Politicii iar în măsura în care pretențiile vizând încălcarea termenilor contractului de sub-distribuție sunt relevante pentru a stabili acest aspect, Completul Administrativ nu poate decât să ia în considerare afirmațiile părților și dovezile prezentate.
Având în vedere, pe de o parte, că situația de fapt este subiect de dispută între părți, iar, pe de altă parte, scopul limitat al acestor proceduri, mai ales sub aspect probatoriu, Completul Administrativ va analiza materialul probator depus de părți și va lua o decizie pe baza acestuia, cu înțelegerea faptului că părțile au dreptul de a supune disputa lor instanțelor competente pentru o analiză completă a acesteia, cu material probator extins. În acest sens a se vedea decizii similare ale Completelor Administrative UDRP, e.g. National Association of Realtors v. John Fothergill,Cazul OMPI nr. D2010-1284.
Plecând de la aceste principii, Completul Administrativ va analiza disputa pe fond. Potrivit Regulilor, “Un Complet Administrativ va decide asupra unei plângeri în baza declaraţiilor şi documentelor depuse în conformitate cu Politica, aceste Reguli şi orice reguli şi principii de drept pe care le consideră aplicabile.”, Paragraful 15(a) din Reguli.
Aplicat la acest caz, paragraful 4(a) al Politicii stabileşte că Reclamantul trebuie să dovedească fiecare din următoarele elemente:
(i) că numele de domeniu înregistrat de Pârât este identic sau similar până la confuzie cu marca cu privire la care Reclamantul are drepturi; şi
(ii) că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu; şi
(iii) că numele de domeniu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă.
Nedovedirea oricărui element din cele de mai sus conduce la respingerea cererii Reclamantului. A. Aspecte preliminare. Identitatea Pârâtului
Un aspect preliminar este acela privind identitatea Pârâtului în aceste proceduri.
Pârâtul Head Computer SRL a fost confirmat de către Registru ca fiind deținătorul numelui de domeniu în dispută. La primirea Plângerii, a fost depus un răspuns de către Explosiv Group SRL care pretinde că a dobândit de la Head Computer SRL numele de domeniu în dispută și că nu s-a efectuat schimbarea datelor deținătorului în Registru. În data de 26 iulie 2019 Pârâtul a depus o declarație semnată de administratorul Head Computer SRL (în prezent societate dizolvată), confirmând că numele de domeniu în dispută a fost transferat în anul 2017 către Explosiv Group SRL.
Potrivit Regulilor, pârâtul este deținătorul unei înregistrări a numelui de domeniu împotriva căruia este inițiată o plângere. În acest caz, Explosiv Group SRL a răspuns la Plângere și a susținut că este deținătorul domeniului în dispută. Având în vedere și declarația depusă în data de 26 iulie 2019, Completul Administrativ consideră adevărat acest lucru; un aspect suplimentar este și acela că adresa de email de contact pentru deținătorul numelui de domeniu în dispută astfel cum rezultă din informațiile de la Registru, este adresa de email a Explosiv Group SRL. Având în vedere dovezile aflate la dosar Completul Administrativ va considera ca Explosiv Group este deținătorul real al numelui de domeniu în dispută.
Pentru a asigura implementarea deciziei sale, Completul Administrativ ca trata atât pe Head Computer SRL (deținătorul înregistrat în Registru al numelui de domeniu în dispută) cât și pe Explosiv Group SRL (deținătorul real al numelui de domeniu) ca pârâți, iar analiza aspectelor de fond, în special în ce privește elementele 2 și 3 ale Politicii, se va face prin raport la Pârâtul Explosiv Group SRL. A se vedea pentru o soluție similară Votorantim Participações S.A., Fibria Celulose S.A. v. Domains By Proxy, LLC, S, LLC, Netstructure Soluções Ltda.,Cazul OMPI nr. D2012-1543.
Completul Administrativ consideră că prin transmiterea comunicărilor din dosar atât către Head Computer SRL cât și către Explosiv Group, Centrul a acordat atenție deosebită și a îndeplinit obligația stabilită conform paragrafului 2 din Reguli de a folosi toate mijloacele disponibile pentru a furniza Plângerea Pârâtului. B. Identic sau similar astfel încât să producă confuzie
Completul Administrativ trebuie să stabilească faptul că: (a) Reclamantul are drepturi cu privire la o marcă; şi (b) că numele de domeniu în dispută este identic sau similar încât să producă confuzie cu acea marcă.
În cazul de faţă, Reclamantul a dovedit că deține, la data depunerii Plângerii, drepturi asupra mărcii HEAD.
Chestiunea asemănării în scopul Politicii presupune efectuarea unei comparaţii între numele de domeniu în dispută şi marca asupra căreia s-a dovedit că există drepturi. În acest caz numele de domeniu în dispută este format în totalitate din marca anterioară a Reclamantului HEAD și din domeniul de nivel înalt, „.ro”.
Este unanim acceptat că un domeniu de nivel înalt, în acest caz „.ro” trebuie ignorat la momentul la care se analizează identitatea sau similaritatea de natură a produce confuzie între o marcă şi un nume de domeniu (a se vedea, e.g. VAT Holding AG v. V,Cazul OMPI nr. D2000-0607; Billa Aktiengesellschaft v. Ganea Nicolae,Cazul OMPI nr. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L.,Cazul OMPI nr. DRO2006-0001; Auchan v. Web4comm Srl Romania,Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).
Prin urmare, Completul Administrativ consideră că cerinţele paragrafului 4(a)(i) al Politicii sunt întrunite, numele de domeniu în dispută fiind identic cu marca Reclamantului. C. Drepturi sau interese legitime
Conform paragrafului 4(c) al Politicii, oricare din situațiile următoare, dacă ar fi identificate de către Completul Administrativ, pot demonstra existența drepturilor sau intereselor legitime ale pârâtului asupra numelui de domeniu în dispută:
(i) situaţia în care, înainte de a-i fi notificată în orice mod existenţa unui litigiu, titularul numelui de domeniu a folosit sau s-a pregătit să folosească şi este în măsură să dovedească aceasta, numele de domeniu respectiv sau numele corespunzând numelui de domeniu în legătură cu o ofertă de bunuri şi servicii făcută cu bună credinţă; sau
(ii) situaţia în care titularul numelui de domeniu fost cunoscut în mod obişnuit după numele de domeniu, chiar dacă nu a dobândit un drept de marcă de comerţ sau de servicii; sau
(iii) titularul numelui de domeniu utilizează numele de domeniu respectiv într-un mod ne-comercial, de bună-credinţă, fără intenţia de a obţine câştiguri comerciale sau de a induce în eroare consumatorii, sau a discredita marca de comerţ sau de servicii respectivă.
Opinia unanimă a completelor administrative UDRP cu privire la sarcina stabilirii existenței de drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu conform paragrafului 4(a)(ii) al Politicii este cuprinsă în secțiunea 2.1 din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a 3-a (”Selecția OMPI 3.0”) conform căreia:
“[..] ... în cazul în care reclamantul dovedește prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime, sarcina probei cu privire la acest element este răsturnată astfel încât pârâtul trebuie să furnizeze dovezile necesare pentru a demonstra că are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu. În cazul în care pârâtul nu reușește să furnizeze asemenea dovezi, se consideră că reclamantul a îndeplinit condițiile celui de-al doilea element”.
În cazul de față Reclamantul susține că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în dispută întrucât Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în dispută fără consimțământul Reclamantului și că nu a existat niciodată o legătură sau acord comercial între Reclamant și Pârât. Mai susține Reclamantul că Pârâtul Explosiv Group SRL a semnat un contract de sub-distribuție cu unul din distribuitorii Reclamantului, Wintersport Ltd., însă atât contractul de distribuție cât și contractul de sub-distribuție stipulează în mod clar că distribuitorii și sub-distribuitorii nu au dreptul să înregistreze și să folosească mărcile HEAD.
În răspunsul depus, Pârâtul susține că are drepturi asupra domeniului în dispută motivat de faptul că a avut dreptul exclusiv de a distribui și comercializa produse purtând marca HEAD pe teritoriul României, avantaj care, consideră Pârâta, îi conferă anumite prerogative, cum ar fi posibilitatea de a face publicitate acestei exclusivități, iar înregistrarea numelui de domeniu în dispută a asigurat – din punctul de vedere al Pârâtei – încrederea publicului în ceea ce privește originea produselor comercializate.
Pârâtul nu invocă o formă de autorizare sau licențiere din partea Reclamantului, nici că ar fi cunoscut după numele de domeniu în dispută și nici că ar folosi numele de domeniu în dispută în scop necomercial. Ceea ce invocă Pârâtul este un drept corelativ subînțeles la obligația de a vinde exclusiv produsele sub marca HEAD conform contractului de sub-distribuție încheiat cu Wintersport Ltd.
În ceea ce privește drepturile sau interesele legitime, Completul Administrativ va analiza dacă Pârâtul, care a încheiat un contract de sub-distribuție cu privire la marcă, are dreptul să folosească marca Reclamantului într-un nume de domeniu prin raport la termenii contractului de sub-distribuție.
Completul Administrativ observă că în contractul de sub-distribuție, cu termeni similari cu cei ai contractului de distribuție, există o clauză expresă conform căreia distribuitorul nu va utiliza mărcile, în tot sau în parte, sau orice cuvinte similare de natură a produce confuzie cu acestea, ca parte a oricăror nume de domeniu sau sub-domenii, adrese de email utilizate și/sau înregistrate de distribuitor, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod diferit.
Pârâtul nu susține că ar fi existat o convenție contrară, care să permită înregistrarea numelui de domeniu în dispută, ci faptul că distribuitorul Wintersport Ltd. avea înregistrate anumite domenii de internet ce conțineau marca HEAD și a considerat Pârâtul că ar exista o derogare de la clauza mai sus menționată. Cu toate acestea, Pârâtul nu explică de ce a considerat că o eventuală derogare primită de distribuitor de la titularul de marcă (în cazul în care ar exista) i s-ar aplica și Pârâtului, în calitatea sa de sub-distribuitor, și nici de ce Pârâtul a ales un nume de domeniu identic cu mărcile Reclamantului în condițiile în care distribuitorul său înregistrase domenii de internet ce conțineau și alte cuvinte. Aceasta cu atât mai mult cu cât contractul de sub-distribuție a avut ca obiect numai o parte din produsele comercializate de Reclamant sub marca HEAD (produse pentru sporturi de iarna, ski și snowboard, biciclete și accesorii, dar nu și produse pentru tenis sau alte sporturi).
Contractul de sub-distribuție face referire în mod expres la mărcile deținute de Head International Gmbh, Head Technology Gmbh și alte societăți din grupul Head NV, cu privire la care sunt incluse numeroase clauze de protejare în contractele de distribuție si sub-distribuție depuse la dosarul cauzei. În aceste condiții, Completul Administrativ consideră ca pe baza probelor prezentate de ambele părți, Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în dispută cu încălcarea interdicției exprese conținute în contractul de sub-distribuție. Folosirea de către un distribuitor sau alt comerciant ce acționează similar a unui nume de domeniu ce include o marcă nu poate fi legitimă dacă există un acord anterior ce interzice în mod expres înregistrarea sau folosirea de nume de domenii încorporând marca reclamantului. A se vedea pentru o soluție similară Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd. v. Thomas Ducrot/Ducrot Thomas, Big Robots,Cazul OMPI nr. D2018-1078.
În aceste condiții, a existenței unei clauze de interdicție contractuală a folosirii mărcii Reclamantului într-un nume de domeniu, nu este necesar a se analiza dacă au fost îndeplinite criteriile Oki Data (a se vedea Selecția OMPI 3.0, paragraful 2.8.1).
Cu toate acestea, și dacă ar fi analizate criteriile Oki Data, ce ar trebui îndeplinite cumulativ (a se vedea Selecția OMPI 3.0, paragraful 2.8.1), Completul Administrativ consideră că nu sunt îndeplinite în cauză aceste criterii pentru ca Pârâtul să demonstreze că revânzarea de produse a fost ”cu bună-credință” în sensul Politicii.
Astfel, în mod normal, un distribuitor poate să ofere cu bună credință bunuri și servicii și să aibă prin urmare un interes legitim asupra numelui de domeniu dacă folosirea sa îndeplinește anumite cerințe. Aceste cerințe includ în mod normal oferirea reală a bunurilor și serviciilor în cauză, folosirea website-ului pentru a vinde numai produsele sub marca respectivă, și website-ul să dezvăluie în mod corect și vizibil legătura registrantului cu titularul de marcă. (a se vedea “Selecția OMPI 3.0”, paragraful 2.8.1). În cazul de față Pârâtul nu a dezvăluit pe website calitatea sa de sub-distribuitor al mărcilor Reclamantului pentru o parte din produsele vândute de Reclamant sub marca HEAD. Mai exact pe prima pagină la care conduce numele de domeniu în dispută există doar numele pârâtului Explosiv Group SRL, iar la Termenii și Condițiile website-ului, deci nu proeminent pe prima pagină, se menționează în secțiunea Definiții și termeni ”Distribuitor oficial de produse HEAD– S.C. Explosiv Group S.R.L., [...]”. Mențiunea nu este corectă în condițiile în care în prezent nu mai există un contract care să îi permită Pârâtului să vândă produse sub marca HEAD, și nu a fost corectă nici în trecut, întrucât Pârâtul nu a deținut calitatea de distribuitor de produse HEAD, ci numai calitatea de sub-distribuitor pentru o parte din produsele comercializate de Reclamant sub marca HEAD (produse pentru sporturi de iarnă și biciclete).
Mai mult decât atât, în situațiile în care distribuitorul înregistrează un nume de domeniu identic cu marca reclamantului și în lipsa unei autorizări cu privire la folosirea mărcii în cadrul numelui de domeniu, Completele Administrative consideră că pârâtul nu deține drepturi sau interese legitime din cauza riscului de confuzie inițială cu titularul de marcă. A se vedea spre exemplu General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi,Cazul OMPI nr. D2007-0645. În general, completele administrative UDRP au stabilit că numele de domeniu identice cu o marcă a reclamantului implică un risc ridicat de afiliere implicită (a se vedea Selecția OMPI 3.0, paragraful 2.5.1).
Analiza de mai sus este necesară pentru clarificarea situației de ansamblu a cauzei prin raport la cele trei elemente ale Politicii. Strict prin raport la elementul 2 al Politicii, privind existența drepturilor sau intereselor legitime, ceea ce prezintă relevanță este faptul că, așa cum precizează chiar Pârâtul, începând cu 11 ianuarie 2019 contractul de sub-distribuție cu Pârâtul a fost reziliat de către distribuitor. Momentul la care se analizează dacă Pârâtul are drepturi sau interese legitime este data Plângerii (a se vedea Elders Limited v. Private Company,Cazul OMPI nr. D2007-1099) și în mod constant Completele administrative au stabilit că folosirea numelui de domeniu în dispută după încetarea contractului de distribuție nu conferă drepturi sau interese legitime (a se vedea Exel Oyj v. KH Trading, Inc.,Cazul OMPI nr. D2004-0433).
În prezent, clienți vechi sau noi care caută produse sub marca HEAD sau pe Reclamant, ajung la website-ul Pârâtului, care îi poate face să creadă că Pârâtul este afiliat Reclamantului (pe website-ul la care conduce numele de domeniu în dispută este inclusă marca Reclamantului HEAD și elementul figurativ înregistrat de acesta). A se vedea Samsung Electronics Co., Ltd v. Pimser Electronics Ltd. (Samsung Turkey),Cazul OMPI nr. D2009-1630.
De altfel, Pârâtul nu încearcă să justifice existența în prezent a unor drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în dispută. Ceea ce afirmă Pârâtul este că
”Din acest motiv am apreciat că utilizarea domeniului „” ne-ar oferi acest avantaj și, considerăm în continuare, îndreptățirea la folosirea acestui Nume de Domeniu era justificata de statu[tu]l de distribuitor exclusiv al Subscrisei. […]
Considerăm că este profund inechitabil la acest moment a ni se impune să încetăm utilizarea Numelui de Domeniu, având în vedere prejudiciile ce ni s-ar aduce în condițiile în care Subscrisa am fost de bună-credință de la începutul perioadei în care ne-am luat angajamentul de a distribui produse purtând Brandul, chiar în condițiile în care au existat numeroase piedici inclusiv din partea Distribuitorului cu care am contractat în mod direct. Am încercat în repetate rânduri să luăm legătura cu Reclamantul pentru a discuta termeni rezonabili de continuare a colaborării și implicit a distribuției de către Subscrisa de produse „HEAD” pe teritoriul României, tocmai întrucât, a înceta această distribuție și a fi privați de site-ul în care am făcut investiții semnificative, ar însemna pentru Subscrisa o pierdere substanțială și care nu poate fi cuantificată şi nici valorificată în mod echitabil în această procedură în fața WIPO.”
Pârâtul nu a justificat motivul pentru care este necesar să folosească în continuare numele de domeniu în dispută și website-ul asociat acestuia, mai ales în condițiile în care în contractul de sub-distribuție s-a convenit că după încetarea contractului, distribuitorul poate alege să cumpere înapoi stocul de marfă, iar dacă nu alege să îl cumpere înapoi, Pârâtul urmează să vândă fără întârziere produsele în termen de 90 de zile, după care Pârâtul nu mai are dreptul să vândă produsele pe teritoriul României și trebuie să distrugă orice produse ar fi rămas pe stoc.
Având în vedere actele și informațiile aflate la dosar, Completul consideră că nu sunt alte temeiuri pentru care Pârâtul ar putea pretinde drepturi sau interese legitime asupra numelui de domeniu în dispută. Completul Administrativ stabilește că al doilea element al Politicii este îndeplinit. D. Înregistrat și utilizat cu rea-credință
În vederea îndeplinirii celei de-a treia cerințe, Reclamantul trebuie să dovedească faptul că numele de domeniu în dispută a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință. Paragraful 4(b) al Politicii stabilește un număr de circumstanțe care vor dovedi înregistrarea și folosirea cu rea-credință, însă acestea nu sunt limitative.
Cu titlu prealabil Completul Administrativ stabilește că data la care se analizează dacă numele de domeniu a fost înregistrat cu rea-credință este anul 2017, când Explosiv Group SRL a dobândit dreptul de folosință de la Head Computer SRL. Astfel, transferul înregistrării unui nume de domeniu de la un terț către pârât nu reprezintă o reînnoire, și data la care actualul deținător a dobândit numele de domeniu este data la care completul administrativ va analiza reaua-credință. A se vedea Selecția OMPI 3.0, paragraful 3.9.
Reclamantul susține că numele de domeniu în dispută a fost înregistrat și folosit cu rea-credință întrucât contractul de sub-distribuție interzice folosirea mărcii HEAD și înregistrarea acesteia ca nume de domeniu și Pârâtul nu avea dreptul să folosească un nume de domeniu identic cu marca sa. Astfel cum a discutat și în secțiunea C de mai sus, Completul Administrativ consideră, pe baza documentelor depuse la dosarul cauzei, că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în dispută cu încălcarea interdicției contractuale exprese cu privire la obligația de a nu înregistra nume de domenii care să includă mărcile HEAD. Nu a fost furnizat un acord expres în mod contrar și Pârâtul nu invocă existența unui asemenea acord.
Completele administrative au considerat în cazuri similare că existența și apoi încetarea unui contract de distribuție urmate de refuzul transferului numelui de domeniu sunt suficiente pentru a se stabili existența relei-credințe. A se vedea spre exemplu Village Candle, Inc. v. Paul Dupre, Dupre Inc.,Cazul OMPI nr. D2018-0834. Concluzia se impune cu atât mai mult atunci când a existat o interdicție expresă ca Pârâtul să înregistreze un nume de domeniu care să includă marca, astfel cum este cazul de față. Pârâtul a încălcat clauza din contractul de sub-distribuție care interzicea înregistrarea de nume de domenii care să conțină marca HEAD, iar faptul că Pârâtul nu a informat Reclamantul și nu a cerut permisiunea de a înregistra numele de domeniu este un aspect suplimentar pentru care se reține existența relei-credințe. A se vedea pentru o soluție similară Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd. v. Thomas Ducrot/Ducrot Thomas, Big Robots, supra.
Alte aspecte care au fost luate în considerare de către Completul Administrativ sunt acelea că numele de domeniu în dispută a fost înregistrat de către Pârât cu cunoașterea Reclamantului și a mărcilor sale HEAD, și, deși Pârâtul se pare că a folosit website-ul la care conduce numele de domeniu în dispută pentru a vinde doar produse sub marca HEAD, este foarte probabil ca Pârâtul să fi înregistrat un nume de domeniu identic cu marca Reclamantului pentru a profita de confuzia inițială creată prin accesarea website-ului de utilizatorii de internet. De asemenea, nu este posibil ca Pârâtul să nu fi avut cunoștință de faptul că înregistrarea numelui de domeniu în dispută identic cu marca Reclamantului ar avea efectul de a împiedica Reclamantul în a înregistra acest nume de domeniu și că ulterior reclamantul ar avea interesul să înregistreze acest nume de domeniu, sau cel puțin să încerce să ajungă la o înțelegere cu Pârâtul în legătură cu folosința numelui de domeniu. Într-adevăr, se pare că Pârâtul a folosit ulterior deținerea numelui de domeniu în dispută în încercarea de a negocia cu Reclamantul un contract de distribuție pe teritoriul României. A se vedea o decizie similară în General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi, supra.
În ce privește folosința numelui de domeniu, Completul Administrativ consideră, în consens cu decizii similare, că această este cu rea-credință, în condițiile în care în urma încetării contractului de sub-distribuție website-ul la care conduce numele de domeniu în dispută nu dezvăluie adevărata relație cu titularul de marcă – mai exact faptul că Pârâtul nu (mai) este un sub-distribuitor autorizat al unor produse purtând marca HEAD. Completul Administrativ consideră că în aceste condiții, folosirea de către Pârât a numelui de domeniu în dispută după încetarea contractului de sub-distribuție este în încercarea de a atrage, pentru câștig comercial, utilizatorii de internet pe website-ul său prin crearea unei confuzii în mintea publicului cu privire la o asociere între website-ul Pârâtului și Reclamant. A se vedea Hunter Boot Limited v. Lena Fishman,Cazul OMPI nr. DAU2018-0025, Exel Oyj v. KH Trading, Inc., supra.
O dovadă suplimentară de folosire cu rea-credință este aceea că Pârâtul nu a încetat să folosească marca HEAD, logoul sau numele de domeniu în dispută aferent website-ului său după primirea notificărilor exprese din partea Reclamantului care îi solicita acest lucru. A se vedea în același sens Samsung Electronics Co., Ltd v. Pimser Electronics Ltd. (Samsung Turkey), supra. 7. Decizie
Pentru toate motivele enumerate, in conformitate cu paragraful 4(i) din Politica si paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu, să fie transferat Reclamantului.
Mihaela Maravela
Unic Membru
Data: 29 iulie 2019
Full & Egal Universal Law Academy