Reclamantul este Luigi Lavazza S.p.A., Italy reprezentat de catre Studio Barbero, Italy.
Paratul este Alex96 Serv Com SRL, Romania.
2. Numele de domeniu si RegistrulNumele de domeniu in litigiu este
Plângerea a fost depusa la Centrul de Arbitraj si Mediere al OMPI (“Centrul”) pe data de 21 august 2020. La data de 21 august 2020, Centrul a trimis prin e-mail către Registru o cerere prin care i se solicita o verificare cu privire la numele de domeniu in litigiu confirmând faptul ca Paratul este înregistrat ca deținător al numelui de domeniu si furnizând datele de contact ale acestuia pe data de 24 august 2020.
Centrul a verificat ca Plângerea îndeplinește cerințele de forma ale Politicii de Soluționare Uniforma a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniforma a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”), si ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniforma a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).
In conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 si 4, Centrul a comunicat in mod formal Paratului Plângerea si procedurile au început la data de 28 august 2020. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limita pentru depunerea Răspunsului a fost 17 septembrie 2020. Paratul nu a formulat niciun răspuns. Drept consecința, Centrul a notificat Pârâtul cu privire la neîndeplinirea acestei proceduri la data de 25 septembrie 2020. În data de 3 octombrie 2020, Centrul a primit o notificare informală de la Pârât, pe care Completul Administrativ nu o va lua în considerare, având în vedere transmiterea tardivă peste termenul procedural în care trebuia să fie depus Răspunsul.
Centrul a numit pe Beatrice Onica Jarka ca unic Membru al Completului Administrativ in acest caz la data de 5 octombrie, 2020. Completul Administrativ constat ca a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare si Declarația de Imparțialitate si Independenta, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.
4. Situația de faptReclamantul a fost fondat în 1895 în Torino, de către Luigi Lavazza, care a transformat primul său magazin alimentar într-un magazin care producea și furniza săpun, băuturi spirtoase, ulei, condimente și, desigur, cafea. Încă din 1910 reclamantul era deja cel mai mare importator și procesator italian de cafea, iar în 1927, Luigi Lavazza, soția sa Emilia și fiii lor au înființat o societate pe acțiuni, „Luigi Lavazza S.p.A.” care s-a extins și în afara orașului Torino, în Italia și apoi la nivel mondial.
Cu un volum de vânzări la nivelul anului 2015 de 1,4 miliarde de euro, LAVAZZA este o marcă renumită în Italia precum și în Europa, inclusiv în România, acolo unde este situat Pârâtul. Marca LAVAZZA a ocupat, în 2020 a 33-a poziție în clasamentul Institutului Reputației „Global RepTrak 100”.
Pentru a proteja marca și piața produselor LAVAZZA inclusiv pe Internet, Reclamantul a înregistrat peste 600 de nume de domeniu care conțin marca sa LAVAZZA, inclusiv numele de domeniu
De asemenea, Reclamantul a înregistrat înainte de 2001 numele de domeniu
Reclamantul deține mai multe înregistrări de marcă precum:
- Marca Uniunii Europene Nr. 000317057 LAVAZZA (marcă verbală), înregistrată în data de 25 mai 1998, pentru „mașini de cafea” în clasa 21, „cafea” în clasa 30 și „servicii în legătură cu baruri, cafenele, cafeterii, restaurante și unități similare” în clasa 42;
- Înregistrare Internațională de Marcă Nr. 317174 LAVAZZA (marcă verbală) înregistrată în data de 18 iulie 1966 ce are desemnată de asemenea și România, pentru bunuri în clasele 29, 30 și 31;
- Înregistrare Internațională de Marcă Nr. 1186133 LAVAZZA (marcă verbală), înregistrată în data de 29 iulie 2013 ce are desemnată de asemenea și Uniunea Europeană, pentru „mașini electrice pentru prepararea băuturilor și infuziilor” în clasa 7 și „mașini de cafea electrice; percolatoare electrice de cafea” în clasa 11.
Reclamantul este, de asemenea, titularul, printre altele, al următoarelor înregistrări de marcă ce includ semnul LAVAZZA:
- Înregistrarea Internațională de Marcă Nr. 1158032, înregistrată în data de 22 ianuarie 2013 ce are desemnată de asemenea și Uniunea Europeană, pentru bunuri în clasele 7, 11 și 30;
- Înregistrarea Internațională de Marcă Nr. 915267, înregistrată în data de 25 ianuarie 2007 ce are desemnată de asemenea și Uniunea Europeană, pentru bunuri în clasele 9, 11 și 30.
Pârâtul este o companie din Romania care a înregistrat în data de 4 octombrie 2008 numele de domeniu în disputa
- Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat fără acordul Reclamantului, în data de 4 octombrie 2008 și a fost folosit pentru a promova activitatea companiei Alex96 Serv Com SRL;
- Pârâtul este distribuitor neautorizat al produselor LAVAZZA aparținând Reclamantului în România;
- Numele de domeniu în litigiu a fost indicat spre un site web în care sunt afișate mărcile figurative ale Reclamantului și unde este promovată vânzarea produselor LAVAZZA, fără a fi furnizat un disclaimer clar și evident pe pagina de pornire de natură să informeze utilizatorii despre lipsa afilierii cu Reclamantul;
- Numele de domeniu în litigiu înregistrat de către Pârât este similar și produce confuzie cu mărcile LAVAZZA aparținând Reclamantului;
- Numele de domeniu în litigiu încorporează în întregime marcă LAVAZZA a Reclamantului;
- Introducerea unui element nedistinctiv așa cum este termenul generic „cafea” si domeniul de nivel superior cod de țară .ro, nu afectează similaritatea și confuzia produsă între numele de domeniu în litigiu și marca Reclamantului; Mai mult, termenul generic ,,cafea” adăugat la marca LAVAZZA în cadrul numelui de domeniu în litigiu crește, în mod special, riscul de confuzie și îi determină pe utilizatorii de pe Internet să creadă că există o asociere sau afiliere cu Reclamantul și produsele acestuia din cafea.
- Pârâtul nu a oferit Reclamantului nicio dovadă a utilizării sau oricare dovadă a începerii utilizării numele de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bunuri sau servicii bona fide înainte de oricare notificare în legătură cu litigiu.
- De îndată ce Reclamantul a luat cunoștință de înregistrarea și utilizarea numelui de domeniu în litigiu de către Pârât și după ce i s-a confirmat că nu era/nu este unul dintre distribuitorii săi autorizați, începând cu 6 iunie 2016, i-a trimis notificări Pârâtului, pentru a-i solicita încetarea oricărei utilizări și transferul numelui de domeniu către Reclamant. Această notificare a fost trimisă în data de 6 iunie 2016, prin poștă cu confirmare de primire și prin e-mail la adresele indicate în înregistrările Whois și pe site-ul publicat al numelui de domeniu;
- Pârâtul nu a trimis niciun răspuns la comunicările trimise de către Reclamant;
- Având în vedere lipsa oricărui răspuns din partea Pârâtului la comunicările trimise de către Reclamant și de a se conforma solicitărilor acestuia, detaliate în cadrul acestor comunicări, Reclamantul i-a trimis instrucțiuni reprezentantului său să îi trimită o notificare furnizorului de servicii de găzduire pentru website-ul „www.cafealavazza.ro”, pentru a solicita dezactivarea acestuia. Nici furnizorul serviciului de găzduire nu a considerat necesar să răspundă la notificare și nici la revenirile trimise ulterior în atenția acestuia de către Reclamant;
- În urma trimiterii de către Reclamant a notificărilor, Pârâtul a publicat un disclaimer generic pe pagina internă a site-ului web „www.cafealavazza.ro/disclaimer/”, indicând că este exceptat de la orice asociere cu companiile ce produc produsele afișate pe site-ul său web, fapt care în opinia Reclamantului nu este suficient pentru a elimina riscul de confuzie, în absența unui disclaimer evident și proeminent pe pagina principală a site-ului web.
- Pârâtul promovează și oferă spre vânzare pe site-ul web al numelui de domeniu în litigiu., n prezent și produse pe bază de cafea ale concurenților Reclamantului – și anume cafeaua ginseng RISTORA.
- În plus, o asemenea utilizare a numelui de domeniu în litigiu nu poate fi considerată o utilizare legitimă necomercială sau o utilizare echitabilă fără intenție de a obține un câștig comercial, deoarece numele de domeniu în litigiu a fost utilizat pentru a direcționa utilizatorii către un site web care promovează activitatea comercială a Pârâtului constând în distribuirea produselor pe bază de cafea LAVAZZA și ale concurenților acesteia.
- Deși notificat, Pârâtul nu a răspuns la notificarea Reclamantului și nici la revenirile ulterioare trimise de către reprezentantul autorizat al Reclamantului;
- Pârâtul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască marca LAVAZZA a Reclamantului la momentul înregistrării, având în vedere utilizarea de către Reclamant a mărcii LAVAZZA încă din 1895, volumul de publicitate și de vânzări ale produselor Reclamantului în Europa și în întreaga lume, după cum a fost subliniat în paragrafele de mai sus, Pârâtul nu ar fi avut cum să nu cunoască existența mărcii Reclamantului, ce este similară până la confuzie cu numele de domeniu în litigiu, la momentul înregistrării.
- Mai mult, faptul că Pârâtul a promovat vânzarea produselor LAVAZZA pe site-u web cu numele de domeniu aflat în litigiu, publicând de asemenea și mărcile figurative ale Reclamantului confirmă faptul că Pârâtul a fost pe deplin conștient de mărcile Reclamantului și de probabilitatea de asociere cu Reclamantul.
- Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu în mod intenționat și îl utilizează pentru a atrage utilizatori pe site-ul său web pentru un câștig comercial, prin crearea unui risc de confuzie cu marca renumită a Reclamantului cu privire la sursa, sponsorizarea, afilierea sau andosarea site-ului său web și a business-ului promovat prin acesta în conformitate cu paragraful (4)(b)(iv) din Politică.
B. ParatulDeși Paratului i s-a transmis procedural plângerea, acesta nu a răspuns formal la susținerile Reclamantului,așa cum este indicat sub titlul Procedură, anterior în prezenta decizie.
6. Discuții si Constatări A. Identică sau similară astfel încât sa producă confuzieCompletul Administrativ consideră că Reclamantul a dovedit că deține drepturi în ceea ce privește marca LAVAZZA atât ca marca a Uniunii Europene nr. 000317057 LAVAZZA (marcă verbală), înregistrată în data de 25 mai 1998, pentru „mașini de cafea” în clasa 21, „cafea” în clasa 30 și „servicii în legătură cu baruri, cafenele, cafeterii, restaurante și unități similar ” în clasa 42, cât și ca înregistrare internațională de marcă sub nr. 317174 LAVAZZA (marcă verbală) înregistrată în data de 18 iulie 1966 ce are desemnată de asemenea și România, pentru bunuri în clasele 29, 30 și 31.
Numele de domeniu în litigiu conține în întregime marca LAVAZZA. În plus, este recunoscut în practica UDRP că pentru a stabili dacă un nume de domeniu este sau identic sau similar cu o marcă, adăugarea unui termen dicţionar al mărcii cum este termenul „cafea” adăugat la marca LAVAZZA în cadrul numelui de domeniu în litigiu crește, în mod special, riscul de confuzie între marcă și numele de domeniul și îi determină pe utilizatorii de pe Internet să creadă că există o asociere sau afiliere cu Reclamantul și produsele acestuia din cafea. A se vedea în acest sens, printre deciziile care vizează situații în care termeni descriptivi sunt folosiți în combinație cu mărci, Vodafone România S.A. v. SC Edydan Company 13 S.R.L.,
Cazul OMPI nr. DRO2019-0004 (“tv” adăugat la marca VODAFONE); Elmec România S.R.L. v. Vasile Daniel Constantin,
Cazul OMPI nr. DRO2014-0002 (“collective” adăugat la marca UGG); Herbalife International, Inc. v. Frecățeanu Mihai Emilian,
Cazul OMPI nr. DRO2013-0003 (Romania adăugat la marca HERBALIFE); ROLEX S.A. v. Future Time S.R.L,
Cazul OMPI nr. DRO2018-0005 (“ceasuri” adăugat la marca ROLEX); Wal-Mart Stores, Inc. v. Henry Chan,
Cazul OMPI nr. D2004-0056 (“chase”, “girlsof”, “jobsat”, “sams”, “application”, “blackfriday”, “blitz”, “books”, “career(s)”, “check”, “flw”, “foundation”, “games”, “mart”, “photostudio”, “pictures”, “portrait”, “portraitstudio(s)”, “registry”, “retaillink” și „wire” adăugate la marca WALMART); PepsiCo, Inc. v. Henry Chan,
Cazul OMPI nr. D2004-0033 (“chart”, “music”, “arena”, “sweep”, “nfl” și „coliseum” adăugate la marca PEPSI); Banca Intesa S.p.A. v. Roshan Wickramaratna,
Cazul OMPI nr. D2006-0215 (“online” adăugat la BANCAINTESA marca). A se vedea de asemenea și Guccio Gucci S.p.A. v. Bravia Stoli,
Cazul OMPI nr. D2009-1170 și Guccio Gucci S.p.A v. Edardy Ou,
Cazul OMPI nr. D2011-1028 (guccishirt.com). Totodată în același sens este și secțiunea 1.8 din WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition („WIPO Overview 3.0”), care indică ,,atunci când o marcă poate fi recunoscută în cadrul unui nume de domeniu, adăugarea unor termeni generici sau descriptivi nu elimină constatarea similarității ce duce la confuzie cu privire la primul element”.
Totodată, extensiunea de domeniu în acest caz, ".ro", nu creează distinctivitate numelui de domeniu față de marca Reclamantului (a se vedea, spre exemplu Billa Aktiengesellschaft v. Ganea Nicolae,
Cazul OMPI nr. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L.,
Cazul OMPI nr. DRO2006-0001; Auchan v. Web4comm Srl Romania,
Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).
În concluzie, Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca LAVAZZA și că prin urmare Reclamantul a îndeplinit condițiile prevăzute in paragrafului 4(a)(i) al Politicii.
B. Drepturi sau interese legitimeS-a reținut în practica completelor administrative care aplică UDRP că reclamantul trebuie să dovedească prima facie ca pârâtul nu are drepturi sau interese legitime in numele de domeniu în litigiu. Odată făcută aceasta dovada prima facie, pârâtul trebuie să dovedească drepturile sau interesele sale legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu. Dacă pârâtul nu reușește să facă această dovadă, se consideră că reclamanta a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii (vezi, WIPO Overview 3.0, section 2.1).
Completul Administrativ este de acord cu afirmațiile Reclamantului că nu l-a autorizat pe Pârât să folosească marca LAVAZZA și că Pârâtul nu a devenit cunoscut prin numele de domeniu în litigiu. În consecință, Completul Administrativ consideră că Reclamantul a stabilit prima facie că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu.
În conformitate cu paragraful 4(c) al Politicii, Paratul poate stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu daca dovedește una dintre următoarele situații:
(i) înainte de orice notificare a prezentei proceduri, Pârâtul a folosit sau a făcut pregătiri să folosească numele de domeniu în litigiu sau un nume corespunzător numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii; (ii) Pârâtul a fost cunoscută/este cunoscută prin numele de domeniu în litigiu chiar dacă nu a dobândit o marcă comercială sau o marcă de servicii identică sau similară cu numele de domeniu în litigiu; sau (iii) Pârâtul folosește numele de domeniu în litigiu în mod legitim fără intenția de câștig comercial profitând de renumele mărcii Reclamantei.
Completul administrativ este de acord cu Reclamantul că Pârâtul în prezenta procedură, nu este un licențiat, un agent autorizat al Reclamantului sau în orice alt fel autorizat să utilizeze mărcile Reclamantului. Mai specific, Pârâtul nu este un distribuitor autorizat al Reclamantului și nu a fost autorizat să înregistreze și să utilizeze numele de domeniu, în litigiu. Totodată, Pârâtul nu este cunoscut în mod obișnuit după numele de domeniu în litigiu ca un business sau altă formă de organizare.
Notificat de mai multe ori, Pârâtul a publicat un disclaimer generic pe pagina internă a site-ului web „www.cafealavazza.ro/disclaimer/”, indicând că este exceptat de la orice asociere cu companiile ce produc produsele afișate pe site-ul său web.
Mai mult, Completul Administrativ notează că Pârâtul promovează și oferă spre vânzare în prezent și produse pe bază de cafea ale concurenților Reclamantului – și anume cafeaua ginseng RISTORA – pe site-ul web asociat numelui de domeniu în litigiu.
Față de situația constatată, Completul Administrativ consideră că utilizarea mărcii unui producător ca nume de domeniu de către Pârât ca distribuitor neautorizat al Reclamantului nu poate fi considerată o „ofertă de bunuri sau servicii bona fide” în sensul în sensul îndeplinirii criteriilor stabilite prin decizia Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,
Cazul OMPI nr. D2001-0903, întrucât Pârâtul nu utilizează site-ul asociat numelui de domeniu în litigiu numai pentru a vinde bunurile ce poartă mărcile înregistrate; iar site-ul nu dezvăluie cu precizie relația Pârâtului cu titularul mărcii. A se vedea, de asemenea, Prezentarea generală a OMPI a vizualizărilor panoului OMPI privind întrebările UDRP selectate, ediția a treia („Prezentare generală OMPI 3.0”). În sensul celor de mai sus este și decizia OMPI Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja,
Cazul OMPI nr. D2010-1431: ,,Numeroase Completuri Administrative OMPI au hotărât că un distribuitor, chiar și un distribuitor autorizat, nu poate folosi o altă marcă într-un Nume de Domeniu fără acordul expres al titularului mărcii, acord care, în mod evident, nu există în cazul de față”.
În consecință, Completul Administrativ decide că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu și că Reclamantul a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.
C. Inregistrat si utilizat cu rea-credintaCompletul Administrativ este de acord cu Reclamantul că Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu în mod intenționat și îl utilizează pentru a atrage utilizatori pe site-ul său web pentru un câștig comercial, prin crearea unui risc de confuzie cu marca renumită a Reclamantului cu privire la sursa, sponsorizarea, afilierea sau andosarea site-ului său web și a business-ului promovat prin acesta în conformitate cu paragraful (4)(b)(iv) din Politică. Este evidentă din utilizarea numelui de domeniu în litigiu de către Pârât, că acesta a știut la momentul înregistrării numelui de domeniu că Reclamantul deține marca, mărcile LAVAZZA și a înregistrat numele de domeniu încălcând drepturile exclusive de folosință a acestui nume aparținând Reclamantului ca urmare a înregistrării mărcii.
În consecință, Completul Administrativ decide că Pârâtul a înregistrat și folosește cu rea credință numele de domeniu în litigiu și că Reclamantul a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4(a)(iii) al Politicii.
7. DeciziePentru toate motivele enumerate, in conformitate cu paragraful 4(i) din Politica si paragraful 15 din Regulament, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu
Dr. Beatrice Onica Jarka
Unic Membru
Data: 19 octombrie 2020