Sökanden är Takvandring Sverige AB, Sverige, företrädd av MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Sverige. 2. Innehavare
Innehavaren är J. T., Go adventure Uppsala AB, Sverige, företrädd av Awapatent AB och Dotkeeper AB, Sverige. 3. Domännamn och Förfarandet
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet .
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 8 november 2017. Innehavaren lämnade in ett Svar den 8 december 2017.
Parterna har givit in kompletterande uppgifter, se punkten 4.1, nedan.
WIPO Center utsåg Peter Hedberg som ensam Tvistlösare i detta ärende den 9 januari 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld. 4. Bakgrund
Sökanden är ett svenskt företag som sedan år 2007 erbjudit till allmänheten en tjänst bestående i vandring på tak i Stockholm. Dessförinnan hade Sökanden år 2000 utfört en förstudie inom Industrisamhällets Kulturarv, vilket föranledde en bolagisering år 2003 och ett projekt i samarbete med Statens fastighetsverk år 2005. Den 10 januari 2008 ansökte Sökanden om registrering av varumärket TAKVANDRING, vilket registrerades hos Patent- och registreringsverket den 3 oktober 2008. Den 27 februari 2013 lät Sökanden registrera firman TAKVANDRING SVERIGE AB och den 6 april 2017 registrerades bifirman TAKVANDING STOCKHOLM.
Sökanden har tidigare varit innehavare av domännamnet (“Domännamnet”), vilket nyregistrerades den 24 september 2016. Registreringen löpte ut efter att det inte förnyats.
Innehavaren är ett svenskt företag som har erbjudit upplevelseverksamhet sedan år 2004. Som en del av Innehavarens verksamhet planerades under år 2016 att starta en verksamhet inbegripande guidade vandringar på taket till Uppsala slott. Den 31 oktober 2016 förvärvade Innehavaren Domännamnet från den dåvarande innehavaren Pixney AB.
Under år 2017 har korrespondens förts mellan parterna avseende rätten till Domännamnet. 4.1. Kompletterande uppgifter
Den 4 januari 2018 inkom Sökanden med kompletterande uppgifter i ärendet. I enlighet med Förfarandereglerna går förfarandet enligt huvudregeln till som sådant att Sökanden lämnar in ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande. Befinns att ansökan uppfyller de krav som anges i 5-7 §§ Förfarandereglerna ska ansökan översändas till Innehavaren, som sedermera har 30 dagar på sig att bemöta vad som anförts (se 13 §). När Innehavaren yttrat sig ska tvistlösningsorganisationen överlämna ärendet till en (eller tre) utsedd(a) tvistlösare. Tvistlösningsorganisationen äger inte rätt att besluta om ytterligare skriftväxling i förfarandet (16 §). Däremot kan tvistlösaren, om denne anser att ärendet inte är så utrett som dess beskaffenhet kräver, avhjälpa otydligheter eller ofullständigheter i parternas framställningar (18 § första stycket). Tvistlösaren får även besluta om att ytterligare skriftväxling behövs i ärendet (18 § andra stycket).
I förevarande ärende har båda parter lämnat in utförliga och omfattande inlagor, med tillhörande bilagor. Av de inkomna handlingarna i ärendet framgår även att båda parter är företrädda av ombud. Undertecknad anser inte att det av de ursprungligt ingivna handlingarna finns sådana otydligheter eller ofullständigheter som skulle påkalla ytterligare skriftväxling i den mening som avses med regleringen i 18 § Förfarandereglerna. Parternas yttranden av den 4 januari 2018 respektive 11 januari 2018 kommer således inte att beaktas i beslutet. 5. Yrkanden
Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande. 6. Parterna har anfört A. Sökanden
Till grund för sitt yrkande har Sökanden anfört att Sökanden är innehavare av det registrerade varumärket TAKVANDRING, vilket även åtnjuter skydd till följd av inarbetning efter användning på marknaden. Sökanden är även innehavare till firmorna TAKVANDRING SVERIGE AB och TAKVANDRING STOCKHOLM. Domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke och förväxlingsbart med de registrerade firmorna.
När domännamnet skulle förnyas missades detta på grund av förbiseende hos tredje man.
Sökandens varumärke var registrerat vid tidpunkten när Innehavaren lät registrera Domännamnet, och med hänvisning till beslut av den 23 juni 2014 i ärende nr. 762 ska innehavare som utgångspunkt anses ha kännedom om sådant. Innehavaren har således registrerat Domännamnet i ond tro. Parterna har även fört omfattande skriftväxling avseende rätten till Domännamnet. Innehavaren har därmed i vart fall sedan skriftväxlingen den 21 mars 2017 använt Domännamnet i ond tro.
Innehavaren har troligtvis registrerat Domännamnet för att störa Sökandens verksamhet, i och med att parterna bedriver näraliggande konkurrerande verksamhet. Användningen av Domännamnet har även hindrat Sökanden från att använda sitt registrerade varumärke som domännamn, och det kan inte heller uteslutas Innehavarens agerande har syftat till att en försäljning ska ske av Domännamnet till Sökanden. Det kan inte heller uteslutas att Innehavaren planerar att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition och varumärke för att driva trafik till sin egen hemsida eller på annat sätt öka sina intäkter.
Innehavaren har inte något registrerat varumärke som är identiskt med eller liknar Domännamnet, och Domännamnet är inte heller allmänt känt som ett kännetecken för Innehavaren. Av denna anledning har Innehavaren inte någon rätt eller berättigat intresse till användningen av Domännamnet.
Mot bakgrund av ovan ska Domännamnet överföras till Sökanden. B. Innehavaren
Innehavaren förvärvade Domännamnet den 31 oktober 2016 och påbörjade därefter planering och förberedelser inför start av ny verksamhet avseende guidade vandringar på tak, varpå Domännamnet tänkts användas för så kallade “takvandringar”. Domännamnet skall således användas för att beskriva den erbjudna tjänsten, dvs i en beskrivande mening. När Innehavaren mottog Sökandens varningsbrev i mars 2017 lades dock uppstarten av den nya verksamheten vilande i avvaktan på att de uppkomna rättsliga frågorna utreds.
Innehavaren delar inte den av Sökanden angivna tidslinjen avseende Sökandens innehav av Domännamnet. I enlighet med uppgifter som bekräftats av IIS överfördes Domännamnet till Sökanden den 9 juli 2014, som innehade registreringen till och med den 19 juli 2016 då förnyelse borde ha skett. När registreringen sedermera inte förnyades placerades Domännamnet i karantän per den 17 september 2016 och avregistrerades den 24 september 2016. Att Sökanden skulle ha låtit nyregistrera Domännamnet den 24 september 2016 bestrids således. Innehavaren hävdar vidare att Domännamnet registrerades av en tredje part den 24 september 2016, för att därefter förvärvas av Innehavaren den 31 oktober 2016.
Sökandens rätt till Domännamnet med stöd i en immateriell rättighet bestrids. Begreppet “takvandring” är sedan länge känt och används av såväl Sökanden som andra aktörer i en beskrivande innebörd avseende guidade turer som sker på tak. Dessutom har det, utöver användning i Sverige, använts på engelska, tyska och franska i direkt översatt form. När Sökanden ansökte om registrering av varumärket TAKVANDRING anförde Patent- och registreringsverket i ett första föreläggande att begreppet inte kunde registreras på grund av bristande särskiljningsförmåga. Sökanden ansökte även om registrering av firmorna TAKVANDRING AB och TAKVANDRINGAR AB, men Bolagsverket accepterade inte dessa avseende den omfattade verksamheten, varpå firman TAKVANDRING SVERIGE AB registrerades. Domännamnets lydelse är således enbart beskrivande. Bifirman TAKVANDRING STOCKHOLM registrerades först den 6 april 2017, vilket alltså är fem månader efter att Innehavaren förvärvade Domännamnet. Bifirman kan av den anledningen inte läggas till grund för Sökandens rätt till Domännamnet.
Innehavaren saknade kännedom om Sökandens varumärkes- och firmaregistrering fram till dess att Innehavarens delägda dotterbolag erhöll varningsbrev från Sökanden. Det har inte heller funnits anledning för Innehavaren att tro att ordet “takvandring” skulle vara immaterialrättsligt skyddat, med hänvisning till att användningen enbart sker utifrån dess för tjänsterna deskriptiva innebörd.
Det faktum att Domännamnet varit föremål för alternativ tvistlösning vid ett tidigare tillfälle är inte tillräckligt för att Innehavaren ska anses ha kännedom om Sökandens immateriella skydd för varumärket eller firman. Hänvisning görs till beslut av den 23 juni 2014 i ärende nr. 762 (avseende domännamnet ) i vilket tvistlösaren anfört “Med beaktande av varumärkets innehåll kan det dock i det här fallet inte hållas för visst att Innehavaren i samband med registreringen av det första omtvistade domännamnet har haft kännedom om Sökandens varumärke eller verksamhet ensamt med stöd av att varumärket vid tidpunkterna har varit registrerade i ca. två år”.
Innehavaren har inte registrerat Domännamnet för att hindra Sökanden att använda sitt varumärke, utan detta har enbart gjorts för Domännamnets språkliga betydelse. Sökanden har inte heller visat att Innehavaren skulle ha haft till syfte att hindra Sökanden från att använda dess varumärke eller firma som domännamn. Innehavaren har inte heller haft till syfte att, som Sökanden påstått, sälja Domännamnet till Sökanden eller till någon tredje part. Det har inte heller förekommit något erbjudande eller annat agerande från Innehavaren som antyder någon sådan avsikt.
Varken registrering eller användning av Domännamnet har således skett i ond tro.
Innehavaren har ett berättigat intresse till Domännamnet. “Takvandring” är en beskrivande term för den verksamhet som Innehavaren bedriver och det är för dess språkliga betydelse som Innehavaren lät registrera Domännamnet. Verksamheten bedrivs i det av Innehavaren delägda företaget Roofwalk Tours AB, vilket är en legitim verksamhet med direkt koppling till den språkliga innebörden av Domännamnet. 7. Diskussion och Slutsatser
Inledningsvis konstaterar tvistlösaren att Domännamnet varit föremål för prövning inom ramarna för alternativt tvistlösningsförfarande vid två tidigare tillfällen, i ATF-ärende nr. 471 och 762. Dessa tidigare beslut hindrar inte prövningen i förevarande ärende.
Vidare gäller enligt Registreringsvillkoren, punkten 7.2, att ett domännamn ska överföras på sökanden om domännamnet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken, näringskännetecken etc., till vilket sökanden har en i Sverige giltig ensamrätt, att innehavaren av domännamnet registrerat eller använt domännamnet i ond tro samt att det inte föreligger någon rätt eller något berättigat intresse till stöd för innehavarens registrering eller användning av domännamnet i ond tro. Samtliga dessa tre rekvisit måste vara uppfyllda för att överföring ska ske. A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt
Sökanden har anfört att Domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke TAKVANDRING, samt att det är förväxlingsbart likt Sökandens firma TAKVANDRING SVERIGE AB och bifirma TAKVANDRING STOCKHOLM. Till stöd för detta har Sökanden inlämnat registerutdrag från Patent- och registreringsverket samt från Bolagsverket. Tvistlösaren finner således att det första rekvisitet för överföring är uppfyllt. B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro
Bedömningen av huruvida Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro ska ske genom en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter.
Sökanden anser att ond tro förelåg vid registreringen av Domännamnet i och med att Sökanden erhöll varumärkesskydd för TAKVANDRING år 2008 och firmaskydd för TAKVANDRING SVERIGE AB år 2013. Sökanden har även hänvisat till det tidigare beslutet i ATF-ärende nr. 762, genom vilket Domännamnet överfördes till Sökanden.
Till stöd för att registrering ska ha skett i ond tro har Sökanden hänvisat till beslut i ATF-ärende nr. 762, i vilket det anges att en innehavare som utgångspunkt ska anses ha haft kännedom om känneteckensskydd som har funnits vid tiden för registreringen av ett domännamn. I förevarande fall har Sökanden haft ett varumärkesrättsligt skydd för ett med Domännamnet identiskt varumärke i cirka åtta år innan Innehavaren förvärvade Domännamnet. Innehavarens bestridande i denna del med hänvisning till varumärkets bristande särskiljningsförmåga är noterat, men någon varumärkesrättslig bedömning ska inte ske inom ramarna för ett alternativt tvistlösningsförfarande. Sökanden har visat att Sökanden är innehavare av ett varumärke, vilket befunnits inneha tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering.
Något annat stöd för att Innehavaren, vid tiden för registreringen av Domännamnet, skulle ha varit medveten om Sökandens immateriella rättigheter till lydelsen än Sökandens registreringar har Sökanden inte fört fram. Sökanden har inte heller förmått stödja sina påståenden om att registreringen eller användningen ska ha skett med avsikt att störa Sökandens verksamhet, för att styra trafik till någon annan av Innehavarens hemsidor eller för att sälja Domännamnet till Sökanden. Beaktat att Domännamnet kan användas i en deskriptiv funktion, och med stöd av att Sökanden inte inkommit med underlag till stöd för annat, är det inte visat att Innehavaren haft kännedom om Sökandens immateriella rättigheter vid registreringen av Domännamnet. Registrering har således inte skett i ond tro.
Genom brevväxling i mars 2017 har dock Sökanden uppmärksammat Innehavaren om Sökandens registrerade rättigheter, vilka registrerades flera år innan Innehavaren lät registrera Domännamnet. Per datum för brevet har Innehavaren således försatts i ond tro avseende användningen av Domännamnet, varmed det andra rekvisitet är uppfyllt. C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet
Innehavaren har till stöd för sin registrering och användning av Domännamnet anfört att såväl Sökanden som andra aktörer på marknaden använder lydelsen “takvandring” på ett beskrivande sätt för tjänster bestående i guidade vandringar på tak. Till stöd för detta har Innehavaren ingett utdrag från bland annat Sökandens hemsida och från utlåtanden från representanter för Sökanden. Innehavaren har även anfört att begreppet i översatt form används i olika delar i världen för motsvarande tjänster, på engelska, tyska och franska.
Innehavaren använder en översatt form av lydelsen – “roofwalk” – som del i firman på det av Innehavaren delägda bolaget Roofwalk Tours AB, vilket är tilltänkt att använda Domännamnet. Det finns således stöd för att Innehavaren har haft för avsikt att bedriva takvandringsverksamhet, vilket, enligt den bevisning Sökanden ingivit (i Sökandens bilaga 4) flertalet företag i Sverige bedriver. Att Domännamnet inte används ännu har av Innehavaren anförts bero på det oklara rättsläget. Beaktat att Innehavaren registrerat Domännamnet blott ett par månader innan Sökanden skickade ett varningsbrev avseende användningen av Domännamnet kan den obefintliga användningen inte hållas emot Innehavaren. Ingenting i ärendet tyder på att Innehavaren inte skulle ha för avsikt att göra verklig användning av Domännamnet för takvandringstjänster.
Innehavaren har därför visat att Innehavaren har ett berättigat intresse till användningen av Domännamnet i dess språkliga betydelse. 8. Beslut
Tvistlösaren lämnar yrkandet om överförande av Domännamnet utan bifall. 9. Sammanfattning
Sökanden har tidigare innehaft Domännamnet men av påstått misstag förnyades registreringen inte, varpå ett annat företag lät registrera Domännamnet. Från detta företag förvärvade Innehavaren Domännamnet. Sökanden är innehavare av ett i Sverige registrerat varumärke, vilket är identiskt med Domännamnet. Lydelsen kan dock användas även i dess beskrivande form, och Sökanden har inte visat att Innehavaren haft för avsikt att använda lydelsen i känneteckensrättslig mening. Ond tro har således inte förelegat vid tid för registrering av Domännamnet. Innehavaren mottog dock ett brev från Sökanden, genom vilket Innehavaren uppmärksammades om att varumärkesrätt föreligger. Genom detta brev har Innehavaren försatts i ond tro, varmed användning har skett i ond tro om Sökandens varumärkesrätt. Innehavaren har invänt, och gjort troligt, att användningen inte har avsett annat än att språkligt beskriva den tjänst som erbjuds på hemsidan – guidade vandringar på tak (så kallade “takvandringar”). Innehavaren har även visat att såväl Sökanden som andra aktörer på marknaden använder lydelsen för att beskriva den erbjudna tjänsten. Ett berättigat intresse finns således för Innehavarens användning av Domännamnet och någon överföring ska därför inte ske.
Peter Hedberg
Datum: 5 februari 2018
Full & Egal Universal Law Academy